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设计专利在许多方面不同于发明专利，最显著的是，设计专利的权利主张和保护范围由其附图所揭露的装饰性设计来确定，图式也限制该设计所应用的制品。因此，图式揭露是设计专利最重要的基本要件。发明与设计都必须满足某一些法定要件才能授予专利，美国专利法（以下简称专利法）第112条规定之可据以实施和明确性要件，适用于发明和设计专利，且可据以实施和明确性之判断主体都是该技艺领域具通常知识者（PHOSITA）。

依专利法规定，在讨论申请专利之目标是否满足可据以实施要件之前，应先判定是否满足第112条（b）款规定之明确性。这些专利要件之目的，（1）是要确保潜在的竞争者依据说明书及图式之揭露可得知侵权的内容，（2）说明书及图式应明确且充分揭露，使所属技艺领域具有通常知识者能了解其内容，并可据以实施[2]。设计专利所揭示之图式与说明书中任何可能窄化的叙述性用语或说明都会被并入解读且限制专利权范围（如图1）。

专利法施行细则（37 CFR）第1.84条规定，设计专利申请案要有代表图式，须附上所请求设计之图式或照片，多面视图要能充分且完整的揭露请求设计。申请人所附的图式或照片必须是清楚而且完整，因为这些图式或照片是用来建构出该申请专利之设计的整体外观及视觉效果，何况，设计专利系依据其所附的图式或照片内容而授与。

MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，专利审查程序手册）第15章是设计专利的审查基准，第1504.04小节是关于专利法第112条规定的审查判断，其中说明，设计专利申请案，图式经由使用请求项用语「如图所示」的声明来表示请求之设计，附图也可经由说明书的叙述性说明进行补充。审查人员必须特别指明图式揭露不足之处，并叙明所揭露的图式质量不足以清楚且明确地揭露该设计，因而无法据以实施。

2006年6月14日，Paul Kaufman提出序号29/247,378的设计专利申请案「鞋底花纹」仅揭露一张平面图（如图3左侧），审查人员认为，虽然申请人不主张单一图式所揭露鞋底花纹的深度与厚度，无论主张和不主张鞋底花纹的深度与厚度，申请人必须清楚且充分揭露设计申请中请求保护所有线条的详细信息，且可据以实施。该技艺领域通常知识者无法了解主张设计表面的相关配置，非经猜测无法制造出该设计。另外，由于缺乏立体图且视图中表面阴影的变化使得审查人员无法了解物品的高度变化。因此，该主张设计不明确且无法据以实施，违反第112条之规定应予以核驳。

不过，专利审判和上诉委员会（PTAB）撤销审查人员的处分，说明：申请人已指明，其权利主张的范围很广，涵盖了从俯视图看到鞋底部分的装饰性设计，而宽广度并未使权利主张不明确。而且，审查人员并未提出反证得以证明Fig.1平面图未能充分描绘出所主张的装饰性设计，从而使人无法制造和使用该发明。因此，我们无法维持权利主张不明确且无法据以实施的意见。因此，申请人修正图式（如图3右侧）后核准公告。

2011年10月24日，Ron Maatita（Maatita）提交序号第29 / 404,677的申请，关于运动鞋底之设计。Maatita提交了两张图纸。由于请求保护之部分在两个图中是相同的，只有在不主张设计的足弓部分是不同的（如图4），审查人员拒绝第二个实施例，也拒绝了只有鞋底平面图的装饰性设计。

审查人员认为：Maatita以2D实线描绘「主张的」装饰性设计并表示组件的边缘或表面装饰是不确定的。例如：所描绘的其他设计元素相关的这些「边缘」的高度？它们的位置是不确定的。从该单一平面图来看，在平面上方不可能识别出任何3D突起。类似地，如果鞋外底表面中存在任何狭窄的凹陷或狭缝，就不应该以这种方式描绘。因此，以不符合专利法的112条，拒绝申请。

Maatita在响应OA时说明，该领域一般技艺者能够「选择合适的深度或轮廓，从而产生图式所揭露的设计特征组合」。因此，并没有不可据以实施的问题，并修改了设计说明，澄清图1和图2是表示相同的实施例设置于不同的环境中。同时，Maatita也提请审查人员注意Ex Parte Kaufman案件的诉愿决定（如图3）。

2014年5月，审查人员发出最终核驳（final rejection），再次拒绝这无法据以实施和不明确性的权利主张，并准备四张不同的3D透视图，说明及证明Maatita的2D平面图可实现的不同实施例（如图5）。审查人员认为，这4个实施例的可专利性是可区别（distinct），不应被单一权利主张所涵盖。而且，Maatita在提交的图纸中并未教导或揭露任何的深度，只是揣测该图式已说明2D表面和图案以外的任何东西，因此，并没有所谓的「适当的深度」，也没有「设计特征的图式组合」。具体而言，审查人员指明，对于该技艺领域通常知识者而言，所揭露的设计是无法理解也不能据以实施的，因此，权利主张不明确。

2014年8月，Maatita向PTAB提起诉愿，2017年3月，PTAB驳回，说明：单一视图无法充分揭露各个造形元素表面之间的相对深度及3D形状，且说明书并未揭露足够的细节可据以实施请求设计，依据专利法第112条第1款及第2款请求保护之范围不明确且无法据以实施。申请人向CAFC提起上诉。

CAFC认为不明确和可据以实施要件的调查是相似的，可以一起评估。CAFC解决的争点是，单一的2D平面图是否充分揭露主张设计的内容。CAFC认为，在这种情况下评估明确性，需要从一般观察者的观点来审视该设计。就专利法第112条之立法目的而言，所要求的详细程度应取决于请求保护之物品设计是否能由2D平面图来定义。即使Maatita决定不揭露所有潜在可选择的深度，一般观察者也会了解请求的设计。因此，CAFC撤销PTAB的决定。

由于Maatita的设计专利是2011年10月24日提交的，适用AIA之前的美国专利法版本，第112条第1款是关于专利的书面说明及可据以实施要件之规定，说明书应以完整、清楚、简洁和明确的术语包含对本发明以及其制造和使用的方式和流程的书面描述，以使所属领域通常知识者能够了解，并能据以制造和使用该发明。

第112条第2款是关于专利的明确性要件：「说明书应以一个或更多的权利请求项特别并明确地指出申请人认为是其发明的主题」。为了评估设计专利的法定要件，调查仅限于附图中所揭露的内容。由于设计专利权利请求的范围是有限制，可据以实施有关的问题被认为与明确性相似。

在上诉中，PTO认为，应该使用与显而易见性重复专利（obviousness-type double patenting）情况相同的方法来评估，审查人员必须对所提交图纸进行视觉印象的比较，以检视它们是否不同[6]。如果实施例之间的差异很小或对该技艺领域通常知识者而言是显而易见的，则认为实施例之间的差异不足以造成可专利性的区别。CAFC认为，这种分析在Maatita案件是不合适的，Maatita没有提供可能潜在冲突的多个视图。相反的，只有单一视图，而PTAB裁定该视图是不明确的，依据第112条规定是无法据以实施的。

因为设计专利权利请求仅限于申请图式中所显示的内容[7]，在设计专利中明确性和据以实施的概念之间几乎没有差异[8]。CAFC认为，特别是在Maatita案中，不明确性和据以实施要件的调查是相似的，可以一起评估。CAFC认为，明确性要件是确保「任何描述是否能充分揭露是否足以告知社会大众所主张的权利范围，向其他人发出警告并声明该权利范围具有独占性」。如果「一个欺骗了熟悉现有技艺的一般观察者以为被控设计与有专利之设计相同，就会发生侵权」。因此，侵权标准可适用在评估设计专利的明确性。

如果视觉揭露中包含多个内部设计不一致的图式，单一图式的揭露可能不够充分，同时会造成相关的权利范围不确定[9]。在Antonious v. Spalding & Evenflo Cos.,案件[10]中，CAFC驳回对不明确性的简易判决并说明，当不明确性可能基于图式之间透视角度的不一致时，而且也不足以使人们无法完全了解设计的全部实质内容，这种图式的错误和不一致不应被专利法第112条所拒绝。在Deckers Outdoor Corp.案件[11]中，法院认为：两项关于靴子的设计专利，尽管有些图面在靴子的朝内侧面显示一个小的「V形槽口」，而其他图面则没有，还是符合第112条的明确性要件。

当视觉揭露与权利主张语言之间存在不一致时，揭露也可能不充分[12]。当设计说明中表明该设计是用于补土的管状分配器之盖子，由于为图式中并未显示任何分配器盖子，仅显示了管状分配器，因为不明确性而专利无效。最终，只要根据视觉揭露内容（无论是单一或是多张图式）阅读其权利主张，都无法以合理的明确性告知该技艺领域的通常知识者该发明的权利范围。

CAFC说明，在Maatita案中，不是在处理图式之间的不一致或图式与设计说明的不一致，而是单一图式被认为其设计范围不明确。在Nautilus案件[13]，处理的是关于发明专利权的不明确性，最高法院强调，专利法第112条第2段规定，必须根据说明书和申请历史档案，将专利的权利范围告知该技艺领域通常知识者，法院进一步解释说，第112条的明确性要件可防止专利制度中的「不确定区域」目的是确保请求专利揭露内容足够清楚，以使潜在的竞争者可以知道请求保护的外观设计，以及什么会侵害该设计专利。

CAFC说明，即使正确的检测，端看一般观察者如何解释申请案中实际提出的图式，因为单一2D图或平面图所揭露的设计，可经由多种方式应用于三维鞋底。具体而言，Maatita设计指定的设计元素形状可以是平面、凹面、凸面或它们的某种组合。在Maatita看来，「表面之间的相对深度和3D」根本不是请求保护设计的一部分，并且该设计可能的3D实施之间的区别只是未请求保护之目标的差异[14]。

CAFC认为，PTO的说法是正确的，鞋底通常是3D立体的，表面可能是凸面或凹面。而且，的确许多鞋底设计师选择以3D方式表明其设计。但是，鞋底具有3D外观的事实并不能改变「能从2D、平面图或平面透视图方式揭露和判断鞋底的装饰性设计」的事实，而且，Maatita的2D图清楚地展示可从鞋底观察的透视图。潜在的侵权者对于如何确定侵权行为是毫无疑问的。在这种情况下，Maatita不揭露所有可能深度选择的决定并不会妨碍一般观察者理解其请求保护之设计。

因为该技艺领域具通常知识者可像一般观察者一样判断Maatita的设计，可基于2D图式进行侵权比较，Maatita的主张符合专利法第112条的明确性和据以实施要件，CAFC撤销PTAB的决定。2019年10月1日，USPTO核准公告。

Maatita判决引发美国专利业界的关切和讨论，许多人认为，CAFC混淆了设计专利无效性与侵权的判断标准，希望PTO可以提出全院联席审理（en banc）；也有不同的解读，认为CAFC在这案件中放宽了设计专利图式揭露的规定，也扩大设计专利可主张的权利范围。然而，单一视图可充分且明确揭露申请人想要保护的3D物品设计，是所有设计专利申请可适用的揭露原则？还是特殊的例外情况？

最高法院在Nautilus v. Biosig案[15]中定义了明确性的检验标准，裁定第112条第2款规定是「专利请求项，根据说明书和申请历史档案检视后，以合理的确定性将发明范围告知所属技艺领域具有通常知识者」。然而，该案涉及的是发明专利，在设计专利中不会完全相同。在Maatita案中，CAFC不依赖于设计专利先前案例的有效性判断标准，反而是依赖1902年Carnegie Steel Co. v. Cambria Iron Co.的一项决定，这是关于熔融猪金属混合方法的发明专利的侵权问题。这种功能性权利请求限制相关的法律分析，并不适用于设计专利。

CAFC认为，对于设计专利而言，一般观察者检测是确定侵权时的正确标准，该标准可适用于确定明确性。然而，CAFC的推理忽略了可据以实施要件，装饰性设计可据以实施的判断标准也适用于明确性要件。此外，明确性的判断标准是基于该技艺领域具通常知识者的知识和经验，且与「一般观察者」和「侵权」无关。

CAFC说明：申请案揭露内容的充分程度取决于所附视图是否充分揭露物品的外观设计，我们认为揭露所需的详细程度应取决于是否能由2D、平面或平面视图来定义所请求的物品设计。原则上，地毯或餐垫的设计可经由2D平面图或平面图检视和理解（如图6），并清楚地定义正确的权利主张范围[16]。大家公认通常的扁平物品是可以用单一视图充分说明其权利主张，单一图式的单一权利主张就可以覆盖所有类似地毯或垫子的设计（如图7）。

CAFC同时也说明，2D平面图在有限的情况下对于设计专利揭露是足够的，不过，汽车、鞋子（如图8）、鞋底或茶壶（如图9）的整体或部分设计本质上是3D的立体设计，无法用平面图充分且明确地揭露。物品是否侵权取决于观察或检视该物品的所有视角所产生的视觉效果是否实质相同，而2D平面图没有提供各种不同视角来观察或检视物品设计。事实上，CAFC还是建议其他鞋底设计的申请人要像其他人一样，最好选择以3D透视或是足够视图来揭露其设计（如图10）。

根据CAFC的Maatita决定，设计专利申请人可以选择提交较少视图的图式来描绘设计，也不必在视图中揭露非权利主张部分的变化。然而，这种单一2D平面图的揭露只局限于一般观察者可由该图式合理地确定或理解设计元素整体范围的情况。这决定似乎为申请人提供申请较宽广权利请求的可能性，现在，申请人可以考虑提交较少视图的多实施例设计申请，以及较多视图可充分且完全揭露设计的多实施例申请，使得他们的设计可得到较宽广的保护，同时确保可据以实施和明确性。

在设计专利申请之前，申请人应该要了解此类申请策略的复杂性，设计师和制造商必须仔细检视较少视图是否已充分且明确地揭露他想要保护的设计，才能避免造成揭露不充分且无法补救的缺失，或是日后补充视图会有超出权利请求的风险问题。

参见In re Maatita (Fed. Cir., August 20, 2018)。
现行专利法第26条第2项及第126条第2项中已将「可据以实施」修改为「可据以实现」，为配合本文所讨论的智财法院106年民专诉字第34号民事判决中TWD 128,047设计专利核准时之专利法，本文统一用语为「可据以实施」，并予指明。
Nike公司的USD843,702设计专利的设计说明：「The uneven length broken lines immediately adjacent to the shaded area define the bounds of the claimed design and form no part thereof. The even length broken lines within the shaded area represent an unclaimed feature. The uneven length broken lines showing the remainder of the shoe represent unclaimed subject matter and form no part of the claimed design.」。
The Kaufman decision can be obtained by inputting its application serial number to the publicly accessible database maintained by the PTO at https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair。
在CAFC的决定后，2019年10月1日，USPTO核准公告Maatita的申请案，发布的图式就是申请的原始图式。
参见In re Rubinfield, 270 F.2d 391 (CCPA 1959。
参见In re Mann, 861 F.2d 1581, 1582 (Fed. Cir. 1988)。
参见Ex Parte Asano, 201 U.S.P.Q. 315, 317 (B.P.A.I. 1978) (explaining that issues related to enablement were “generally the same as” issues concerning definiteness in the design patent context)。
参见Times Three Clothier, LLC v.Spanx, Inc., Case Nos. 13-cv-2157, 13-cv-7260, 2014 WL 1688130, at *7–9 (S.D.N.Y. 2014)。
参见Asano, 201 U.S.P.Q. at 317; see also Antonious v. Spalding & Evenflo Cos., 217 F.3d 849, 1999 WL 777450, at *8 (Fed. Cir. 1999) (unpublished)。
参见Deckers Outdoor Corp. v. Romeo & Juliette, Inc.,Case No. 2:15-cv-02812, 2016 WL 7017219, at *3–5 (C.D.Cal. Dec. 1, 2016)
参见Eclectic Prods., Inc. v.Painters Prod., Inc., No. 6:13–CV–02181, 2015 WL930045, at *3 (D. Or. Mar. 2, 2015)。
同注8。
参见MPEP § 1504.04 (“[W]hen visible portions of the article embodying the design are not shown, it is because they form no part of the claim to be protected”。
参见Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. , 572 U.S. ____, Case No. 13-369, 2014 WL 2440536, decided June 02, 2014。
参见Ex Parte Salsbury, 38 U.S.P.Q. 149, 1938 WL 28182, at *2 (Com’r Pat. & Trademarks May 5, 1938)。