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早在美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，称「CAFC」）成立前，美国联邦法院即针对几何尺度不同的可专利性争议提出相关见解。

美国联邦上诉法院第八巡回庭（United States Circuit Court of Appeals for the Eighth Circuit）在1928年的King Ventilating Co. v. St. James Ventilating Co.案[1]中，表示「几何尺度上的差异不会让新设计增加了新颖性，也不会让所请发明和引证文献所提供教示的内容有所区隔」。在该案中，系争专利是关于「通风器」（ventilator）的新设计之专利，而引证文献是一个已经商品化的物品，如图一，两者皆是置于屋顶上的装置。专利权人辩称二者之基座部分的几何尺度是不同的，但该案法院认为该差异仅是因为屋顶的设计不同而跟着调整，故不足以作为可专利性的基础。

图一、King Ventilating Co.案的系争专利和引证文献之图标比较。

在1934年的Midland Flour Milling Co. v. Bobbitt案[2]中，第八巡回庭指出，如果新元件和习知元件间的差异仅在于造型、比例、或程度，而该新元件仍如习知元件一样用相同的方式来执行相同的工作，则虽然该新元件能提供较佳的结果，其相较于习知元件而言，仍无法称为发明。在该案中，系争专利为离心式或漩涡式集尘器，其和习知技术之差异只是长宽的尺度不同，如图二。

圖二、Midland Flour Milling Co. v. Bobbitt案的系争专利和引证文献之图标比较
（左边为系争专利；右边为引证文献）。

图片来源：美国联邦上诉法院

CAFC之前身「美国联邦关税暨专利上诉法院」（United States Court of Customs and Patent Appeals，称「CCPA」）亦采取相同的态度。在1948年的In re Yount案[3]中，系争专利是关于一种纸袋的结构，而专利权人主张其专利纸袋比引证案纸带还大。但CCPA除了认为系争请求项于解释上并未限定尺寸大小，也指出发明的成就不能仅以尺寸来论断。

在1955年的In re Rose案[4]中，CCPA认为系争请求项的特点仅在于物件大小，故不具有发明的性质。该案中，系争发明主要是捆绑木材后的物件。CCPA认为该发明仅是把数个木材板或树杆给捆起来，而整体物件虽较单独的木材板或树杆为多量和大宗，但却未达可专利性。Rose案虽不完全是物品的几何尺度差异问题，却是现今美国专利暨商标局（United States Patent and Trademark Office）引用作为核駁专利申请案时所依据的判例，以阻止想因几何形状的改变来获取专利权的申请案[5]。

在1984年的Gardner v. TEC Systems, Inc.案[6]，透过对于地方法院事实判断的认可，CAFC间接确立了几何尺度不同不足以满足可专利性要件之法理。

该案的系争专利是一种气吹式移动湿网的装置，其专利号为美国专利第3,452，447号（称「447专利」）。系争请求项1之目标物为「一种让移动中的网体移位之装置，其以在该网体上方成拱桥状的横向区间内有形成一均匀的静态压力而达成」（Means for positioning a moving web by subjecting a transverse zone spanning the web to uniform staticpressure），其主要组件包括压制盘（suppression plate）、喷嘴装置（nozzle means）、泄气装置（means for discharging gas under pressure）及网体（web）。

系争技术特征是「一压制盘，以横向跨越该网体的方向延伸，其中该压制盘与该网体之间有机构上可行的且尽量接近的距离」（a suppression plate extending transversely across said web and spaced therefrom as closely as is mechanicallypracticable）。系争请求项1之可专利性问题在于「网体」和「压制盘间」的几何关系是否构成可专利性的技术特征。447专利之代表图标如图三，其中，标号30为网体，标号40为静态压力区域，编号30为压制盘，而编号42及44为喷嘴。系争请求项1另有三个技术特征来描述「网体」和「压制盘间」的几何关系：

（1）「该网体和该压制盘间的最小间距几乎至少为二倍长的该喷嘴的宽度」（the minimum spacing between the web and said plate being a distance at least approximately twice as great as the nozzle slot width）。

（2）「该压制盘与该网体的间距必然不会大于该压制盘的宽度」（the maximum spacing of the plate from the web never being greater than the width of the plate）。

（3）「该压制盘的宽度乘以介于该压制盘与该网体的间距所得的乘积小于二十倍的该喷嘴的宽度」（the product of the width of the plate and the spacing of the plate from the web being less than twenty times the nozzle slot width）。

447专利在地方法院审理时被因不合进步性为由而宣告无效，而所涉及的引证文献共有四件，二件是美国专利而二件是论文。主要的引证文献是美国专利第3,181,250号（以下称「250专利」），而其为一种干燥网体的装置。250专利的结构如图四所示，其中编号44是转向器（类似前述压制盘），编号47和48为喷嘴，而转向器会置于网体之上。地方法院认为447专利包含250专利干燥装置的所有组件，而二者差异只在于「网体」和「压制盘」间的几何关系。

系争技术特征属于几何尺度的限定，而该几何限制其实是来自于发明人根据实验数据所推演而得。地方法院称该几何限制是「人造尺度限制条件」（artificial dimensionallimitation）。地方法院认为，该几何限制本质上是无意义的，因为该几何限制的存在与否并不影响系争装置发明之运作或失效；亦即，该几何限制本身是和发明无关的。对此，CAFC同意地方法院的见解。

台湾实务：智慧财产法院98年度民专上易字第23号民事判决

几何尺度能否成为可专利性特征之争议，亦曾出现在台湾智慧财产法院的实务中。以智慧财产法院98年度民专上易字第23号民事判决为例，本案专利权人A公司拥有新型专利第123291号（公告号第406671号）「水之磁化装置追加一」。A公司生产其系争专利商品「金字塔宇宙能量活水机」，而另委由B公司负责销售该产品。专利侵权人C公司之法定代理人及其亲属等人曾先后加入B公司而从事经销。但其在未经专利权人之同意下，于2007年6月间径自制造、销售系争侵权物「雪泉能量活水机」。

一审法院判专利权人胜诉，但C公司不服并提出上诉。虽上诉的争点有系争专利权之有效性和侵权行为之成立与否等二项，但本案判决仅讨论专利有效性的问题。本案法院最后判定系争专利为无效。

系争请求项有两项，请求项1是独立项，而请求项2是附属项。请求项1标的物为「一种水之磁化装置」，其主要组件包括一容器（10）、内管（20）、及磁铁组（30），与本案进步性争点有关的技术特征是「该内管（20）周面沿轴向固设有预定数目且两两成对之磁铁组（30），该磁铁组（30）系由均呈圆弧状之一第一磁铁（31）及一第二磁铁（32）所构成」。请求项2进步限定「该磁铁组（30）之第一磁铁（31）与第二磁铁（32）的长度约为该内管外圆周长度的四分之一」。请求项2的形式类似Gardner案的系争请求项，其除了结构元件之叙述外，还有几何尺度条件限制。

本案法院认为引证文献的组合使得系争请求项1及2皆不具进步性。特别在陈述系争请求项2不具进步性时，本案法院指出「系争专利之附属项仅为对磁铁组（30）之二磁铁（31）、（32），有关长度为内管外圆周长度四分之一的限制，是如本件独立项不具进步性，该附属项亦不具进步性，故本件仅就独立项之请求项1分析专利之有效性，合先叙明」。具体而言，本案法院认为系争请求项2「其附属特征仅系关于磁铁长度之限定，该附属特征亦不具功效之增进或突出之技术特征，故亦不具进步性」。

综合美国与台灣实务，若请求项与引证案间差异仅在几何尺度的技术特征，则该请求项不会因此而具有进步性。不过，判例法也意涵如果该几何尺度对所请发明的功效具有影响时，仍有机会符合进步性之要求。专利说明书应可描述几何尺度的选择与所请发明间之关系，以增加进步性的因素。

King Ventilating Co. v. St. James Ventilating Co., 26 F.2d 357 (8th Cir. 1928).
Midland Flour Milling Co. v. Bobbitt, 70 F.2d 416 (8th Cir. 1934).
In re Yount, 171 F.2d 317 (Cust. & Pat. App. 1948).
In re Rose, 220 F.2d 459 (Cust. & Pat. App. 1955).
Manual of Patent Examining Procedure § 2144.04[R-08.2017].IV.A, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2144.html#d0e210929.
Gardner v. TEC Sys., Inc., 725 F.2d 1338 (Fed. Cir. 1984).