台湾地区专利法第99条第1项规定「制造方法专利所制成之物」在该专利申请前「为国内外未见者」,则侵权人所「制造相同之物,推定为以该专利方法所制造」。此虽减轻制造方法专利权人就专利侵权之举证责任,但实务上法院不认为「制造方法专利所制成之物」应实际上存在或公开,而导致该条款形同虚设。本文藉由台湾地区智慧财产法院99年度民专诉字第159号民事判决来讨论此问题。
图片来源 : shutterstock、达志影像
系争专利技术介绍
在本案中,系争专利为发明专利第125443号「制备4-乙酰氧基-2α-苯甲酰氧基-5β,20-环氧基-1,7β,10β-三羟基-9-氧基-紫杉-11-烯-13α-基(2R,3S)-3-第三丁氧基-羰基胺基-2-羟基-3-苯基丙酸酯三水合物之方法」,其申请日为1995年7月6日。系争制程方法专利所制成之物为docetaxel trihydrate,其源自于docetaxel(商标名称为Taxotere)。Taxotere(中文商标为「克癌易」)可用来治疗乳癌、非小细胞(non-small cell)肺癌。Docetaxel的结构式如图一,其是由欧洲紫杉(European Yew,学名为Taxus Baccata)的针叶萃取出10-deacetyl baccatin III而给予加工合成制造而得,而至今有数种人工合成的方法。
图一:Docetaxel的结构式
图片来源:Wikipeida
比Taxotere更早的治癌药物为Paclitaxel(紫杉醇,商标名称为Taxol,Bristol-Myers Squibb公司出品的药物),于1960年代,在美国国家癌症研究中心所执行的抗癌物质筛选计划中所发现。Paclitaxel是从太平洋紫杉(Pacific Yew,学名为Taxus Brevifolia;或称「红豆杉」)的树皮所萃取出。由于Paclitaxel的取得不易,以其为基础的癌症药物因而研发缓慢。此促使Taxotere的发展。
1980年代在法国,本案专利权人的前身Rhone-Poulenc Rorer公司与法国国家科学研究中心(French Centre National de la Recherche Scientifique,National Center for Scientific Research)开始合作研发Taxotere。1980年代晚期,Rhone-Poulenc Rorer公司开始申请与Taxotere合成或治疗有关的专利。Taxotere在1995年获得欧盟许可上市,另在1996年取得美国上市的许可。Taxotere于1998年1月19日取得卫生署药品许可。
系争专利诉讼
在药物专利期间接近到期或到期后,原药厂会面临学名药厂的市场入侵,Taxotere也不例外。本案被告在2008年8月11日以「“台湾神隆”三水合多赐特舒」为品名(英文品名为Docetaxel Trihydrate “SPT”)取得台湾地区卫署药制字第049594号之药品许可证。本案专利权人于2010年对被告提出专利侵权诉讼,指控「“台湾神隆”三水合多赐特舒」的制程侵害系争专利。不过,智财法院认为系争被控侵权制程未落入请求项1之文义,而判定不侵权。
专利法第99条(当时第87条)解释之争点
关于当时专利法第87条第1项「制造方法专利所制成之物品」(即现行专利法第99条第1项之「制造方法专利所制成之物」)之解释,原告认为其应为「商业化产品」,但本案法院不同意该看法。
本案法院指出该条款之所相对的《与贸易有关之知识产权协议》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)第34条第1项其「提及有关『物品(或商品、产品)』之用字仅有『product』或『identical product』,并无所谓『商业化产品』(commercialised product)用法」,故「原告将该条文字限定解释为该物品必须已达商业化之程度,乃系加上原文未有之限制,自非可采」。另本案法院认为专利法「法条文字使用『物品』,而非『商品』或『产品』」,故「该『物品』是否已达『商业化程度』或已达『量化生产程度』,概所不问」。
据此,本案法院引用二项证据而认为系争制造方法专利所制成之docetaxel trihydrate为专利申请日前已存在之物品。第一个证据是本案专利权人之前身(Rhone-Poulenc Rorer 公司)为申请人的PCT(Patent Cooperation Treaty,专利合作条约)申请案,其公开号为WO/1994/021622,公开日为1994年9月26日。本案法院除了发现在该PCT申请案的说明书陈述Taxotere trihydrate之制程,也引述系争专利权人自承Taxotère即docetaxel,而认为该PCT申请案已揭露docetaxel trihydrate。
另一件文献是1993年版世界卫生组织药物信息(WHO Drug Information)。本案法院发现该文件的第218页已揭露docetaxel trihydrate的「结构式、化学名称及CAS No. (Chemical Abstracts Service Registry Number,化学文摘社登记号码)」。此外,本案法院引用「世界卫生组织申请使用药物学名之指引」(Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances)[1]而指出「申请INN(即药物学名)时必须提出该新化合物之治疗类别(therapeutic category),并解释其药理作用(pharmacological action),且该药品必须已进行到临床试验第II期时(clinical trial phase II)方可提出申请」。因此,本案法院认为「倘化合物客观上不存在,势将无法提出该INN申请所需文件」。再者,本案法院引用美国化学学会(American Chemical Society)之化学文摘社(Chemical Abstracts Service,CAS)的登录资料而指出「Docetaxel trihydrate系于1993年7月1日登录,堪认Docetaxel trihydrate于1993年7月1日前已存在」。
原告特别对世界卫生组织药物信息的文献有所抗辩,而表示「上开登录资料乃系一种预先申请结果,非谓已有该化学物质之存在,此犹如对于尚未存在之婴儿预先取名之行为,不能因此即认为已有该婴儿存在之客观事实」。但本案法院认为参酌申请INN之流程中要求揭示新化合物之治疗类别与药理作用,且相关实验药品必须进入临床试验第II期,「倘可以在尚未有该化学物质存在之情形下,即提出学名之申请,并为CAS No.之登录,则申请人如何解释该化学物质之治疗类别、药理作用以及进行临床试验?依原告之理论,不啻表示上开资料均可凭空杜撰?由是足见原告上开主张自非可采」。亦即,本案法院认为当世界卫生组织药物信息刊登某药物的化学式时,即代表该药物是已存在之物,而才能使用以进行临床实验。
问题一:PCT申请案
引用PCT申请案的问题在于专利内容本身不等于有「实际物品」。从该PCT申请案的相关美国专利内容来看,虽其有提到该制程方法会产生docetaxel trihydrate,但该说明书未交代任何确认或检验产物为docetaxel trihydrate之方法或数据,也无任何实验用药品的等级和商家来源等叙述[2]。引用此类证据等于是将科幻小说的内容当成专利核驳理由,即电影「回到未来」(Back to the Future)可以成为飞行汽车专利[3]的引证案。
问题二:世界卫生组织药物信息
世界卫生组织药物信息之引用内容如下图二,仅仅是docetaxel trihydrate的结构式,而并未揭露制造流程、检验方法、或制造时所需要的药品或设备。其比专利申请案的内容更无法确定「物品」存在的可能性。
图二、docetaxel trihydrate的结构式
图片来源:WHO Drug Information
该结构式揭露在「提案用国际药物学名」(Proposed International Nonproprietary Names,Proposed INNs)章节中。WHO自1953年起定期发表「提案用国际药物学名」,而自1955年起定期发表「国际药物建议学名」(Recommended International Nonproprietary Names,Recommended INNs)。「提案用国际药物学名」只是一个药物学名的命名过程,以整合医药界的使用语言,而最后以「国际药物建议学名」上的名称做为一般药物学名之称呼。
根据1993年世界卫生组织药物信息第7卷第4期,docetaxel trihydrate的提案学名为docetaxel[4]。另根据1992年世界卫生组织药物信息第6卷第4期,docetaxel原始称为docetaxo1[5]。docetaxo1的结构式最早已在1990年世界卫生组织药物信息第4卷第2期内所揭露[6]。这些较早的文献未刊登docetaxel或docetaxel trihydrate的合成方法、检验方法、或制造时所用之药品或器具等等信息。
虽然本案法院引用的「世界卫生组织申请使用药物学名之指引」或CAS可显示docetaxel trihydrate的存在,但此存在不代表有公开的信息可用来生产docetaxel trihydrate。临床试验的药物信息可能是保密的,或是参与实验者(病人、医院或医疗机构)等对药物的内容负有保密义务。因此,此类证据不必然能证明系争物品之公开。
此外,CAS只是化学物品的编号制度,以方便特定化学物品的辨识[7]。docetaxel trihydrate的CAS注册号(Registry Number)为148408-66-6,其注册资料的来源(source of registration)为「美国命名委员会」(United States Adopted Names Council,USAN)。USAN隶属于美国医学会(American Medical Association),其为受理原药厂申请药物学名之单位[8]。在美国的新药申请程序中,原药厂在进行动物试验前会向USAN申请药物学名,而该药物学名的使用者不限于原药厂。申请USAN药物学名的要件包括CAS注册号,通常是原药厂提出CAS注册号申请。
对专利权人的公平性
该PCT申请案申请人是本案系争专利权人的前身,亦即该PCT申请案所揭露之物乃系争专利权人之物。docetaxel trihydrate之CAS注册信息来源为USAN,因涉及新药申请,故可推定CAS注册号申请人应为原药厂,或至少为原药厂所启动的命名程序;另WHO的「提案用国际药物学名」申请通常是原药厂。因此,本案法院对PCT申请案或世界卫生组织药物信息之引用,等于是以原药厂(或系争制程方法专利权人)之发明公开内容或行为来阻挡该权利人主张举证责任反转。此对于专利权人是否公平,值得思考。
备注:
- 根据WHO网站,本案法院引用的版本应该是1997年版,应是唯一的版本。World Health Organization [WHO], Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances (Geneva, World Health Organization 1997), available at http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1806e/h1806e.pdf.
- 参阅相对应的美国专利:U.S. Pat. No. 5,723,635, col.3, ll.30-35, 43-46.
- http://bgr.com/2013/11/20/google-flying-car-rumor/。
- WHO, Proposed INN List 70 International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances, in 7(4) WHO Drug Information 203, 218 (1993).
- WHO, Amendments to Previous Lists, in 6(4) WHO Drug Information 15, 15 (1992).
- WHO, Proposed International Nonproprietary Names (Proposed INNs): List 63, in 4(2) WHO Drug Information 1, 4 (1990).
- https://www.cas.org/support/documentation/chemical-substances/faqs。
- https://www.ama-assn.org/about/united-states-adopted-names/apply-united-states-adopted-name。
好消息~北美智权报有微信公众号了!
《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析,以及产业与技术新知等等。
立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices
~欢迎读者分享与转发~ |
|
|
【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
|
|
作者: |
陈秉训 |
现任: |
(台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 |
经历: |
(台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
|
学历: |
美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系
|
|
|
|