2020年1月，美国 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定两项关于PTAB在决定成立IPR案件时，和续行审理中是否受当事人请愿理由拘束的争点，包含：（1）PTAB决定是否成立IPR案件时，应受请愿人（即举发人）决定审理范围的拘束，「不得扩张」审理范围至请愿人未在请求状提出的无效理由；（2）PTAB审理IPR时，法律虽明定无效理由基础仅包含以先前技术审查新颖性和进步性，惟按案例法所建构的标准流程，在审查专利进步性时，当然应将所属技术领域中具有通常知识者所理解的事物「纳入」系争请求项的解释与限制。

图片来源 : shutterstock、达志影像

美国专利举发制度，是采复审制下的「多方复审」（Inter partes review，IPR）以双方对审的方式进行。美国专利审理暨诉愿委员会（PTAB）在决定对一多方复审请愿立案时，是否可以审酌该请求状内容所述以外的无效理由?又，在立案后的审理过程中，针对专利进步性要件进行分析时，行政专利法官（APJ）是否得循一般法院之案例法，以所属技术领域中具有通常知识者（即PHOSITA）所理解的事物，补充请求项中未提及的信息?

2020年1月，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案[1]于判决中裁定，PTAB在决定是否成立IPR案件以续行审理时，应受请愿人（即举发人）决定审理范围的拘束，不得扩张审理范围至请愿人未在请求状提出的无效理由。例如本案所示，当举发人仅在请求状指明系争申请专利之发明X，因先前技术A的存在，且X与A间的差异未至明显程度，所以X应被认定为不具进步性时，PTAB不得另行将举发人未作为举发理由的先前技术B纳入审查范围。

然而，在另一争点，CAFC肯认PTAB在审理IPR时，虽然法律明定的无效理由基础仅包含以先前技术（prior art）审查新颖性和进步性，惟按法院长久以来累积之案例法所建构的标准流程，在审查专利进步性时，当然应将所属技术领域中具有通常知识者所理解的事物纳入系争请求项的解释与限制（limitation）。

案件与技术背景

原告Philips公司于地方法院起诉Google公司侵犯美国第7,529,806专利（下简称806专利）。806专利的发明内容系关于一种「传送数字内容以在设备上播放的混合方法」。该专利发明之前的已知技术包括一种「需要用户在播放内容之前完全下载内容」的下载方法，和另一种「需要客户端与服务器软件间互动（integration）」的串流媒体方法。而系争专利范围的混合方法，则允许媒体播放器本身从其他格式中进行选择，而无需互动，该方法并将内容拆分为较小的档案，以便用户可以在下载其余部分的同时收听内容的第一部分。

Google公司于是向PTAB提出IPR请愿，欲举发806专利实为无效专利，以作为反击。Google公司在请愿状中提出两项806专利应为无效的理由，包含（1）专利请求项第1至第7项和第9至第11项，因已遭先前技术SMIL 1.0公开，故不具新颖性；和（2）专利请求项第1至第11项，基于所属技术领域中具有通常知识者对SMIL 1.0的熟悉程度和运用，应不具进步性。Google公司另于请愿状的理由栏中，提出由学者Hua所发表的文献（以下称为Hua文献）和一专家证词说明Hua文献所揭露应用于SMIL 1.0的「流水线」（pipelining）已为当时业界所熟知。

所谓SMIL 1.0，其实为「同步化多媒体整合语言第一版」（Synchronized Multimedia Integration Language 1.0）的缩写，其主要是用来描述多媒体拨放流程的语言，所有的多媒体数据，不管是文字、声音、影像或是视讯都可以控制播放的顺序，播放长短及时间、格式、位置等等。其在产业上的应用可以像是交互式电视或远距教学，例如播放一个英语教学的节目时，可以 同时透过影像（数台摄影机）、声音（麦克风）、文字（聊天室）来达到影音文字实时互动的成效，此外还可以透过如「播放」、「停止」、「前进」、「后退」等的功能，来执行互动性的操作。而Hua文献所公开的「流水线」技术，则是一种将媒体划分为多个片段并播放一个片段，同时下载后续片段以允许连续播放的方法。

PTAB审查与CAFC判决

PTAB于立案审查时，未基于前述Google公司于请愿状中提出的无效理由，而是进一步扩张审查范围认定当将SMIL 1.0和Hua文献所公开的流水线技术此两种先前技术组合后，有相当可能性可以认定系争专利请求项不具进步性，因此予以立案（institution）。PTAB并在续行审理后，在分析专利请求项时，将所属技术领域中具有通常知识者对SMIL 1.0和Hua文献的认知纳入考虑，最后因确认上述先前技术之组合对于发明所属技术领域中具有通常知识者为显而易知，判定系争专利无效。

Philips公司对PTAB的最终决定书（final written decision）不服，向CAFC提起上诉，其理由称（1）PTAB错误行使裁量权，任意扩张IPR的审理范围至Google公司未在请愿状中提出的无效理由；和（2）专利法第311条第（b）项[2]，明定于PTAB挑战专利无效的理由基础仅包含以专利或已公开之文件审查新颖性和进步性，并不涵盖发明所属技术领域中具有通常知识者对先前技术的认知。

CAFC分别对此二争点提出解释。针对IPR是否立案的审理范围，CAFC引述最高法院在2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的判决指出，决定IPR轮廓的是请愿人，而非PTAB[3]。因此，PTAB在决定是否立案时将受到请愿人所提出之无效理由的范围拘束。而关于在分析进步性时，PTAB是否可以发明所属技术领域中具有通常知识者对先前技术的认知纳入，CAFC则以最高法院以案例法建构的标准流程均将所属技术领域中具有通常知识者的认知纳入考虑，因此在IPR的审理过程中亦无例外。

小结

本文开宗明义即指出，美国创设IPR作为专利举发制度是一种双方当事人对审程序，所以亦带有辩论主义的色彩，前述最高法院于2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的见解即为适例。因此，PTAB在IPR审理与判决之范围及为审判基础的诉讼数据均应以当事人所声明及主张者为限，此不难理解。而关于审查进步性时将所属技术领域中具有通常知识者对先前技术的认知纳入，此为审查方法论之问题，且每个个案中对先前技术认知的诉讼资料，亦由当事人提出，故仍在前述当事人提出的范围之中。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 李秉燊 现任： 美国杜克大学法学院硕士班 学历： (台湾) 国立交通大学科技法律研究所博士候选人 美国杜克大学法学院访问学者 (台湾) 国立交通大学科技法律研究所硕士生（径升博士班） (台湾) 国立阳明大学医事技术暨检验学系硕士 专业资格： 台湾地区专利师考试及格 台湾地区医事检验师考试及格