北美智权股份有限公司

美国专利法的各种侵权态样中，第271条(g)规定：「任何未经授权向美国进口、在美国提供销售、销售或使用在美国获得专利的方法，所制造的产品，如果进口、提供销售、销售或使用行为发生在专利保护期内，行为人应负侵权人之责。...[1]」这一条所指的，是指侵害方法专利所制造的物品，若有进口到美国，或在在美国提供销售、销售，一样构成侵权。

严格来说，这一条的侵权态样，已经有跨域保护的效果。因为纵使在国外使用方法专利制造物品，不管专利权人在该外国是否有申请方法专利，只要该物品进口到美国境内或销售，都会构成美国境内的侵权。

美国专利法对于方法专利之侵害，由于没有共同侵权之规定，过去都只能够透过第271条(a)，亦即若方法是由多人完成时，必须侵害行为乃是由某个单一实体所控制或指示（direct or control），归属于单一实体，才会构成方法专利之侵害。也就是所谓的单一实体规则。2015年的联邦巡回上诉法院的Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[2]，对于如何才会构成控制或指示，是重要的案例。

2019年联邦巡回上诉法院的Syngenta v. Willowood案[3]，其争议在于，第271条(g)的使用方法专利制造之物的侵害，是否也要搭配第271条(a)，亦即该方法的使用，必须先归属于单一实体，然后才能进而使用第271条(g)主张使用方法专利所制成之物的侵害？抑或不需要受到第271条(a)的限制？

本案的专利权人是生产农药产品的美国先正达公司（Syngenta Crop Protection, LLC），被告也是生产农药产品美国Willowood公司，包括其在中国大陆的子公司「中国Willowood公司」[4]。

先正达公司在本案的诉讼中主张四项专利。前二个是属于化合物专利。后两个专利则是调配化合物的方法专利。

数据源：Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1348-49 (2019).

先正达公司拥有这些与亚托敏有关的化合物专利和制造方法专利，其主要是在配制其销售用的杀菌剂过程中，将亚托敏当做活性成分[5]。

由于原告的化合物专利将在2014年2月到期，2013年时，被告美国Willowood 公司透过中国Willowood 公司，从中国进口了5公斤的亚托敏（azoxystrobin），并请第三方公司协助调配亚托敏相关产品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra）与检测[6]。

中国Willowood公司是登记在香港的一家公司，负责在中国大陆制造亚托敏，并销售杀菌剂给美国Willowood公司。而美国Willowood公司则与第三方公司合作，由第三方公司协助调配亚托敏，制成Willowood的亚托敏终端产品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra），并在美国市场营销与销售其亚托敏相关产品。而美国Willowood公司所销售的产品，其实完全是原告先正达公司原本销售的两款产品的学名版本，成分一模一样[7]。

2015年3月7日，美国先正达公司在美国北卡罗来纳州中区法院，提起专利侵权之诉。同时，因为被告所制造的农药产品的成分与原告农药产品一模一样，像美国环境保护署递交的农药上市申请的仿单中的内容，也与原告的产品仿单一模一样，故原告也提起侵害著作权之诉[8]。

地区法院一审时，就系争化合物专利的直接侵权，法院认为构成侵权。但就化合物专利部分，比较有争议的，是中国Willowood公司销售给美国Willowood公司，这个销售行为到底发生在中国大陆境内还是美国境内？[9]最后一审陪审团认为，中国Willowood公司是在中国就将利托敏销售给美国Willowood公司，故是美国Willowood公司的输入行为，构成侵权[10]，而中国Willowood公司并没有输入到美国或在美国销售系争化合物。

对于第’761号专利，双方争执在于，被告在缩合步骤中使用DABCO作为催化剂，是否真的落入系争方法专利的0.1和2 mol％的范围内？

根据美国专利法第295条规定：「因为进口、销售、提供销售、使用在美国获得专利保护的专利方法制造的产品，而主张侵害方法专利的诉讼中，法院若查明存在下述情况，应该推定该产品是按照此方法制造的：(1)系争产品与专利方法制造的产品存在实质相似性；(2)原告已经尽相当努力确定产品实际使用的生产方法，仍无法确定。若要证明该产品不是由此方法所制造时，举证责任应由被告负责。[11]」

法院认为，举证责任应由被告Willowood负担。陪审团认为，由于被告无法证明，其并不是使用系争方法调制利敏托，故认定构成侵害，并就此一方法专利侵害赔偿原告90万美金[12]。

本案最特别的部分，是关于方法专利第’138号专利。由于中国 Willowood公司，是在大陆当地找了一家Yang-cheng Tai He化学公司，协助调制亚托敏产品，尤其’138号专利的二个步骤，是不是都由这个外面的化学公司完成，还是由中国 Willowood公司完成，产生争议[13]。

地区法院认为，根据联邦巡回上诉法院2015年的Akamai Technologies., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[14]，倘若方法专利的不同步骤是由不同人完成，必须证明所有步骤都可以归咎于指示或控制之单一实体（attributable to a single entity）。也就是，地区法院认为，必须调查到底二个步骤都是由同一家公司完成？若是由不同公司分别完成，则中国Willowood公司是否属于「指示」整个过程进行的单一实体？[15]

陪审团审查后，认为Tai He公司并没有实施’138专利的第一个步骤「醚化步骤」，进而，陪审团也认为，原告并没有证明，这两个步骤的实施，是受到单一实体的指示或控制[16]。一审法院在2017年11月做出一审最终判决，尊重陪审团的认定。

原告先正达公司不服，提起上诉。其认为，第271条(g)的使用方法专利制成之物的侵害，就方法专利的使用并不需要连结到第271条(a)，亦即不需要所有的方法步骤都由单一实体实施，或受到单一实体的指示或控制。

其主张，地区法院这样的解释，乃违背了第271条(g)法条的明文规定，也违反了国会当初制定此条的目的[17]。甚如果真的要对第271条(g)的侵权加上这个限制，对原告来说增加了几乎不可能满足的举证责任。因为原告很难证明在外国的方法专利被实施时，到底是由一个还是多个实体分工进行，也很难举证在外国是否都由某个单一实体控制或指示整个制造过程[18]。

一，从第271条(g)的条文表面来看，强调的是使用该方法专利制造之物，然后进口到美国、在美国提供销售、销售。法条上强调的是那个使用方法专利制造的「物品」，而不是强调那个「方法」。因此，那个方法到底是单一实体实施或多人实施，在该条的侵权认定中，一点都不重要[19]。

二，比较第271条(a)和第271条(g)。之所以认为第271条(a)的方法专利的直接侵权，需要单一实体，是因为该条文讲的侵权人与动词都是用单数，所以直接侵权者一定要单一实体。但是，第271条(g)的侵权人与动词虽然也是用单数，但是其指的是「进口、提供销售、销售」行为必需要单数，所以该条若要说单一实体，只有针对进口者是否为单一实体，并不管使用该方法制造产品时，是否为单一实体还是多人分工[20]。

总结来看，Syngenta v. Willowood案的一审法院，增加了实施方法专利必须限于单一实体的规定，对第271条(g)的侵权态样，增加了国会立法时没有的限制。而联邦巡回上诉法院纠正这样的见解，应属正确的解释。而本案的结果，也提醒我们，此种「在国外使用方法制造之物输入到美国」的侵权，属于一种特殊的侵权方式，也带有跨域侵权的效果。

35 U.S.C. 271(g) (“(g)Whoever without authority imports into theUnited States or offers to sell, sells, or uses within the United States aproduct which is made by a process patented in the United States shall beliable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of theproduct occurs during the term of such process patent.”).
最新的见解为Akamai Technologies, Inc. v.Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed.Cir.2015).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344 (2019).
Id. at 1348.
Id. at 1349.
Id. at 1350.
Id. at 1349.
Id. at 1349.
Id. at 1350.
Id. at 1353.
35 U.S.C. 295 (“PRESUMPTION: PRODUCT MADE BY PATENTED PROCESS.
In actions alleging infringement of aprocess patent based on the importation, sale, offered for sale, or use of aproduct which is made from a process patented in the United States, if thecourt finds—
(1) that a substantial likelihoodexists that the product was made by the patented process, and
(2) that the plaintiff has made a reasonableeffort to determine the process actually used in the production of the productand was unable so to determine, the product shall be presumed to have been somade, and the burden of establishing that the product was not made by theprocess shall be on the party asserting that it was not so made.”).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d at 1354.
Id. at 1350.
Akamai Technologies., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d1020, 1022 (Fed. Cir. 2015).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d at 1350.
Id. at 1353-54.
Id. at 1359.
Id. at 1359.
Id. at 1359-60.
Id. at 1360.