在Suprema, Inc. v. International Trade Commission案[1]中，专利权人Cross Match Technologies公司（以下称CMT公司）于国际贸易委员会（以下称ITC）申诉Suprema公司及Mentalix公司等因侵害其美国专利第7,203,344号（第344号专利）、第7,277,562号（第562号专利）、与第5,900,993号（第993号专利）而违反美国关税法337条款（19 U.S.C. § 1337）。

以第344号专利为例，其名称为「生物特征影像系统与方法」（Biometric Imaging System and Method），并涉及一种指纹影像的撷取与运算方法。ITC发现Suprema公司的扫描仪与其软件开发套组结合上Mentalix公司的软件产品FedSubmit的功能，即侵害第344号专利。基本上，ITC认为Mentalix公司是直接侵权人，而Suprema公司是引诱侵权人。

ITC对引诱侵权的决定主要是基于Suprema公司恶意漠视直接侵权行为的发生。Suprema公司不服此处分并上诉至美国联邦巡回上诉法院（以下称CAFC）。不过，CAFC认为ITC的决定有实质的证据可支持。本案判决反映竞争者专利信息研究之重要性，以避免构成引诱侵权行为。本文以下进一步介绍本案判决的内容。

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法律原则

「引诱侵权」的要件包括：（1）直接侵权、及（2）被告具有特定的意图而来鼓励他人的侵权行为。针对第二个要件，原告必须证明被告知道系争专利、且知道其所引诱的行为是专利侵权行为。关于「知道」认定，美国联邦最高法院于Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.案[2]判决提出「恶意漠视」基准，有二个要件：（1）被告必须主观地相信事实的发生是高度可能的；（2）被告必须做出有意识的行为来避免得知该事实。

在Global-Tech案中，最高法院认为被告Pentalpha公司成立「引诱侵权」的相关事实为：

（1）Pentalpha公司在开发其供应Sunbeam Products公司的产品时已做过市场调查，因而其知道SEB公司（专利权人）的油炸锅是创新的产品，并知道该产品因质量优良而造成销售量成长持续了一段期间。

（2）Pentalpha公司决定要仿制SEB公司在美国境外销售的油炸锅。

（3）Pentalpha公司所开发的侵权物是针对美国市场。

（4）Pentalpha公司的负责人自己本身是美国专利的发明人，也知道销售至美国境外的产品通常不会标示美国专利号。

（5）关于美国律师所写的「使用权」（right-to-use）报告，Pentalpha公司的负责人有意地不告知该律师其产品其实是仿制SEB公司的产品。

特别对于第（5）项行为，最高法院认为其无法理解Pentalpha公司的目的，而唯一合理的解释是一种为未来的专利侵权指控所预备的借口。另Pentalpha公司对此也无合理的说词，因而最高法院认为陪审团综合证据而认定「引诱侵权」成立并非错误。

直接侵权

系争请求项是第344号专利的第19项，其请求：「一种撷取与运算指纹影像之方法，该方法包括：

（a）扫瞄一或多个指纹；

（b）撷取代表一相对应指纹区域之数据；

（c）过滤该指纹影像；

（d）二元化该经过滤的指纹影像；

（e）根据该经二元化的指纹影像上的黑色像素密度，侦测一指纹区域；

（f）根据该经二元化的指纹影像内的近似椭圆形状上的集中黑色像素之配置，侦测一指纹形状；以及（g）决定该经侦测的指纹区域和形状是否属于可接受的质量。

Suprema公司曾争执第（e）及（f）步骤是否被系争指纹扫描仪执行，但CAFC除认同ITC对该二步骤的请求项解释外，亦认为该些步骤被认定有执行是有实质证据可左证。

与「恶意漠视」有关之事实

ITC所发现的相关事实如下：

（1）Suprema公司自承在研发侵权产品的过程中，对竞争者进行了大规模的市场调查。

（2）Suprema公司自承其研究并CMT公司的专利，包括第993号专利及第562号专利。

（3）第562号专利有引用美国专利申请案第10/345,420号，而该申请案后续成为第344号专利。

（4）经过繁复的研发后，Suprema公司最后成功制造系争扫描仪，而该扫描仪所执行的程序乃落入第344号专利第19项的范围。

（5）因为第562号专利与第344号专利有重复的发明人和共同的申请人，ITC认为以文字检索即可找出该二件专利。

（6）在研发系争扫描仪的过程中，Suprema公司熟知竞争者的产品、及CMT公司在指纹扫描仪市场的领先地位与相关的第562号专利。

（7）Suprema公司的市场分析方式其规模上相似于Global-Tech案的市场分析报告（即汇集大量的信息）。

（8）第344号专利其公告于2007年4月间，比第562号专利之公告时间（同年10月间）早6个月。因而，如果Suprema公司于其分析第562号专利之际能够检视其所引用的专利申请案是否已公告，则其毫无疑问地会发现第344号专利已经核准公告。

（9）Suprema公司未能取得律师意见书（opinion of counsel）；否则其毫无疑问地会发现第344号专利的存在、以及CMT公司是第344号专利与第562号专利之权利人，并且会分析其是否侵害CMT公司的专利。

争议一：专利检索深度

ITC的事实认定显示，其要求应就竞争者专利中引用的专利申请案进行调查。Suprema公司和法庭之友Google公司辩称此要求乃科以制造商过高的责任，而才能避免落入恶意漠视的认定。不过，CAFC不同意此主张。

CAFC指其并未要求每个案例的被告都要竭尽所能进行专利检索，且ITC对专利检索深度的要求并非是被认定为恶意漠视的唯一理由。CAFC认为本案关键的事实包括第344号专利与第562号专利间的相似度（包括内容、发明人、和权利人等）、Suprema公司事实上于其大规模的市场分析过程中研究过第562号专利、Suprema公司知悉CMT公司在扫描仪市场的活动、以及Suprema公司特别针对CMT公司的市场以发展相关产品等等。因此，基于整体情境的考虑，CAFC才认为ITC的恶意漠视认定是有实质的证据所支持。

其次，CAFC认为ITC有充分的证据显示Suprema公司倾力协助Mentalix公司，将该公司软件产品FedSubmit与系争扫描仪及软件开发套组相互整合，进而实施了第344号专利。因此，ITC才会认为Suprema公司行为的整体性，可左证Suprema公司主观相信CMT公司技术有极高的可能性是有专利权的保护，因而明显故意避免让自己得知该专利保护的事实，及其系争扫描仪有可能侵害该专利的事实。此些认定事实有实质的证据所支持。

争议二：未能取得律师意见书

ITC认为Suprema公司因未能取得律师意见书而恶意漠视第344号专利的存在，及其本质上是积极鼓励Mentalix公司去执行侵权行为，CAFC不认为有缺乏证据左证的问题。

Suprema公司抗辩以情境的整体性来评断其是否恶意漠视Mentalix公司的侵权行为时，不能考虑其未能取得律师意见书之事实。CAFC指出「未能取得律师意见书」涉及引诱侵权要件的「心智状态」，而该类证据仍与引诱侵权的意图分析有关连。因此，ITC将Suprema公司未取得律师意见书做为引诱侵权分析之参考因素并无错误。

其次，CAFC认为其见解并非要求应取得律师意见书才能避免构成引诱侵权。「未能取得律师意见书」仅是用来评估恶意漠视的诸多事实之一而已。CAFC指出其与ITC一样而未将Suprema公司未能取得律师意见书之事实视为决定性的因素。况且，联邦最高法院于Global-Tech案中并未否定于决定引诱侵权的「意图」标准是否成立时，可考虑「未能取得律师意见书」的事实。因此，CAFC不同意Suprema公司的抗辩。

争议三：避免客户侵害专利之义务

法庭之友Google公司另主张。ITC于本案的恶意漠视裁定乃科以创新者不可能达成的任务，即去确认其客户不会有潜力去侵害专利。Google公司认为本案ITC裁定违背最高法院Global-Tech案判决所创立的平衡状态，况且对于科技公司而言，去确认其客户的潜在专利侵权行为所涉及的所有的潜在专利，这几乎是不可能的。

CAFC表示其意识到这些疑虑，但不认为该些疑虑在本案争议下是那么严重的问题，而必须让其做出与ITC不同的见解。进一步，CAFC提醒其依照尊重式的审查基准，而必须尊重ITC有实质证据可支持之事实认定。另CAFC指出其判决仅限于本案所涉及的事实而已，且各项事实个别而言并不会支持恶意漠视的判定。最后，虽CAFC认为本案中各单一因素非具决定性，但其满意本案的证据实质上支持ITC的事实认定。

本判决之意涵

根据本案判决，企业对竞争对手的相关专利必须要注意，特别不能忽视专利家族的相关专利。如果研发时参考竞争者产品，此专利信息研究之工作更为重要，以避免陷入引诱侵权行为的问题。一旦研究专利后，回避设计是必要的，并且「不侵权分析」意见书亦重要。

至于企业是否可委托他人研发，以避免「知道」系争专利的存在，或设立「专利洁净室」（clean room）来从事研发，以让研发者可不接触实际的商品？这类行为仍有被视为「恶意漠视」之风险，亦即行为人就是因知道有侵权的风险，而刻意让自己陷入无知的状态。因此，建議廠商仍须谨慎地透过回避设计与专利侵权分析来进行产品研发，以准备未来在美国市场面对专利间接侵权的指控。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系