我国｢台湾地区｣在专利申请实务上有所谓的「一案两请」制度，同一申请人可就相同创作同时申请发明专利及新型专利。因为新型专利只采形式审查，正常情况下会先获得核准，但一样的创作仅能授予一项专利，在对应的发明专利即将被核准前，申请人必须选择保留其中一者。然而在对应的发明专利审定前，新型专利已当然消灭(如未缴年费)或被撤销者，由于新型专利的排他权已失其效力，专利行政机关自然不应再核准对应的发明专利，否则便从公众手中剥夺自由使用技术的权利[1]。

图片来源 : shutterstock、达志影像

有位独立发明人 (以下统称发明人Y) 为了保护自行开发的玻璃尖钢笔，采取了「一案两请」的专利申请策略。因缘际会下，发明人Y从网站上购得某家业者 (以下统称L公司) 公开贩卖的精品玻璃笔，认为这款产品已经侵害了甫获核准公告的新型专利(以下统称系争专利A)，因此向智慧财产法院提起民事诉讼[2]，控告L公司的贩卖行为构成专利侵害。

系争专利A权利范围

系争专利A主要保护目标为可持续供墨的笔具结构，其独立请求项内容如下：

「一种玻璃笔尖可持续供墨的笔具，其系包括：一外笔管(1)、一储墨管(2)、一连通座(3)及一玻璃笔尖(4)所组成，而其特征在于：
外笔管(1)，系一可适配容设储墨管(2)、连通座(3)及玻璃笔尖(4)的笔管；
储墨管(2)，系一可供储纳墨液(21)的容纳组件；
连通座(3)，系一可密合衔接连通储墨管(2)与玻璃笔尖(4)的中空座体，该连通座(3)与储墨管(2)的衔接端系具有一内通孔(31)，以供密合衔接于储墨管(2)，连通座(3)与玻璃笔尖(4)的衔接端系一容置空间(32)，以供植入玻璃笔尖(4)；
玻璃笔尖(4)，系一实心本体，为由复数股细条玻璃以麻花卷绕成型，而于本体外表面形成复数个相邻分布的涡旋槽道(41)，且该玻璃笔尖(4)一端系卷缩形成一复数槽道汇集收缩的笔尖头部(42)，另一端则延伸抽拉为一细长的笔尖尾部(43)，并使该细长的笔尖尾部(43)系匹配贯穿连通座(3)的内通孔(31)；
依上述外笔管(1)、储墨管(2)、连通座(3)及玻璃笔尖(4)所组成玻璃笔尖可持续供墨的笔具，系于细长的玻璃笔尖(4)匹配植入连通座(3)并贯穿内通孔(31)，且接触顶破储墨管(2)内墨液(21)的表面张力时，将墨液(21)引入复数涡旋槽道(41)，再汇聚至笔尖头部(42)，以产生自动持续供墨的书写。」

图1. 系争专利A之图式

数据源：｢台湾地区｣专利信息检索系统，杨家兴、钟国晋整理

系争专利A的核心主要在于玻璃笔尖的部份，当笔尖尾部贯穿衔接储墨管的连通座时，便会突破储墨管内的墨液表面张力，使墨液能顺畅流入玻璃笔尖，达成持续供墨的效果。

法院审定系争专利Ａ无效之理由

在法院审理的过程中，L公司提出了许多用以左证系争专利A不具进步性的证据资料，像是发明人Y先前获得的改良式沾水笔专利(以下统称文献1)、发明人Y的杂志专访(以下统称文献2)、他人获得的玻璃沾水笔结构专利(以下统称文献3)等等。

L公司主张，文献1已揭露系争专利A的外部结构(外笔管、储墨管、连通座及玻璃笔尖)，文献3亦揭露系争专利A中连通座的内通孔，关键的是文献2更包含发明人Y对于送墨机制的简述 (利用突破表面张力的原理)，因此该等相同技术领域之文献组合可据以认定系争专利A不具进步性。

法院接受了L公司的主张，认为系争专利A的请求项不具进步性，应属无效。根据智慧财产案件审理法第16条第2项[3]的规定，发明人A在本诉讼中无法再对L公司主张专利侵权。

就在判决出炉后没多久，系争专利A对应的发明专利悄悄地获得核准公告。这时也许会有读者感到纳闷，既然系争专利A都已经被法院认定无效，为什么专利行政机关还会核准对应的发明专利呢？

｢台湾地区｣智财法院民事诉讼中专利有效性之认定仅具有相对效力

虽然于民事诉讼中，｢台湾地区｣智慧财产法院基于智慧财产案件审理法第16条第1项[4]规定可自行对专利要件 (适格性、产业利用性、新颖性、进步性等等) 进行判断，但其判断结果仅有个案拘束力，也就是对于专利无效的认定仅限于「同一当事人、同一基础事实」诉讼个案中 (专利权被暂时封印的概念)，而无法适用在他案，仅有相对效力而无「对世效」[5]，所以实际上并未产生撤销专利的效力。即使民事诉讼中系争专利A被认定无效，只要该付的年费都有缴，专利本身的案件状态还是有效的。

结论

●　以发明人Y立场
发明人Y于本案诉讼过程中，如可预见系争专利A于民事诉讼过程中被判无效的机率高时，建议应主动在对应的发明专利提出修正（审查中）或更正（核准后）专利权范围，且注意修正或更正限制之事项，以维持其发明专利之有效性。

●　以L公司立场
L公司于诉讼攻防时，可另向专利行政机关提起举发，请求撤销系争专利A。假使最终的审查结果认为有撤销理由，专利行政机关的举发审定将产生撤销专利的效力，系争专利A的技术内容自此成为公共财。在这种情况下，系争专利A对应的发明专利就受到专利法第32条第3项「发明专利审定前，新型专利权已当然消灭或撤销确定者，不予专利」的影响而无法取得专利权，进而保障公众使用公共财的权益。

省思

发明人Y于申请专利前，即已接受采访并以公开展示说明技术特征，成为系争专利A被认定无效的关键文献。由此可了解，「申请专利前应格外留意技术内容之公开行为，除了避免着墨过多关键技术特征外，更应善用优惠期相关规定来排除不准专利之情事发生」[6]。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 钟国晋 现任： 金融业项目副理 (In house专利工程师)、Patent1O1创办人 学历： 台湾大学光电工程学博士 经历： 法律事务所法务专员 (In Firm专利工程师)、法人机构产业分析师 专长： 专利申请及维权、专利检索、商业模式创新研究

作者： 杨家兴 现任： 上市公司知识产权专员、智财狗粉专小编 学历： 台北科技大学 服科所主修知识产权 经历： 专利商标事务所 专长： 知识产权、专利检索与分析