北美智权股份有限公司

2011年起，美国通用汽车公司（General Motors, GM）大量申请汽车零组件外观的设计专利（如图1），想以设计专利取得该公司在售后汽车零组件市场的优势，至今已取得7百多件有关零组件的设计专利。

GM在该公司GENUINE PARTS的网页上公布有设计专利保护的零组件产品，2020年4月，GM公布了62页的零件编号列表[1]，其中第五栏列出与零件标号相关的设计专利公告号，第六栏打「x」的部分表示GM有排他权（如图2），亦即并未授权。这意味着列表中取得设计专利的零组件如未经许可的制造、使用和/或销售，可能会侵害GM的设计专利权。这个声明很重要，因为这些碰撞零件也使用在较新的雪佛兰（Chevrolet）、别克（Buick）、GMC或凯迪拉克（Cadillac）汽车上，如果汽车修理厂使用非OEM的零件就可能侵害了GM的设计专利。

LKQ公司是一间汽车和其他车辆维修的专用零件和替代配件的供货商，在北美也回收碰撞零件、翻新及再制造。LKQ和CCC（Certified Collateral Corporation）合作提供有关维修零组件的相关讯息与较佳的检索能力，在CCC平台上销售汽车零组件，2019年，GM的法律顾问Angela Caligiuri直接发函给第三方CCC，指控列在CCC汽车零组件平台上多项LKQ销售的零组件产品侵害GM拥有的某些设计专利，要求CCC将这些零组件从列表中删除并停止出售。2020年3月，CCC发函给LKQ要求售后零件经销商将与GM设计专利相关的几项LKQ零组件从产品列表中删除。

LKQ主张该公司已从GM获得设计专利的许可协议（Design Patent License Agreement, DPLA），其中包括零组件的设计专利，并依据DPLA一直支付此类零件的专利使用费。然而，GM则声明LKQ销售可用于2017年至今的GMC Acadia的替换引擎盖板，用于2017-2019年GMC Acadia的替代格栅、用于2017年至今的Chevrolet Trax引擎盖板（如图3）等都未经许可贩卖的零组件。LKQ表示，它所出售的Trax引擎盖与OEM引擎盖相差太大，不能视为设计侵权。2020年5月，LKQ向美国地方法院对GM提起诉讼，确认售后汽车零组件设计专利的有效性及确认不构成侵权。

LKQ认为，GM替换零件其他的专利应该全部被撤销，包括：2017-2019年Cadillac XT5的下格栅，2018-2020年Buick Regal引擎盖板和2019年至今的Chevrolet Camaro的前格栅，因为这些都不是适格之设计目标，LKQ也在寻求能撤销GM的汽车零组件设计专利的方法。2019年10月，LKQ向美国专利审判和上诉委员会（PTAB）提出关于GM汽车零组件设计专利的当事人间审查请求（Inter Partes Review, IPR），提供证据证明这些设计专利违反美国专利法第102条及第103条之规定，其中包括：前保险杆的IPR2020-00062（US D811,964）、前叶子板的IPR2020-00063（US D828,255）及IPR2020-00064（US D823,741）、引擎盖板的IPR2020-00065（US D813,120）。另外对GM设计专利的授权后审查请求（Post-Grant Review, PGR），有后保险杆的PGR2020-00002（D847,043）及00003（D847,703），卡车尾门的PGR2020-00004（D840,306）以及前面板保险杆的PGR2020-00005（D841,532）等案件。

在IPR2020-00062及00065案件中，LKQ提出证据来证明GM的设计专利违反美国专利法第102条及第103条之规定，其中有关第102条规定之可预见性（Anticipation）的一般观察者检测，LKQ与GM双方对于的「一般观察者」身分和资格认定有不同的意见，以下详细介绍双方对于一般观察者的定义及PTAB的见解。

在IPR2020-00062案件中，LKQ请求审查的是USD811,964的汽车前保险杆盖的设计专利（简称964专利，如图4左侧），该前保险杆盖应用在GM的Chevrolet Equinox汽车（如图4右侧）。

LKQ提出三张网页上「2015年福特Edge」的照片与「USD 721,305汽车前保险杆盖」的证据（如图5），来说明964专利是可预见性的，已违反美国专利法第102条之规定。

用于设计专利可预见性的「一般观察者」检测与用于侵权的检测是相同的，不同之处在于，可预见性审查是将专利设计与所谓的可预见之参考数据或先前技艺进行比较，而不是与被告设计进行比较[2]。美国最高法院在Gorham案件[3]中，首先宣布了针对设计专利侵权的一般观察者检测，说明如下：「如果在一般观察者的眼中，施予购买者通常给予的注意，如果相似之处在于欺骗了观察者，诱使他购买了一个他认为是另一个设计，那么两种设计是实质上相同，第一个获准专利之设计已被另一个设计所侵害。」

一般观察者检测要求事实发现者考虑图中的所有装饰性特征，这些特征在被告产品的「正常使用」生命周期中即「从制造或组装完成起」的任何时候是可见的，直到最终毁坏，丢失或消失该物品为止。

强制性总体比较（mandated overall comparison）考虑了两个设计之间的重大差异，而不是并非完全相同的任何两个设计之间必然存在的微小差异。正如同「有专利之设计与被告商品设计之间的微小差异无法而且不应阻止侵权的发现」一样。因此，微小的差异也无法阻止人们发现可预见性之事实。

LKQ主张，在侵权案件中，是以「想要购买的实际产品和该产品的一般购买者」[4]来界定一般观察者的身分资格。因此，关于964专利的一般观察者之定义，LKQ建议，出于本请求审查之目的，一般观察者将是车辆前保险杆的零售消费者（retail consumer）[5]。

GM在答辩书状主张，在Goodyear Tire & Rubber案件[6]中，CAFC将一般观察者的身分集中于「想要购买实际产品以及该产品的一般购买者」。不过，在Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.案件[7]的系争专利是喷头罩盖的设计专利（如图6），CAFC认为：一般观察者是「该设计专利物品之购买者或对该物品具有足够兴趣之人，并且在观察被告物品之设计与设计专利所主张之设计是否实质相同，具有做出合理辨别决定的能力。」如果商品是由商业购买者购买并交付给最终消费者，则商业购买者（而不是最终消费者）可以是一般观察者。又在Keystone Retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc.案件中[8]，CAFC说明：就挡土墙砖块设计专利而言，一般购买者是砖块的购买者，而不是组装好的挡土墙之购买者。如果是在购买时比对观察产品，以整体观察的方式加以比对，两个挡土墙除了前端锥凸面部分相同，墙砖的顶面、底面与两侧面的形状都不一样（如图7），不会构成「实质相同」之设计。

图6 Calmar的设计专利与Arminak的喷头罩盖比较

图7 Keystone的挡土墙砖设计专利与被告的挡土墙砖比较

在Columbia Sportswear案件[9]中，CAFC认为：一般观察者被认为熟悉先前技艺之设计。在Egyptian Goddess案件中，CAFC说明：「当请求保护之设计接近于先前技艺设计时，对假设的一般观察者而言，被告的设计和请求保护设计之间的细微差异可能是很重要的。换句话说，设计专利案件中的相关问题是特定设计目标，在拥挤的领域中，一般观察者可能对于细微差异是很敏感的。在In re Harvey案件[10]中，CAFC指明：「扬声器设计领域不如装饰花瓶设计领域来得拥挤」，因此，近似性可能「排除了扬声器的设计专利」，可能不排除花瓶设计之设计专利的核发。

在本案中，一般观察者应包括购买替换保险杆盖板以修理客户车辆的商业购买者，例如：修理厂专业人员。LKQ本身在其他相关的IPR案件中承认「替换的车身部件通常是由修理厂代表车主购买的」[11]。LKQ的售后汽车零件的客户主要包括专业的车身修理厂和机械修理厂，他们对汽车行业有深入的了解。因为维修场的购买者在其工作中会检查和分析各种产品，所以该购买者会特别关注产品。还有，修理厂的购买者会认知先前技艺之设计，这些认知将让他或她能辨识和分别出设计之间的细微差别[12]。

PTAB认为双方为一般观察者提供了不同的定义。LKQ主张「一般观察者是车辆前保险杆的零售消费者。」不过，LKQ并没有进一步详细说明「谁有资格成为前保险杆的零售消费者」。LKQ的定义不仅不受支持，而且与其他相关的零组件引擎盖板之IPR2020-00065程序（如图8）中的声明不一致，即相关的替换车身部件（引擎盖板）「通常是由修理厂代表车主购买」，但没有解释为什么维修店的购买者不会成为一般观察者。

GM认为，「一般观察者包括购买替换保险杆以修理客户车辆的商业购买者，例如：修理厂专业人员」。GM指出，LKQ在IPR2020-00065案件中承认：「售后汽车零组件客户主要包括对汽车行业有相当知识的专业车身和机械维修店」。GM也指明：「由于维修店的购买者在其工作职责中会审查和分析各种产品，因此买家特别有关注」。而且，LKQ的售后汽车零组件客户主要包括对汽车行业有深入了解的专业车身修理和机械维修店。

PTAB说明：GM就一般观察者为何会成为维修店专业人员提出了可靠的论据和证据。但是，使用任何一方对一般观察者的定义，我们的分析都得出相同的结果。也就是说，我们收到的记录中的证据表明，所主张的先前技艺设计具有鲜明的特征，以至于一般观察者（零售消费者或维修店专业人员）都不会将先前技艺设计与964专利混淆误认。因此，依据我们在此过程中进行分析之目的，就算我们采纳LKQ对于一般观察者的理解，就是汽车前保险杆零售消费者。这种一般观察者也会比一般人更多关注和辨识，因为车辆前保险杆是昂贵的购买，通常是为了将损坏的车辆恢复到原始外观状态而购买的。LKQ还表示汽车维修零件看起来一样的重要性，并指出购买是由相当认知的使用者进行的。

PTAB说明：我们依据LKQ提供的两个证据，一个是2015 Ford Edge的网页照片，另一个是Ford的US D721,305设计专利（简称305专利），我们将这两个证据放在一起比对，这两个设计是近似之设计，我们将这两个设计一起论述。

964专利的两侧开口的凹入开口有较长的长度，并且向内和向前延伸的距离与凹入开口的整个长度相称（如图9）。相较之下，这964专利之设计与2015 Ford Edge（和305专利）的凹陷处的相对形状和尺寸形成鲜明对比，后者的长度仅为整个开口长度的一小部分，并且形状不同于该请求保护之形状。964专利的开口处有光滑的圆角；顶部边缘从右到左向下倾斜，而底部边缘从右到左向上倾斜；开口的内侧和外侧边缘相对于竖直方向具有相似的角度。而2015 Ford Edge（和305专利）开口由尖角限定，尤其是开口的箭头形内侧。开口的顶部和底部边缘都从右到左向下倾斜，并且内侧和外侧相对于垂直方向的角度明显不同。

从964专利的侧视图与先前技艺的设计进行比较（如图10）。964专利包括向外突出的前部，该前部明显向下倾斜。2015 Ford Edge（和305专利）没有明显的突出的前导部分，其下角明显。凹部相对于开口的相对尺寸在964专利与2015 Ford Edge（和305专利）之间有很大差异，从侧视图的比较可以清楚地看出。

PTAB认为：基于以上所分析的设计之间的明显差异，以及整体设计中缺乏整体的相似性，我们无法说服一般观察者将这些设计视为实质上相同。我们不认为一般观察者会因为另一设计而被欺骗。因此，我们确定LKQ所提供的证据未能合理的发现964专利所请求之设计可预见于先前技艺之中。

LKQ在2020年2月7日，又提出与GM售后零组件设计专利相关的3件IPR程序请求以及5件PGR程序请求（如表1）。2020年4月，PTAB拒绝了LKQ对于GM用于2019-20大型皮卡后保险杆的D847,043、用于2019-21大型皮卡后保险杆的D847,703以及用于2018-20年Chevrolet Equinox前面板的D811,964的IPR程序请求。5月5日，PTAB拒绝LKQ对于用在Chevrolet开拓者前饰板的D841,532、用于2019-20年Chevrolet Silverados卡车尾门的D840,306之PGR程序请求。其他LKQ-GM案件仍在进行中。

一般而言，商业购买者或专业采购者有相当的专业知识，又因为业务责任在购买观察时会施予更多的关注，也有更佳的辨识能力，让他或她很容易辨识出设计之间的细微差异[13]，不会将先前技艺设计与GM的设计专利混淆误认。值得一提的是，设计专利的可预见性审查与侵权诉讼中Gorham检测中的判断主体都是一般观察者，GM定义售后汽车零组件的一般观察者是市场上真正的购买者，是汽车修理厂的商业购买者或是专业采购者，这种一般观察者的专业知识、业务上的责任使得他们在购买上会施予更多的关注。相对的，他们也会很容易的分辨出被告产品设计与系争专利之间的差异处。由于这类型的观察者或购买者通常具有一定程度的专业知识及认知能力、较佳的观察能力以及较好的辨识能力，他们的观点会比一般消费者的观点来得严谨，会造成混淆、误认的范围较小。

由此可知，无论是在专利无效的举发案或是专利侵权的诉讼中，一般观察者的资格认定是专利权人和侵权嫌疑人都可善加利用的工具，可依自己的立场选择或定义出合理且有利于己的一般观察者，不过，无论当事人选择哪一种一般观察者都必须是合理且有证据或事实支持。之后，再以所选定的一般观察者进行Gorham的实质相同检测，判断有嫌疑的被告产品与系争专利是否构成实质相同，确认是否会有混淆、误认之虞，如此，才能使法院合理的做出合法且有利于己的判决结果。

参见GM的Patented Parts List Q1 2020网页https://www.genuinegmparts.com/src/pdf/GM%20Patented%20Parts%20List%20Q1%202020.pdf。
参见Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1238, 1240 (Fed. Cir. 2009)。
参见Gorham Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871)。
参见Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co., Inc., 162 F.3d 1113, 1117 (Fed. Cir. 1998)。
参见Ex. 1003, Gandy Dec., ¶¶ 33–34; Ex. 1004, Hill Dec., ¶¶ 31–32。
同注4。
参见Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1323 (Fed. Cir. 2007)。
参见Keystone Retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc., 997 F.2d 1444, 1450 (Fed. Cir. 1993)。
参见Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Access., Inc., 942 F.3d 1119, 1129 (Fed. Cir. 2019).。
参见In re Harvey, 12 F.3d 1061, 1064 (Fed. Cir. 1993)。
参见IPR2020-00065, Pet. at 21。
参见Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681。
参见Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681。