专利法给予权利人损害赔偿的补偿，另法院实务上同时以「不当得利」请求权，而让侵权行为所得的利益能返还给专利权人，而二者皆准许以「合理权利金」来计算相关的补偿金额。关键问题是如何考虑相关因素而来计算「合理权利金」。

在台湾地区智慧财产法院107年民专上更（一）字第4号民事判决中，法院认同被告的专家证人所提出的系争专利贡献度的评估方式，即「将系争产品之制造过程分为制作母版、射出成型、降温、涂覆染料、溅镀金属反射层、边缘清理、贴合制程、预写、包装印刷等步骤」，并在「考虑光盘片质量及消费者购买动机后」，给予各步骤相当的权重，包括「第1、4步骤给予3分，第2、5步骤给予2分，其余步骤给予1分」，最后「则遵循DVD-R规格的贡献比例」而估算系争专利的贡献度为8/14。这种计算方法的本质是考虑系争侵权物的生产方式，而生产方式乃侵权人所决定，故该算法乃从侵权人对系争侵权物之贡献而修正系争专利的贡献度。

在美国实务中，亦有考虑侵权人技术贡献度的合理权利金计算方法。本文进一步透过Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案（简称「Intel案」）裁定 ，而介绍该算法。

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Intel案的背景

Intel案裁定起因于双方所提出的排除专家证人或证词之声请，而争点是专家证人的证据能力。美国专利诉讼中可以陪审团为事实判断的主体，而陪审团由一般公民所组成。为让陪审团成员仅接触与本案相关且可信赖的事实证据，法官负有守门员的任务以排除不当的信息。特别是专家证人或证词，法官必须检视该专家证人是否有相关的专业，并判断该证词是否依据充分的事实或数据、是否运用可信赖的原理或方法、及该专家于该原理或方法适用于相关事实或数据时是否为可信赖。如果不服对造的专家证人或证词，当事人可提出声请以避免该类证据成为陪审团的事实认定基础。

从侵权人的贡献度出发

在Intel案中，法官认为被告的损害赔偿专家证人所提出的计算方法是可信赖的，而该方法有考虑被告的专利技术于被控侵权物（半导体芯片）的利用状态，而值得本文介绍。

被告专家证人的计算方法有四个步骤，以区别系争侵权物中与被控侵权特征无关之价值部分。首先，其从「有无涉及侵权行为」之角度出发，将被控侵权物所利用的技术分类，例如系争侵权物的制造方法归属于「无涉侵权行为」之技术类别、系争侵权物的系统架构则归属于「涉及侵权行为」之技术类别。接着，该专家分析被告对于不同技术的研发资金投入。整体来说，第一步骤和第二步骤在计算该些技术类别的个别价值之比重，以排除与侵权行为无关之技术价值，例如芯片制程、厂房、封装等技术，并有助于判断系争侵权物的特征何者应纳入损害赔偿之计算。

在第三步骤中，该专家针对「涉及侵权行为」之技术类别，再进一步分类「被告自有且无涉侵权行为之技术」和「使用到系争专利之技术」。具体而言，该专家将具有被控侵权特征之系争侵权物分为数个「技术桶」（technology bucket），而「技术桶」之分类是根据原告的侵权分析中对于技术特征之分类，且可对应至相关系争专利。另该专家参酌其他技术专家对于被告相关专利之分析，以将被告的专利对应至相关「技术桶」。其挑选被告的相关专利时所考虑的因素包括：（a）该专利与系争专利之分类号与技术之关系；（b）该专利发明在系争侵权物的实际实施状态。

接着，该专家针对系争专利与被告的相关专利进行「向前引证分析」（forward citation analysis）。所谓「向前引证分析」是根据核准的专利E文件所列出之「参考文献」（References Cited，其呈现有哪些习知技艺是与本件专利相关，而文献的提供来自申请人、专利代理人、及专利审查委员），其中「被参考」的专利F指专利F被新专利E所引用，而专利F被引用的次数常用来评断专利F的价值。透过「向前引证分析」，以比较系争专利与被告专利之「被其他后进专利」所引用之次数。据此，该专家可衡量系争专利与被告专利等对于被控侵权物之价值。

于最后一个步骤中，该专家依据「向前引证分析」所得到的价值比重，以计算系争侵权物的所得利益中被控侵权特征所贡献的部分。

综合来说，被告专家的损害赔偿计算方式考虑被告对系争侵权物价值的贡献度，包括：（a）研发投入之价值；（b）应用在被控侵权特征之被告专利之技术价值。该方法将系争侵权物的价值减去「与侵权行为无关的价值」后得到「与侵权行为有关的价值」。接着将「与侵权行为有关的价值」减去「被告专利所产生的价值」，而最后得到「给原告的损害赔偿价值」。至于「被告专利所产生的价值」与「系争专利所产生的价值」之比重分配，则利用双方相关专利的向前引证数量来衡量。

「合理权利金」计算方式之建议

以Intel案做为思考之起点，考虑专利诉讼实务上常仅涉及一件系争专利，本文进一步提出的「合理权利金」计算方式为：

每件系争侵权物之合理权利金＝（系争侵权物之价值）×（与侵权行为有关之技术特征之研发投入比重）×（系争专利所产生的价值比重）

「系争侵权物之价值」指系争侵权物之每单位订价或售价，此相同于智财法院的实务。在制造者、为贩卖之要约者、贩卖者、使用者、及进口者等侵权行为主体（定义于专利法第58条第2项）中，使用者的「系争侵权物之价值」可能不易定义，因为使用者不如其他行为人有订价、售价或进口价的价值信息。不过，实务上有案例（例如台湾地区智慧财产法院101年度民专上字第4号民事判决）于计算损害赔偿时，以系争侵权物之采购价为计算基础。

其次，「与侵权行为有关之技术特征之研发投入比重」乃由系争侵权物的成本分析而得。问题在于如果被告的会计信息无法提供该信息时法院应如何处理。本文建议可以系争侵权物的「物料清单」（bill of materials，简写BOM）为推估。BOM会列出单件产品的组装件、次组装件、零件、及原始材料等等，而该些对象会随附相关的价格。研发投入有基本的材料费，则可推估侵权技术特征的相关对象其价值占系争侵权物整体之比重。当然，「比重」的推估可由当事人提出鉴定报告书证或由法院嘱托鉴定而得到。

最后，「系争专利所产生的价值比重」部分，其实务操作上问题在于如何选定被告专利以做为「向前引证分析」之用。在Intel案中，被告的技术专家所选定的被告专利有163件，但系争专利仅9件，而其导致系争专利对系争侵权物的贡献度大幅稀释之结果。此有不当选定被告专利之疑虑。

其他注意事项

根据Intel案原告，被告的技术专家于挑选被告专利时有两个主要的问题。首先是被告技术专家并未对所选的被告相关专利做请求项分析，即认定该专利已实施在系争侵权物上。其次，该技术专家配对被告专利与「技术桶」时，其分类之方式主要从被告技术的角度，而非从涉案侵权物的角度。原告认为此等问题导致被告的损害赔偿专家于衡量系争侵权物的价值时，实际上参酌的是被告「过时的专利组合」，而对于本案的损害赔偿计算而言是不适当的作法。不过，Intel案法院认为此议题属于专家证词的证明力问题，而应交由陪审团认定。

本文以为Intel案原告之指控值得参考。该案被告不从专利与产品间的关连性来检视专利能否纳入相关「技术桶」，却从技术路线图（roadmap）的角度，以将旧世代技术的相关专利灌到新世代技术的专利池，以致系争专利之价值比重被不当稀释。因此，采取「向前引证分析」之法来衡量系争专利与被告相关专利间的价值比重时，应排除「不相关」的被告专利，以避免Intel案被告技术专家其有方法论上的瑕疵。

至于如何选择适当的被告专利，本文建议法院应要求被告具体指出系争侵权物系落入其专利之范围，以决定个别专利得否纳入「向前引证分析」。甚至，被告应提出与系争侵权物或被控侵权特征有关的研发纪录信息，以验证相关专利是否系产出自该研发活动。

另若涉及不当得利金额的评估，关于「向前引证分析」之基准日亦须考虑，以使得引用次数能够固定，而「价值比重」数值能稳定。本文建议以侵权行为的发生日为准，因为根据台湾地区最高法院106年度台上字第2467号民事判决，该时间亦为「未经其同意而实施该发明」之起始点，而为「返还义务成立」之开始。

备注：

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【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系