日本电子大厂夏普 (Sharp) 这两年一改以往风格，积极主张专利权，陆续对德国戴姆勒 (Daimler AG)、美国特斯拉 (Tesla)、中国Oppo等提起侵害通讯专利技术的侵权诉讼。2020年9月，德国慕尼黑 (Munich) 地方法院针对夏普控告戴姆勒的车载通讯设备侵权一案，作出夏普胜诉的一审判决。以下说明本案始末，期能一窥夏普的专利诉讼策略。

图片来源：夏普官网

夏普的诉讼策略

夏普在本案中采取了几个诉讼策略颇值得玩味，包括：

(一) 善用德国诉讼双轨制
德国的专利诉讼采双轨制，专利侵权诉讼由地方法院 (District Court) 审理，德国一共有12个地方法院可以审理专利侵权诉讼，专利无效诉讼则由联邦专利法院 (Federal Patent Court) 统一审理。专利侵权诉讼一审从启动到判决平均约10-15个月，专利无效诉讼一审从启动到判决平均约24-27个月。通常在侵权诉讼启动后，被告才急忙提起专利无效诉讼作为反制手段，不只起跑点晚，还要面临无效诉讼审理时间较长的双重不利局势。而在侵权诉讼中，被告虽然可以提专利无效抗辩，但由于地方法院并不审理专利有效性，专利无效抗辩之目的仅在于争取暂停侵权诉讼，等待联邦专利法院的一审判决。除非是强有力的专利无效抗辩 (例如，明显不具新颖性)，否则不予暂停的机率很高。

(二) 选择德国火箭法院 (rocket docket)
在上述12个德国地方法院中，处理专利侵权诉讼经验最丰富的是杜塞多夫 (Dusseldorf) 地方法院，然而也由于案件量大，法官业务繁重，取得一审判决的速度不一定快。若要打速度战，原告倾向选择号称德国火箭法院的慕尼黑或曼海姆（Mannheim）地方法院，藉此对被告施加更大的压力。此次夏普也是选择这两个法院对戴姆勒提告。

(三) 密集提诉
根据公开消息，夏普于2019年的4~6月间在德国对戴姆勒密集提起五件侵权诉讼，均涉及Avanci专利池[1]的通讯技术标准必要专利 (Standard Essential Patent, SEP)。其中两件是向曼海姆地院提出，另外三件是向慕尼黑地院提出。在短时间内对被告密集启动多件侵权诉讼，且选择不同法院，可以分散侵权诉讼被暂停的风险，亦可消耗对手的战力。这五件中，的确有部分案件被暂停，也有部分案件继续，其中一件就是本次慕尼黑地院所作的一审判决 (案号：7O 8818/19，专利号：EP2667676)，由此可以看出夏普积极强势的诉讼策略。

通讯技术SEP专利争议

本案值得关注的另外一点，就是EP2667676为通讯技术的SEP专利，戴姆勒与其他诉讼参加人 (戴姆勒的零件供货商) 共同指控夏普参与的Avanci专利池拒绝让供货商取得授权，限制仅能由戴姆勒取得授权，且在授权协商进行中对戴姆勒提起诉讼并请求法院核发禁制令(injunction)，有违FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory，公正、合理且无歧视)宣言之情事，要求法院暂停审理此案，交由欧盟最高法院（European Court of Justice, ECJ）作出解释，确认夏普是否涉及滥用SEP专利权人的优势地位以及反垄断强制授权。

戴姆勒的要求看似合情合理，但是法官却不接受。法官认为欧盟最高法院在以往的判决中并未禁止SEP专利权人提告或请求法院核发禁制令，且符合在下述情况下，SEP专利权人的行为不会被视为滥用优势地位：

(1) 专利权人于提告前事先通知被控侵权人使用该专利。

(2) 授权协商过程中，被控侵权人未明确且及时表示其有意愿接受符合FRAND条件的授权、未善尽注意职责 (due care)、未表现出良好信用 (good faith)，或有拖延情事。

法官指出，当2019年5月夏普找上戴姆勒时，戴姆勒在回信中提到夏普应该找供货商谈授权，认为夏普的行为违反FRAND宣言，夏普在回复中表示会提供给戴姆勒授权价码供其参考，并要求戴姆勒提供特定相关信息供夏普评估，戴姆勒于六周后回复没有义务提供该些特定相关信息，再次强调夏普应该找供货商谈授权，于该回复中戴姆勒仍然未表明有意愿接受符合FRAND条件的授权。法官并进一步将授权谈判时程拉回到2016年，当时Avanci标准专利池的授权代表找戴姆勒谈，戴姆勒同样也未表明授权意愿，由于透过Avanci协商授权迟迟未果，夏普才于2019年亲自找上戴姆勒。因此法官认为戴姆勒知情且持续使用夏普专利多年，却始终未明确、及时表达授权意愿并有拖延情事。即便戴姆勒于2019年被告侵权之后，终于针对授权方案提出议价 (counter offer) ，算是表明授权意愿，但仍不能称为及时，并且戴姆勒要求夏普以提出诉讼暂停作为条件进行授权协商。若法院认同戴姆勒的行为，等于是鼓励被控侵权人拖到被告后再响应授权谈判，并以此手段箝制诉讼进行。

车载通讯产品授权对象争议

针对夏普找上戴姆勒，而非其供货商谈授权，慕尼黑地院亦认为夏普并未滥用SEP专利权人的优势地位以及反垄断强制授权的情事，其见解如下：

(1) 欧盟反垄断法并未限制专利权人的授权对象，专利权人本来就有权与终端产品制造商洽谈其内部零件的技术授权。

(2) 事实上，夏普也正与几家戴姆勒的供货商协商授权或者已达成授权协议，并没有拒绝授权供货商的情况。

(3) 即便以往德国汽车业惯例是由零件供货商洽谈授权，但戴姆勒的销售市场并不限于德国，必须遵循其他市场的授权方式，若车载通讯装置技术的授权惯例一般是找车厂谈，那么戴姆勒应该学习尊重并接受。

针对戴姆勒要求慕尼黑地院暂停审理并交由欧盟最高法院解释夏普是否违反FRAND宣言，法官认为目前尚无交付解释的必要性，综合考虑前述事实以及交付解释所导致的延迟对专利权人权益造成的损害，慕尼黑地院判戴姆勒侵权，夏普可以在交付550万欧元的保证金后，请求法院对戴姆勒发出禁制令，命令戴姆勒禁售及回收使用夏普通讯专利技术的产品。

戴姆勒吞下二连败

继今年8月与诺基亚的侵权诉讼败诉之后，戴姆勒于SEP标准专利诉讼中又再度败给夏普。两案差异在于，诺基亚案中，曼海姆地院判诺基亚须交付70亿欧元保证金才能对戴姆勒发出禁制令，而在夏普案，慕尼黑地院判保证金为550万欧元，这也使得戴姆勒面临禁售的风险大增。另外，即便戴姆勒仍可上诉，但上诉并无法遏阻禁制令的行使。

结语

于10月7日，夏普发新闻稿表示已与戴姆勒签署协议，授权包含LTE在内的无线通信SEP专利，夏普与戴姆勒的专利大战或许将就此落幕。夏普v.s. 戴姆勒的侵权诉讼案看似单纯为两家公司间的争讼，但这其实只显露出冰山一角，水面下是SEP通讯专利池的专利权人v.s. 车厂及零件供货商的专利争议，而在冰山底层，所有IOT (Internet of Things) 终端应用产品制造商或许也将逐一踏进这场专利战争中，后续发展值得我们关注。

备注：

参考数据:

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