美国最高法院于2014年Alice案确立采用「Alice / Mayo兩步骤测试法」作为专利适格的审查标准,首先审查的就是系争专利请求项是否指向抽象概念等不予专利的例外。由于「软件相关发明」主要以实施该软件发明的步骤写成方法专利,据以申请专利;然该等方法即常被争执是否指向「抽象概念」,因此CAFC以案例发展出针对软件专利系争请求项是否「着重于增进实质特定的计算机功能」或「仅是以计算机为工具來执行相当于『抽象概念』阶层的步骤或系统」予以检视的方法论。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次阐释法院如何审查系争软件专利请求项是否指向抽象概念,并着重说明专利说明书的内容如何辅助审查机关或法院认定系争专利请求项具体技巧解决现有技术问题,属具体计算机功能上的进步,可取得专利适格。
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美国专利法第101条[1]规定,任何人发明或发现新颖而有用之「方法、机器、制品或物之组合」,皆得依据本法所定规定及要件就其取得专利权利。但是,为了避免基本的科学原理、概念或商业施行方法受到专利权独占而阻碍创新,美国最高法院以判例排除「自然法则(law of nature)、自然现象(nature phenomena)、抽象概念(abstract idea)」为不予专利的司法例外事项。
2014年,美国最高法院于Alice案[2]确立采用「Alice / Mayo兩步骤测试法」作为专利适格的审查标准,其流程依序为:1. 决定系争请求项是否指向自然法则、自然现象、抽象概念等不予专利的例外;2. 若前述问题答案为肯定,则继续判断请求项是否包含其他元素将请求项之本质转变成具专利适格之应用。
由于「软件相关发明」主要以方法加以叙述并据以申请专利,常被认为涉及「抽象概念」。Alice案后的实证数据亦显示因被认为指向抽象概念的比例大幅提高,论者多认为前述兩步骤测试法大幅提高商业方法及软件相关发明申请专利时的适格性门坎。从法院实务观之,由于美国最高法院并未正面定义抽象概念,聯邦巡回上诉法院(CAFC)仅能持续透过案例,依最高法院判例意旨作兩步骤测试法的细部阐释,并在相当數量的案例累积后,逐步建构、细致化较为明确、可依循的准则[3]。
2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案背景
TecSec公司为美国第5,369,702号专利(下称系争’702号专利)的专利权人。’702号专利是关于一种使用多重级别安全性(multi-level security)架构在数据网络中传输各种档案的「分布式加密对象方法」(Distributed Cryptographic Object Method)专利。其主要概念是根据不同的数据级别来控制程序,例如属于一般机密级别的程序,不能读取属于最高机密级别的数据。藉此概念加密、传输文件、电子表格或影片等多媒体档案。本案主要争议请求项是’702号专利的请求项1:
1. 一种用于在数据网络中提供多媒体多层级别安全性的方法,包括以下步骤(A method for providing multi-level multimedia security in a data network, comprising the steps of):
A)存取一个面向对象的密钥管理器(accessing an object-oriented key manager);
B)选择一个欲加密的对象(selecting an object to encrypt);
C)为该对象选择一个卷标(selecting a label for the object);
D)选择一项加密算法(selecting an encryption algorithm);
E)根据加密算法对该对象进行加密(encrypting the object according to the encryption algorithm);
F)标记该加密对象(labelling the encrypted object);
G)读取该对象卷标(reading the object label);
H)根据该对象卷标决定访问授权(determining access authorization based on the object label);以及
I)如果授予访问权限,即予解密该对象(decrypting the object if access authorization is granted.)。
TecSec公司于2010年起诉Adobe、IBM等多家公司,指控其侵害’702号等系争专利。美国维州东区联邦地院在2017年判决认定系争专利有效[4],被告不服地院判决上诉CAFC。CAFC于2020年10月23日维持地院见解,判决系争专利请求项均具专利适格而为有效[5]。
法院如何检验系争软件专利请求项是否指向「抽象概念」
如前述,根据Alice / Mayo兩步骤测试法兩步骤测试法,CAFC首先必须判断系争请求项是否指向「抽象概念」,该判断方法为检视请求项是否「着重于增进实质特定的计算机功能」(focus on specific asserted improvements in computer capabilities)或「仅是以计算机为工具來执行相当于『抽象概念』阶层的步骤或系统」(a process or system that qualifies an abstract idea for which computers are invoked merely as a tool)。具体来说,审查时应审视请求项(1)是否着重于解决计算机网络或计算机领域中特别出现的问题;和(2)是否适当地指出计算机功能(computer capabilities)或网络功能(network functionality)的增进,而非只是主张理想中的结果或功能。
CAFC在判决中举了多个被认为指向或非指向「抽象概念」的判决见解来具体说明:
例如,2018年Ancora案的系争请求项即是成功通过专利适格门坎之适例。系争请求项是关于一种「限制计算机执行非认证软件」的软件执行方法。CAFC认定该请求项具体指出如何以包含授权纪錄的结构储存在计算机中特定的内存,并且使用该内存的验证程序,解决计算机授权软件容易被侵入的技术问题。系争请求项使用和现有技术不同的具体技巧解决现有技术问题,属具体计算机功能上的进步[6]。
又如,2018年Finjan案,系争请求项是关于一种「行为基础的病毒扫描」的软件。CAFC认定该请求项指向了一个「更严密的病毒扫描系统」,对于计算机功能产生具体的进步,因此并非指向抽象概念。系争专利范围中的扫描技术可达到「更靈活,更细致的病毒过濾」并可侦测潜在危险代码,因此,请求项涉及「计算机功能的非抽象改进」,而具有实现更高阶之计算机安全性技术的功效[7]。
又如,2018年Data Engine案,系争请求项是关于一种「使用笔记本页签方式來标示并组织电子表格」的软件。CAFC认定该请求项涉及在三维电子电子表格(3D electronic spreadsheets)进行导览的方法并非指向抽象概念;反之,该方法对于现有电子电子表格的技术问题提供具体的解决方案,并提供了对使用者友善,類似传统笔记本页签接口页签的三维电子电子表格。因此与先前被认为指向用户图形接口或收集、操作或组织信息有显著差異,该请求项因此具有具体结构并执行特定的功能[8]。
上述案例的系争请求项均指向使科技进步的软件发明,可让我们得知何谓「增进实质特定的计算机效能」,而非「仅是以计算机为工具來执行『抽象概念』」,以取得专利适格。
专利说明书的详细说明有助于避免系争请求项被认为指向「抽象概念」
CAFC在本案判决中强调,依2016年Enfish案[9]见解,法院在判断是否指向「抽象概念」等司法例外时,不应仅考虑请求项的记载,也应辅以专利说明书(specification)的内容加以判断,整体考虑「请求项整体特征」是否指向司法例外之目标[10]。
在本案中,说明书针对系争方法请求项的步骤中专有名词的解释,即让原本可能被判定指向「抽象概念」的一连串步骤,具体化为「解决特定计算机数据网络现有技术问题的改进」。例如,定义何谓「面向对象的密钥管理器」(object-oriented key manager),具体说明其为一种软件组件,藉由执行生成、分发、更改、替换、储存、检查和销毁加密密钥中的一项或多项功能以管理对象的加密程序[11]。
此外,说明书明确指出请求项步骤所呈现的「标记和加密的结合」(combination of labeling with the required encryption)即是计算机功能上的实质进步,因为在此技术被发明之前若要在多个安全性级别使用密钥加密是非常笨拙且僵化的,但藉由系争专利请求项的方法后即可同时解决大量使用者在传送和接收过程中的加密和安全性级别辨认的功能[12]。
据此,CAFC藉由说明书的具体说明,确认系争软件专利请求项旨在解决特定计算机数据网络现有技术问题,而非「仅是以计算机为工具來执行『抽象概念』」,因此取得专利适格无误。
备注:
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35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable
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Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 573 U.S. 208 (2014).
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盧钧玮,論Alice案后之抽象概念与专利适格性,国立交通大学科技法律研究所在职专班硕士論文,页15,2020年;叶云卿,新一代 Alice/Mayo二阶段软件专利适格性判断基准之形成与运用,智慧财产评论,第15卷第 2期,页66,2019年5月。
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TecSec, Inc. v. Adobe Sys., Civil Action No. 1:10-cv-115, 2017 U.S. Dist. LEXIS 79596 (E.D. Va. May 23, 2017).
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本案除专利适格之可专利性议题外,双方亦争执间接侵权等重要议题,本文碍于篇幅仅介绍前者,有兴趣的读者可细读CAFC判决原文。See TecSec, Inc. v. Adobe Inc., Nos. 2019-2192, 2019-2258, __ F.3d __, 2020 U.S. App. LEXIS 33408 (Fed. Cir. Oct. 23, 2020)
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Ancora Techs., Inc. v. HTC Am., Inc., 908 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2018) ;详细论述亦可参盧钧玮,前揭注3,页72-76。
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Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc., 879 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2018) ;详细论述亦可参盧钧玮,前揭注3,页66-67。
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Data Engine Techs. LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018) ;详细论述亦可参盧钧玮,前揭注3,页68-72。
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Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (2016).
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详细论述可参叶云卿,前揭注3,页59-62。
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("a software component that manages the encryption of an object by performing one or more of the functions of generating, distributing, changing, replacing, storing, checking on, and destroying cryptographic keys".) Supra note 5, at 35.
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Id., at 36-37.
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【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
李秉燊 |
现任: |
北美智权报 专栏作家 |
学历: |
美国杜克大学法学院硕士班
台湾地区交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院访问学者
台湾地区交通大学科技法律研究所硕士生(径升博士班)
台湾地区阳明大学医事技术暨检验学系硕士 |
专业资格: |
2018年度台湾地区专利师考试及格
2014年度台湾地区医事检验师考试及格 |
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