北美智权股份有限公司

这几年，很多企业将产品外观，以设计专利作为独占市场的手段，将其产品外观或部分设计特征申请专利，以严密的布局取得市场竞争的优势（图1）。然而，不够周密的布局就会有破口（图2），在激烈的市场竞争下，若能对于热销产品或市场寿命较长的产品进行回避设计，可使企业在市场上不会失去竞争优势。

设计专利制度是保护实施或应用于制品的设计，而不是保护设计概念。CCPA[1]在In re Laverne案件[2]说明：在一个商业领域中，有人创造出一个新款设计，并不能阻止同ㄧ商业领域的其他业者发展相同设计风格的设计。对一般观察者而言，两个设计之间的差异是明显的（图3），可产生不同的视觉印象，后申请的设计仍可获得保护。

专利回避设计是一种合法竞争商业行为，竞争对手要发展有相同设计风格的产品，而需避免侵害某一特定设计专利权范围。对于设计专利而言，两个设计间明显的差异点（特征）可产生不同的整体视觉印象，就是设计专利中回避设计的基本观念。

在Whitman Saddle案例[3]中，美国最高法院清楚说明：不能只依赖侵害鉴定分析报告就决定设计之间是否构成近似，如果设计之间些微的差异就能让一般观察者产生不同的视觉印象，不会有误认之虞，就不构成侵权。

法院确定设计专利是否侵权的两个步骤（two-step process）：首先，解读设计专利的权利范围[4]。第二步骤是事实发现者去「比较系争专利与被告设计」，以确定是否实质近似。比对判断时，使用「一般观察者」检测，是以一般观察者的观点施予通常注意，如果两个设计之间的近似之处欺骗观察者，诱导他购买一个误认是另一个有专利保护的设计，那么两个设计实质相同[5]。

专利权范围（claim）是专利制度的核心，设计专利的灵魂是其图式中所揭露之实质内容。CAFC建议：审判法院的工作是提供陪审团适当的引导，应将专利权范围相关的事项告知陪审团，例如：（1）实线及虚线在设计专利图式中所象征的意义；（2）申请历史档案对设计专利权解读的影响；（3）区分设计专利图式所揭露的功能性特征及装饰性特征[6]。

在设计专利中，其权利范围是如图之物品之装饰性设计，任何以实线揭示于图面中的设计组件（what is shown）都是申请专利范围的重要元素，每一设计组件对该设计的可专利性及所产生视觉效果的贡献程度是一样的，没有一个设计组件是不重要或不必要的。

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案例[7]中，原告Elmer公司拥有USD 290,620专利（620专利）是一个三角形体的车顶招牌，下方有一个略大三角形各角以圆弧角修饰之底板，招牌纵向棱边有细长三角形突肋，顶面中央有一小圆形凸出物。被告ICC公司指出，620专利与先前技艺（图4左侧）只有两个差异处，（1）招牌纵向棱边有细长三角形长突肋，（2）顶面中央有一圆形小凸物（图4中间），这是620专利的新颖特征，而被告产品（图4右侧）没有这两项特征。

地方法院判定被告产品没有侵害620专利。原告不服，上诉主张：620专利三角形招牌纵向棱边的细长三角形突肋及顶面中央的圆形小凸物都是功能性设计，并非装饰性特征，并举出第5,084,994号发明专利之说明书加以证明。CAFC不接受且说明：如果设计专利图式中揭露的特征属于功能性，申请人应将那些特征自图式中删除或省略；如未删除或省略，在设计专利权利解读中，专利权人不得主张该等特征是功能性。

2011年，Curver Luxembourg（Curver）提出「家具之部分」的设计专利申请。USPTO发出核驳通知说明：设计专利的名称必须指定特定物品（particular article），「家具之部分」的名称是不明确、含糊的。2012年8月，申请人将设计名称修正为「应用于椅子的花纹」，核准公告为USD 677,946专利（图5左侧，946专利）。

2017年，Curver控告Home Expressions公司所贩卖置物篮（图5右侧）侵害946专利[8]。地方法院认为，依据申请历史禁反言原则（prosecution history estoppel），专利权人在修正设计名称时已放弃「椅子」以外的所有制品，在专利侵权分析时，又要将原先放弃的部分重新取回（recapture）是不被允许的。

Curver不服，提起上诉。CAFC说明：权利主张用语可以限制设计专利的范围，因为该用语提供唯一在图中没有出现的制品实例。申请历史档案表明，Curver修改了设计名称、权利主张和图式说明，以「应用于椅子的花纹」满足设计专利中「制品」的要件。因此，946专利的范围应受这些修正的限制。[9]

在Richardson案件[10]，原告Richardson的USD 507,167（图6左侧，167专利）是多功能羊角榔头（stepclaw）。Richardson控告Stanley工具厂的Fubar工具（图6右侧）侵害167专利。地方法院分析167专利的功能性特征与装饰性特征，说明：167专利包含装饰性特征与功能性特征，只有非功能性的装饰性设计特征才能获得设计专利的保护，羊角榔头的把手（A）、锤头（B）、钳口（C）及铁撬（D）都是基于功能性用途的考虑，在一般观察者检测中判断Fubar工具与167专利是否构成实质近似，应排除这些功能性特征，Fubar工具并未侵害167专利。原告不服上诉。

CAFC肯定地方法院对于167专利权范围的解读，并说明：当设计专利包含功能性与非功能性特征，法院在解释设计专利权范围时，要确定该专利所揭示的非功能性特征。

在专利侵权实务上，Gorham的一般观察者检测，观察比对的对象是产品的整体外观设计，而不是设计中的某些设计特征，长期以来，掌握着设计可专利性（有效性）的关键也是整体外观设计，而不是产品设计的各个独特组件或特征。在Payless Shoesource案件[11]，CAFC认为，正确使用Gorham检测必须将被告设计或产品与有专利之设计进行比较。

在KeyStone案例[12]中，KeyStone公司拥有USD 298,463的挡土墙砖（retaining wall block）设计专利，揭露两个实施例（图7左侧，463专利）。KeyStone公司控告Westrock公司的挡土墙砖（图7右侧）侵害了463专利。初审法院认为，一般观察者很容易地分辨出463专利与被告Westrock公司的挡土墙砖，并未构成实质相同。原告不服上诉。

CAFC说明：设计专利是以图式所揭露的内容来定义专利权范围，463专利应包含图式所揭露的整个挡土墙砖，而不是只有挡土墙砖前端的锥凸面。436专利包含挡土墙砖的整体外观设计，而不是仅有砖块应用墙上所显露在外面的部分，一般观察者将整体设计予以观察比对，会发现被告产品的整体外观与436专利是可以区别的，两者并不构成近似。

在Contessa案例[13]中，Contessa公司的USD 404,612专利是虾盘摆饰设计（图8，612专利），Contessa公司控告Conagra等公司的虾盘产品侵害612专利，地方法院作出侵权成立的判决，被告不服提出上诉。CAFC驳回地方法院的判决并发回更审，说明：依612专利的图式，除了盘面上虾子的排列方式，还有Fig.4及Fig.5所揭露的盘子底部形状，法院应将5张视图所构成的整体设计及所揭露的所有装饰性特征与被告产品比对。

在Sun Hill案例[14]中，原告Sun Hill公司拥有USD 310,023专利（023专利）是万圣节袋子的设计（图9左侧）。023专利的商业实施例是命名为「GUANT STUFF-A-PUMPKIN」的产品，以及023专利所揭露的一个底部样式。023专利的先前技艺有Noteworthy公司的黄色塑料万圣节袋子（图9右侧）。

CAFC说明：地方法院将被告产品与原告的商业实施例比较，是法律上的错误。原告的商业实施例有许多特征是023专利所没有主张的，法院必须以023专利的权利范围作为侵权比对的依据。

在Arc’Teryx案件[15]中，Arc’Teryx公司有一个夹克拉链的USD 513,715专利（图10左侧，715专利）。Arc’Teryx公司控告Westcomb公司的Mirage夹克拉链（图10右侧）侵害715专利。地方法院依据CAFC在Egyptian案件的决定，比对715专利与被告拉链留给一般观察者的视觉印象。

法院说明：以户外服装的购买者做为一般观察者，他们的观察比一般消费者更敏锐。将715专利与被告夹克拉链及先前技艺一起比对，先前技艺包含：lowe Alpine的夹克（图11左侧）与德国40 18 356发明专利（图11右侧，DE 356专利）。715专利比较近似于lowe Alpine夹克的拉链，而被告产品拉链比较近似于DE 356专利，两者所产生的视觉印象不

2006年，Pacific Coast Marine公司（Pacific Coast）提出海洋用挡风玻璃的设计专利申请，提交12张图有7个实施例。USPTO审查人员将这些实施例分为五组群体[16]（图12），要求分割。申请人修正时选择有4个通风孔的第1实施例，2007年11月，核准公告USD 555,070专利（070专利），另将第3个实施例分割申请（USD 569,782）。

2011年，Pacific Coast控告Malibu公司的两侧锥形柱上有3个通风孔的挡风玻璃产品（图13中间）侵害了070专利。法院认为，Pacific Coast在申请过程中已放弃被删除的设计，被告设计是落在原始图式与修正后图式之间的范围，且原告克服禁止反悔原则的推定。Pacific Coast不服上诉。

CAFC认为，在发明专利中确立申请历史禁反言原则，防止专利权人在均等论中重新夺回已放弃的权利范围。CAFC确认，禁反言原则可适用于设计专利。CAFC也说明，0-4孔的数值范围概念并不适用于设计专利，设计专利主张的不是范围（range），而是单独请求的个别设计。而且申请人仅放弃了两孔设计，而不是被告的三孔设计，禁反言原则并未禁止原告的侵权主张[17]。

不过，从图13的比对图看来，如果原告Pacific Coast主张「一般观察者会认为，被告的三个矩形通风孔设计是模仿且近似于070专利的四个圆孔设计，而不是模仿已放弃的两个矩形通风孔设计」，陪审团应该很难发现这个侵权主张。

设计专利之侵权比对系以「整体观察、综合判断」的方式进行，不能仅因系争产品与系争专利具有共通的基本构成或具有共同的各个设计特征，即认定二者之外观近似。综合判断时，重点在于二者的差异特征是否足以影响系争产品的整体视觉印象。

原告许绍贤获准TWD 153251号「起子头」设计专利（251专利），发现被告程岱公司的起子头产品（系争产品）的技术特征、结构配置与251专利之技术内容相同，提起侵权诉讼。一审法院判决系争产品并未侵害251专利。原告不服，提起上诉[18]。

上诉法院分析出二者的共同特征与差异特征，共同特征（图14）为a：整体形状概呈两节柱状。b：工作端设有6个螺纹区段，各螺纹区段之间设有斜向内凹之凹槽。c：工作端之端部形成六芒星形之断面，且工作端之底部到头部为由宽至窄之设计。主要差异特征（图15）有d：251专利工作端之螺纹区段由工作端顶部向下延伸至凹槽中段部分；系争产品之螺纹区段向下延伸超越凹槽底端，并于工作端下半部形成一环状区段。e：251专利之工作端长，受力端则相对较短；系争产品之工作端短，受力端较长[19]。

上诉法院认为：普通消费者选购起子头产品时，将观察到受力端与工作端之起子头的整体形状，故整体外观自会影响消费者整体之视觉印象，再者，251专利之图式已明确揭露起子头整体，并未排除受力端部分之权利范围主张，故251专利之专利权范围及于工作端与受力端所构成之起子头整体，比对系争产品与251专利，不应排除受力端之部分。

美国的Lanard Toys, Ltd. v. Dolgencorp LLC案件中，原告Lanard的USD 671,167（简称167专利）是关于粉笔握持器（Chalk Holder）的设计专利，Lanard认为被告的粉笔握持器产品侵害其167专利，向地方法院提出侵权诉讼。被告是以原告产品为参考样品，设计并销售一款粉笔握持器玩具（被告产品），两个设计都有一般铅笔的外观。地方法院先依据167专利的图式分析功能性及装饰性特征，再比较167专利与先前技艺间的差异，厘清保护范围，并进行167专利与被告产品的比较及侵权判断。最后，地院判决不侵权。Lanard不服提起上诉，主张地方法院在侵权分析中犯了3个错误。首先，法院在专利权范围解读中删除功能性组件及习知特征。其次，在侵权分析中进行逐一元素比较，而不是比较167专利及Ja-Ru产品的整体设计。第三，法院使用已废弃的「新颖特征」检测来评估侵权。

CAFC说明：地方法院依据167专利的5张图式进行解读，考虑了设计的功能性特征以及整个书写用具的功能目的，其中有（1）圆锥形件、（2）六角形细长体、（3）圆形环套、（4）橡皮擦等功能性组件，基于书写用具功能目的考虑之特征：（a）该设计的整体厚度和（b）在锥形端圆形开口（图16绿色），法院也分析了这些组件的装饰性特征。在考虑167专利的功能性特征及审查人员提供的先前技艺参考文献后，法院认为：167专利的整体外观与先前技艺设计的差异，仅在其各种元素彼此之间的精确比例，环套尺寸和装饰环槽，以及圆锥尖端的形状与特定尺寸（图16）。关于权利范围的解释，法院区分167专利的装饰性特征和功能性特征，这是很有帮助的。审判法院对于设计专利保护范围的解读并无错误。

CAFC首先确定设计专利侵权的二步检测法：（1）解释请求项以决定其意义及范围；（2）比较被告设计与解释后专利范围[21]。在比较时，应以一般观察者（粉笔握持器购买者）的观点，给予通常的注意力，观察两设计是否实质相同。侵权检测是将「被告设计与167专利进行比较，而不是与商业实施方式进行比较」，Lanard的商业实施例中有167专利未曾请求的特征[22]颜色），纯功能性特征或先前技艺的习知特征（图16），因此，它们不能作为设计专利侵权分析比较的有效依据。

CAFC说明：我们不同意Lanard关于「新颖特征」的主张。实际上，一般观察者被认为是有先前技艺认知的背景，观察167专利与被告产品之间的差异。依据先前技艺观察167专利与被告产品之间的差异时，会使一般观察者注意167专利与先前技艺之间的差异处。当167专利与先前技艺设计接近时，被告产品与167专利之间的细微差异，对于一般观察者而言会很重要。

CAFC随后说明，设计专利侵权的「一般观察者」检测，是要求事实发现者「比较整体设计的相似性，而不是各个装饰性特征的相似性」。根据「一般观察者」检测，法院必须考虑每一元素上的装饰性特征，并分析它们如何影响一般观察者对整体设计的理解。法院重新考虑装饰性差异对整体设计的影响，并得出结论「167专利和被告产品之间的差异很明显」，因此，没有一般观察者会相信被告产品与167专利的设计实质相同。

图17：原告167专利及商业实施例、著作权影像与被告产品的比对

CAFC说明，地院将167专利与被告产品并列观察，两者有一个较广的设计概念。然而，地院认为，两个设计近似之处是源自于功能性特征或习知设计。一般观察者会将注意力放在167专利与习知设计相异之新颖特征，而那些不同特征使得167专利与被告产品之间的差异更明显（图17）。最后，CAFC确认了地方法院的不侵权判断。

｢台湾地区｣专利法第127条第1项规定，同一人有二个以上近似之设计，得申请设计专利及其衍生设计专利。第128条第1项规定，相同或近似之设计有二以上之专利申请案时，仅得就其最先申请者，准予设计专利。第2项后段规定，其申请人为同一人时，应通知申请人限期择一申请；届期未择一申请者，均不予设计专利。第4项规定，只有衍生设计不受先申请原则之限制。

2012年10月，福特环球公司提出第101306201号及第101306202号（图18）的车头灯设计专利申请，都主张德国402012100340.2的优先权。审查人员认为：两件设计的差异仅在灯体内部下段左侧小梯形区域之配置与修饰，整体造形予人之视觉印象相近似，应择一为独立之母案，另一案应申请为衍生设计。2013年9月，申请人将第101306202号申请案改请为第101306201号的衍生设计（图18右侧）。

2018年7月，福特环球公司提出第107303745号的车尾灯设计专利申请案，审查人员认为，申请案图式中揭露三个不同之设计内容，要求分割。申请人将其中两个设计分割出2个单独申请的设计专利。然而，这3个设计的基本设计及外观轮廓是近似的，差异点是灯区的分割配置及表面上的凹凸配置不一样（图19）。这3个设计之间的不近似设计主张，会限缩这些设计在侵权分析的近似范围。

原设计与衍生设计在核准公告时已认定为近似之设计，专利权近似范围解读的重点在于原设计与衍生设计之间的共同特征。相反的，申请人将近似设计各自单独的不近似认定，设计之间的共同特征就变得不重要，重要的是其间的差异点是否会产生不同的整体视觉印象。换言之，申请人将近似设计分割或单独申请设计专利，并非衍生设计，设计之间不近似设计主张会限缩这些设计的近似范围（如图20）。应注意的是，依据专利权人在申请时的不近似主张，如果其间的差异能产生不同的整体视觉印象，就不是近似设计，不会构成侵权。

由前述的案例分析可得知，厂商要对有设计专利保护的产品进行回避设计，要先解读设计专利权范围，同时区分功能性及非功能性特征，检视申请过程历史档案找出相关的先前技艺，寻找权利范围的缺口，再检索专利数据库找出相关申请案或分割案，分析出同类产品设计的共同设计特征或习知特征，藉以缩小专利的保护范围，进一步列出产品中可作改变或可置换的组件或特征，分析回避设计之可能性及发展原则，设计人员根据该回避原则设计出可产生不同整体视觉印象的设计，再评估回避设计能否实质不近似，如此应可避免专利侵权的法律风险。

美国海关与专利上诉法院（Court of Customs and Patent Appeals）是联邦巡回上诉法院（CAFC）的前身。
参照In re Laverne, 356 F.2d 1003, 53 CCPA 1158 (1966)。
参见Whiteman Saddle, 148 U.S. at 675-682（1893）。
参见Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1286 (Fed.Cir.2002).。
参见Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871)。
参照OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed.Cir.1997)。
参照Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420,（Fed. Cir. 1995）。
参见CURVER LUXEMBOURG, SARL v. HOME EXPRESSIONS INC., No. 2:2017cv04079 - Document 17 (D.N.J. 2018。
参见Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc., No. 2018-2214 (Fed. Cir. Sept. 12, 2019)。
参见Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。
参照Payless Shoesource, Inc. v. Reebok In!'l, Ltd., 998 F.2d 985,990 (Fed. Cir. 1993)。
参见KeyStone Retaining Wall System Inc. v. Westrock Inc., No.92-1265,（Fed. Cir. 1993）。
参照Contessa Foods Products Inc. v. Conagra Inc., 62 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 2002)。
参见Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc., 48 F.3d 1193; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925（CAFC 1995）。
参见Arc'Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。
USPTO审查人员将7个实施例区分为5组不同的群组，第1组：第1实施例，第2组：第2及第7实施例，第3组：第3实施例，第4组：第4实施例，第5组：第5及第6实施例。
参见Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC (Fed. Cir. 2014)。
参见我国智财法院105年度民专诉字第67号民事判决。
参见我国智财法院106年度民专上字第19号民事判决。
图14及图15的比对图来源自我国智财法院106年度民专上字第19号民事判决的附图。
参见Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 1577 (Fed. Cir. 1995)。
参见Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985, 990 (Fed. Cir. 1993); see also High Point Design LLC v. Buyer's Direct, Inc., 621 F. App'x 632, 642 (Fed. Cir. 2015)。