2020年8月,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.案[1]维持联邦地院判决,认定系争美国第8,889,083号专利(系争专利)有效,且依「均等论」判决被控侵权人10X公司的产品侵犯该专利权,须赔偿近2千4百万美元。本案涉及微流体生物芯片(microfluidic biochips)系统,系一种应用于精准医疗领域的基因检测或生化分析平台,判决针对专利均等侵权理论的适用与限制着墨甚多,为探讨精准医疗检测专利侵权诉讼如何适用均等论的良好案例。
Microfluidic chip;图片来源:Wikimedia Commons
专利均等侵权理论
「均等论」(Doctrine of Equivalents)是判断专利侵权的重要步骤之一,当被控侵权对象在实施系争专利发明时,刻意选择请求项(申请专利范围)其中一个或多个组件,加以置换或修改,藉此区别与系争专利请求项的技术内容,导致不符合全要件原则下的文义侵害时,专利权人可援引均等论,主张被控对象与专利为实质相同而构成均等侵权[3]。
然而,由于均等侵权的认定实质上扩大文义侵害的范围,为确保等侵权的正当性,法院在判断被控侵权对象是否构成均等侵权前,应先审查系争专利是否具有均等论之限制事项(limitation);若任一限制事项成立,即不适用均等论,应判断被控侵权对象不构成均等侵权[4]。
系争专利的技术领域、特征与被控侵权产品
微流体生物芯片系统(microfluidic systems),就像是把实验室所做的事情缩小到一个芯片上。而该系统的芯片,犹如系统构造中的心脏或神经中枢。具体来说,我们可以在微流体生物芯片上刻划出好几条比头发还细的微流体通道(microfluidic channels),以同时进行不同「单细胞或核酸片段层级微流体样本」的反应。所以,在精准医疗领域,微流体可以在大量基因中,快速找出受试者是否带有疾病基因,进而提供治疗方针。
例如,在次世代定序实验架构中,将转录、定序的分辨率提升到单一细胞或核酸片段的层次,实现真正的单细胞和核酸定序,活细胞只需要简单处理后直接上机,每颗细胞和核酸片段分别引导至不同的微流体信道,保留样本中每颗细胞和核酸片段一无二的基因信息,透过定序呈现基因转录体(transcriptome)在不同阶段与时间的变化。不论是研究或医疗检验用芯片,在系统中均为消耗性使用,而成为精准医疗领域中一个不可或缺的潜力市场。
● 系争专利请求项及其申请历史
Bio-Rad公司为系争专利的专属被授权人,该专利是关于一种能将待测单细胞或完整长片段核酸分成成千上万颗微流体液滴(droplet/plug)在微通道上定序的微流体生物芯片。该芯片上的微信道藉由表面张力将流体挤压(pinch off)为成串的微流体液滴,继而分析每颗液滴中单细胞或核酸片段的反应,从而捕获以前无法获得的高度定量的数字结果。本案主要攻防为系争专利的请求项1:
1. 一种微流体系统,包括(A microfluidic system comprising):
一种非氟化微通道(a non-fluorinated microchannel);
在前述微通道中,一种载流包含一种氟化油和一种包含亲水性头部基团的氟化表面活性剂(a carrier fluid comprising a fluorinated oil and a fluorinated surfactant comprising a hydrophilic head group in the microchannel);
在前述微通道中,具有至少一个包含水性平板流和被前述载流实质包裹微流体液滴,其中氟化表面活性剂所呈现的浓度,使得在平板流/微通道管壁界面处的表面张力高于在平板流/载流界面处的表面张力(at least one plug comprising an aqueous plug-fluid in the microchannel and substantially encased by the carrier-fluid, wherein the fluorinated surfactant is present at a concentration such that surface tension at the plug-fluid/microchannel wall interface is higher than surface tension at the plug-fluid/carrier fluid interface.)。
由于,已有前案揭露以铁氟龙(Teflon,一种氟化聚合物)或其他氟化油作为微通道的涂层,并且使用具有氟化界面活性剂成分的载流。该技术特征导致载流会沾黏在微通道上,甚至于其上即发生反应。
因此,在系争专利申请过程中,本案申请人对原来的请求项做出限缩修正(如前述请求项1.粗体画底线处),将请求项中关于微通道的叙述增加「非氟化」之限制,并声明载流中的界面活性剂虽与载流的化学性质相似,但和微信道管壁的化学性质不同。简单来说,修正请求项包含了不会相互反应的「非氟化的微通道」和「氟化的界面活性剂」,以避免微流体液滴沾黏在微通道管壁并发生反应。
● 被控侵权产品的技术特征
10X公司所制造、销售的微流体生物芯片系统(包含在台湾亦有销售的单细胞VDJ定序)等六项产品中所附的微流体生物芯片,被控侵害系争专利。经联邦地院解释请求项并逐一比对技术特征(element by element),双方同意被控侵权芯片「除其上之微通道涂层中含有0.02% Kynar(一种含氟树酯)之对应技术特征有争议外,其他必要技术特征均相同」。
CAFC维持地院均等侵权的判决
2018年11月,联邦地院陪审团认定被控侵权芯片虽然未落入文义范围,惟依「无实质差异测试法」(insubstantial difference test)判定被控侵权芯片落入均等范围的判决。
「无实质差异测试法」,指系争专利之请求项与被控侵权对象的对应技术特征之间的差异无非实质改变者,或者对应技术特征之置换为该发明所属技术领域中具有通常知识者于侵权行为发生时所已知,且置换后所产生之功能为实质相同,则该对应技术特征为无实质差异或具有可置换性,因此对应技术特征落入均等范围[5]。
本案中,陪审团首先认为被控侵权芯片微信道涂层上0.02% Kynar的含量不足以和引起任何微流体液滴产生反应;第二,本案申请人在申请专利时想方设法将系争专利「非氟化微信道」的技术特征和前案中会和载流起化学反应的微通道相区隔。因此,从客观来看,申请人很明显地是为区别其不具有氟化特性的「非氟化微通道」和一般「氟化微通道」的不同。因为被控侵权芯片微信道涂层的氟含量极少或可忽略不计,所以该添加Kynar的芯片微信道涂层与芯片功能与系争请求项的「非氟化微信道」技术特征并无实质差异。最终,联邦地院认同陪审团在「均等侵权」结论和损害赔偿的认定,判决10X公司须赔偿近2千4百万美元。
10X公司不服地院判决,上诉CAFC并声称由于申请历史禁反言和请求项破坏原则等均等论之限制事项,Bio-Rad公司针对「非氟化微信道」的技术特征不得主张均等论。CAFC予以审查。
系争专利无均等论之限制事项
● 申请历史禁反言(Prosecution History Estoppel)
专利权人于专利申请过程或维护专利过程中所为之修正、更正或申复,若导致限缩申请专利范围,即不得再藉由均等论重新为主张该已抛弃(surrender)之均等范围,以避免增加申请专利范围的不确定性[5]。
但应注意者,美国最高法院在2002年Festo案认为,申请历史禁反言对于均等论之限制,只是一种弹性阻却,而非完全阻却[6]。虽然法院仍须先认定修正部分(均等部分)为专利权人所抛弃,若专利权人能证明修正当时,(1)在修正特定技术特征当下,无法预见该技术特征于诉讼时所欲主张的均等范围[7]、(2)就特定技术特征修正之理由,与诉讼中就该技术特征拟主张的均等范围「关连性甚低」(tangential relation)[8],或(3)有其他理由支持,无法合理期待专利权人于修正当时即能描述所欲主张的均等范围者[9]。该修正部分无禁反言之适用,专利权人仍可主张其均等范围[10]。
本案法院认为,从客观来看,本案申请人在申请专利时的修正「非氟化微通道」等限制要件是有目的性为了区隔该特别技术特征和一般芯片上「氟化微通道」在「特性」上的不同,而非拘泥于文义上微通道「是否含有任何氟」。因此,法院认为原告Bio-Rad公司成功反证其于诉讼中所主张之均等范围(即非氟化微通道的特性)与申请人修正专利时所放弃的权利范围(仅请求不含氟的微通道),两者关联性甚低,故作为专利权人的Bio-Rad公司仍得主张均等侵权[11]。
● 请求项破坏原则(Claim Vitiation Doctrine)
为避免专利权人藉均等论不当延伸专利权的保护范围,当适用均等论后会「破坏」(vitiate)申请专利范围中至少某一个技术特征者,即不适用均等论[12]。CAFC在2015年Cadence Pharms案进一步厘清,「请求项破坏」并非均等论之阻却事由或判断门坎,而是基于呈现之证据及提出均等之主张作出「没有均等之法律结论」,不能因此忽略建立专利请求项之要件与被控侵权对象之结构或步骤是否存有「实质差异」(substantially different)所必须进行之事实分析[13]。
本案中,10X公司抗辩若专利权人得主张「非氟化微通道」的均等侵权范围至概念相反的「氟化微通道」,将会破坏该「非氟化微信道」的技术特征。法院不同意此见解,并指出可以从双方所呈现之事实理解由于本案中「非氟化微通道」和「具有微量氟化物的微通道」都不会和载流产生化学反应,两者具有均等的技术特征。也因此,本案并无请求项破坏原则的适用[14]。
小结
本案判决中,法院针对双方「被控侵权产品是否落入均等范围」和「申请历史禁反言等均等论之限制事项」的攻防进行详尽分析与说明,当精准医疗产业蓄势待发,却也面临现阶段多数台湾审判实务实质采绝对禁反言的挑战,专利权人在主张弹性禁反言时如何说理,值得细读。
备注:
- Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc., 967 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2020);本案争点亦包含美国第8,304,193号和8,329,407号专利的申请专利范围解释和损害赔偿计算等议题,有兴趣的读者可接续深究。
- 专利侵权判断要点,经济部智慧财产局,2016年2月,页52。
- 近期专利均等侵权理论文献可参,张哲伦,申请历史档案禁反言之现代类型及其政策功能─绝对禁反言与弹性禁反言之辩证,月旦法学杂志,第304期,2020年9月,第36-57页;沈宗伦,专利权均等侵害与禁反言法则之例外,月旦法学教室,第210期,2020年4月,第31-34页。
- 同前注2,页41。
- 即所谓「绝对禁反言」,论者认为台湾现阶段多数实务实质所采;前揭注2,页52;张哲伦,前揭注3,页50-54。
- 即所谓「弹性禁反言」;Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).
- Id. (“the equivalent was unforeseeable at the time of the application.")
- Id. at 740-41. (“the rationale underlying the amendment bears no more than a tangential relation to the equivalent in question.")
- Id. (“there was some other reason suggesting that the patentee could not reasonably be expected to have described the equivalent.")
- 張哲倫,前揭註3,頁44。
- Supra note 1, at 1366.
- 前揭注2,页85;举例来说,CAFC在2008年Carnegie Mellon University案中认定,若将大肠杆菌涵盖至申请专利范围中「Taq细菌」的均等范围将导致特定请求项限制变得毫无意义,因此成为该系争专利无均等论之限制事项。See Carnegie Mellon University v. Hoffmann-La Roche Inc, 541 F.3d 1115, 1129 (Fed. Cir. 2008)
- Cadence Pharms., Inc. v. Exela PharmSci Inc., 780 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2015))
- Supra note 1, at 1368.
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
李秉燊 |
现任: |
北美智权报 专栏作家 |
学历: |
美国杜克大学法学院硕士班
台湾地区交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院访问学者
台湾地区交通大学科技法律研究所硕士生(径升博士班)
台湾地区阳明大学医事技术暨检验学系硕士 |
专业资格: |
2018年度台湾地区专利师考试及格
2014年度台湾地区医事检验师考试及格 |
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