北美智权股份有限公司

图1：充气式的独角兽泳圈及充气饮料船[1]

图2：巨型充气浮垫及饮料船的图片[2]

Covves公司是一家制造和销售充气泳池玩具，发明了巨大的游泳池独角兽充气浮标并在全球推广，其中一款游泳池充气玩具是2016年及2017年最受欢迎。2015年8月，Covves公司将巨型独角兽充气玩具申请美国设计专利，公告号为D787,617（D617专利，如图3左侧），另在2016年11月，以部分延续案（C-I-P）申请一个充气玩具的设计专利，公告号为D783,370（D370专利，如图3右侧），目标是充气独角兽饮料船的装饰性设计。

2018年10月，Covves公司向加州中区联邦地方法院指控Dillards公司等的泳池浮垫产品侵害了D617专利[3]，其中包括：(1)巨型独角兽浮垫，(2)独角兽骄傲浮垫，(3)巨型闪闪发光的独角兽浮垫和(4)闪烁Lil浮垫，统称为「仿冒浮垫」（如图10）。原告还主张，被告销售的一部分售独角兽饮料船（仿冒饮料船）侵害了D370专利。被告提出简易判决请求，认为被告产品未侵害原告的D617专利及D370专利，而且专利因显而易见而无效。原告提出简易判决，认为专利权有效，且被告产品侵权。

法院首先根据显而易见性考虑D370及D617专利是否无效。在Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.案件中，法院「为了确定通常技艺之人士是否会结合先前技艺的知识来创建与请求保护的设计相同的整体视觉外观，必须采用两步过程」[4]。

第一步骤是确定主要引证文献，其设计特征与请求保护的设计是「基本相同（basically the same）」[5]，审判法院需要，（1）辨别整个有专利之设计所创造的正确视觉印象；以及（2）确定是否有一个单一的引证文献可以创立「相同的视觉印象」[6]。如果需要进行重大修改才能使参考看起来像请求保护之设计，那么这个先前技艺就不能作为主要引证[7]。整体上，所谓的「主要引证」看起来像是所主张的D889设计，但是CAFC裁定它不是「基本相同」，因为其构成组件存在「实质差异」，例如：不同的屏幕特征，框架穿孔和附属元素[8]。

一旦确定了符合的主要引证文献，先前技艺中的其他参考文献「可用于对其进行修改以创造具有与请求保护之设计相同的整体视觉外观的设计」[9]。其次，如果这些次要参考与主要引证是密切相关，以致于该技艺领域中具有通常水平之设计者见到一份引证文件可联想到修饰另一引证文件之设计[10]。显而易见是法律问题，为了支持对简易判决的显而易见性的认定，法院必须得出结论，相关领域熟习该技艺之人士会显而易见地结合请求设计与先前技艺，从最有利于专利权人的角度来看待事实[11]。

被告主张，「水面上的丽塔（Rita on Water）」的照片（如图4右侧），坐在水池上的丽塔•海沃思（Rita Hayworth）坐在看似充气的马上面，为显而易见性分析提供了主要引证。原告认为该图像不是正确的主要引证，因为它不会产生与D617专利「基本相同」的视觉印象[12]。为了确定「水面上的丽塔」图像是否是适当的主要参考，法院必须首先辨别整体D617专利产生的视觉印象。

D617专利设计创造了一个简化独角兽的视觉印象，独角兽具有圆润的鼻子和头部、突出的鬃毛、圆锥形的尖角、突出的圆锥形的耳朵和弯曲的S形尾巴。尾巴在此S形的顶部和中间连接到游泳圆形管圈。鼻子、头部和脖子形成的角度为L形。「水面上的丽塔」图像与D617专利设计产生独角兽的视觉印象不同，图像中的充气坐垫（Rita Float）创造了马的视觉印象。两个设计之间还有其他区别：Rita Float的鬃毛延伸到马脖子以下、它的耳朵是逼真的形状，而不是圆锥形的；鼻子，头部和脖子形成的角度是U形，而不是L形。

法院裁定，「水上丽塔」图像无法产生与D617专利设计「基本上相同」的视觉印象。整体而言，D617专利创造了简化的独角兽的视觉印象，而Rita Float则创造了逼真的马形印象。因此，水上的丽塔图像不是正确的主要引证。

由于被告未能找到适当的主要引证，法院不会考虑次要参考数据。被告未能举证证明D617专利在显而易见性的无效。因此，法院拒绝了被告关于D617专利无效的简易判决动议，法院对原告对D617的有效性部分进行简易判决。

在2016年1月2日，即D370专利申请前11个月，P&P进口公司公布Lookbook，其中包括独角兽饮料船（P&P Float，如图6右侧）。被告主张P&P Float是D370专利的适当主要引证，但是原告不同意。D370专利创造了独角兽形状的饮料船的视觉效果，鼻子和头部呈圆形、鬃毛突出、圆锥形角，圆锥形耳朵突出、尾巴呈S形。P&P Float与D370专利之设计不同。例如：P&P Float没有突出的鬃毛或突出的耳朵，它还具有一个更方形的头部。但是D370专利设计所创造的整体视觉印象与P&P Float「基本上相同」。两者都有S形的尾巴、鼻子、头部和颈部在圆圈形浮管上形成的角度均为L形。整体而言，两者都产生极简的独角兽形状饮料船的视觉印象。仅需少量修改即可使P&P Float看起来像D370专利。因此，法院认为被告提供的主要引证符合规定。

被告已提出符合规定的主要引证文献，所以先前技艺中的其他参考数据「可用于对其进行修改，以创造具有D370专利相同的整体视觉外观之设计」[13]。被告提出四个次要参考文献（如图7），被告的专家认为「对于具有通常水平之设计人员而言，从Rita Float图形中添加独立突出的尖形耳朵，或从Mean Unicom中添加尾部，或是从在Cute Unicorn中添加眼睛和圆形脸部，以及从Meyer Horse（US D163,061）的设计中添加椭圆形浮圈到P&P Float上，都会导致产出D370的设计。」

法院认为：显而易见性的发现不能基于从先前技艺中选择特征，再将其组装成与主张设计外观相似的产品[14]。而且，被告「没有提出任何证据，只是在先前技艺中可找到每一个要素，为什么将这些参考文献与P&P Float结合起来，对于该技艺领域的具有通常水平之设计人员而言是显而易见的」。

因此，法院从对原告最有利的事实出发，不能说具有通常水平之设计人员会发现桥接D370专利与P&P Float之间的诧异是显而易见的。在Borden案件[15]中，确定一项显而易见的发现，其中基本设计主要引证与原告请求保护的设计非常近似，次要参考提供了桥接主要引证与请求保护设计之间的微小差异。不同的是，这两项缺少的设计元素不是从不相关的参考文献中引用的，而是在其他类似产品中找到的。

总而言之，法院认为，被告未能举证证明D370专利无效。因此，法院拒绝了被告关于D370专利无效的简易判决请求，以及承认原告关于D370专利有效判决的请求。

一旦设计专利被证明有效，原告必须以大量证据证明被告产品设计侵害了该设计专利[16]。侵权是事实问题，与专利无效不同[17]。法院分两个步骤评估设计专利侵权[18]，首先「确定设计专利的权利范围，然后确定含义和范围」。然后再「将解释的专利权范围与被告的设计作比较」。

当设计同时包含功能性和非功能性元素的情况，必须解释权利范围，以便识别专利中的外观设计的非功能性部分。权利范围解读应有助于「区分请求保护的设计的装饰性特征和纯功能性特征」。如果单一元素同时具有功能性和装饰性特征，则权利范围的解读将限制保护范围仅为该元素的装饰性特征。

D617专利的图式中前方的独角兽颈部、头部、耳朵和尖锥状独角，以及后侧S形尾部是以实线揭露，中央圆形浮垫部分都以虚线揭露，D617专利权范围解读为「泳池浮垫的装饰性设计，如图1至图6（如图8）实线揭露之部分」。

D370专利的权利范围解读更加复杂，与不请求游泳管圈本身的D617专利不同，D370专利请求圆形管圈的设计，引出了一个问题，即圆形管圈是专利设计的装饰性元素还是功能性元素。

被告请求法院将D370专利请求解释为仅限于如图1至6的可充气饮料杯架的装饰性设计」（如图9），但不包括内环形状。法院同意，这是正确的专利权范围解读。在此，对于饮料杯架的使用或目的是至关重要的是，其能够适合饮料容器并且饮料容器通常是圆形的。因此，法院将D370专利权范围解释为充气饮料杯架的装饰性设计，D370专利如图的图1至图6，但不包括内环形状。

在确定被告产品是否侵害有专利之设计，法院适用「一般观察者」标准。在检测中，被告产品侵害设计专利，当一个熟悉先前技艺设计的一般观察者会认为该被告产品与专利设计是相同[19]。设计不必完全相同才能发现侵权，实质上近似就足够了[20]。

不是每一案件都需要都考虑先前技艺。在某些案件中，请求保护之设计和被告的设计是「足以区别」或「明显区别」，专利权人就无须再举证证明一般观察者会认为这两个设计是「实质上相同」。在其他情况下，当所主张设计和被告的设计并非「明显不同」时，一般观察者是否会认为两个设计是实质相同的问题，解决这事实问题的方式是将所主张设计和被告的设计与先前技艺一起比较。

法院审理被告产品是否侵害D617专利。确定对一般观察者而言，侵权产品是否与专利设计「明显不同」，适当的比较需要将被告产品与设计利的附图进行并排观察（如图10）。

被告主张，仿制浮垫的彩色、异想天开的标记使它们与简约的D617专利之设计能清楚区分。但是法院不会将这些标记视为侵权分析的一部分，因为这些特征未在原告的设计专利中主张[21]。整体而言，尽管D617专利与「仿制浮垫」之间存在差异，但没有合理的陪审员可以发现它们显然不同。专利设计和「仿制浮垫」都给人极简主义独角兽的整体视觉印象。因此，应考虑先前技艺。

法院藉由将D617专利与先前技艺进行比较，以确定是否会欺骗一般观察者相信「仿制浮垫」与有专利之设计是相同的。被告列举了许多先前技艺，包括：先前技艺的独角兽和先前技艺的浮球（如图11）。但是，被告没有引用任何独角兽浮垫的先前技艺，PTO也没有找到任何这样的先前技艺。图11显示被告的三个先前技艺。

「仿制浮垫」与D617专利及先前技艺相比较，实质上更接近D617专利设计，「仿制浮垫」似乎已侵害D617专利。但是，「实质近似」是事实问题，法院不能以法律问题得出结论，合理的陪审员可能发现，被告产品已清楚地实施了D617专利的整体视觉效果，从而引起了市场混乱。但是，合理的陪审员也可能发现相反的情况。

被告承认，仿制饮料船比D617专利更接近D370专利。然而，被告认为，被告产品与请求保护的设计明显不同。被告确定的几种差异，包含D370专利未请求保护的要素，这些差异不是侵权分析中应该考虑的[22]。整体而言，法院不同意仿制饮料船和D370专利完全不同（如图12）。因此，法院必须考虑先前技艺。

被告提供P&P Float作为比对之先前技艺，将其与D370专利设计与仿制饮料船一起比较（如图13），显示出被告产品与D370专利之间存在显著相似之处。而且，仿制饮料船似乎复制D370专利的一些装饰性特征，这些特征明显与先前技艺完全不同。但是，专利设计与被告设计之间的某些区别是明显的，例如：D370专利的外圈是长方形的，而仿制饮料船的外圈是圆形的。还有，D370专利对独角兽的眼睛进行标记，并用可见瞳孔将其圆整。不过，「实质近似」是事实问题，法院不能跟法律问题一样自信地确认「仿制饮料船实施了D370专利的整体视觉效果且足以引起市场混乱」。

从以上分析可得知，在Covves v. Dillard's, Inc.案件中，法官仅就显而易见性之专利无效性以及专利权范围解读的法律问题做出决定，至于被告的仿制浮垫和仿制饮料船与原告的D617专利及D370专利是否实质近似，是合理的陪审员可以发现的事实问题，不能以法律问题得出结论，而且双方当事人对于是否侵害设计专利的事实认定有重大争议。因此，法院拒绝就是否侵权问题作出重大的简易判决。

左侧图片来源自https://www.amazon.in/Kiddy-Inflatable-Unicorn-Pool-Float/dp/B07C7YCQHZ, 右侧图片来源自https://intexcorp.com/products/floats-toys/novelties-games/unicorn-drink-holders/。
图片来源自https://www.amazon.com/-zh_TW/dp/B06XX1BP15/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kololo+inflatable+unicorn&qid=1608469717&sr=8-16
参见Covves v. Dillard'S, Inc., 2019 U.S. Dist. LEXIS 229227。
参见Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012)。
参见Livjo, Inc. v. Deckers Outdoor Corp. [*5] , No. CV 10-4557-JST PLAX, 2011 U.S. Dist. LEXIS 158490, 2011 WL 12516430, at *2 (C.D. Cal. Sept. 27, 2011)。
参见Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996)。
参见Jore Corp. v. Kouvato, Inc., 117 Fed. App'x 761, 763 (Fed. Cir. 2005)。
参见Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., 678 F.3d 1314, 1330-31 (Fed. Cir. 2012)。
参见Durling, 101 F.3d at 103。
参见In re Glavas, 230 F.2d 447, 43 C.C.P.A. 797, 1956 Dec. Comm'r Pat. 177 (C.C.P.A. 1956)。
参见Ohio Willow Wood Co. v. Alps S., LLC, 735 F.3d 1333, 1343 (Fed. Cu. 2013)。
参见Durling, 101 F.3d at 103。
参见Durling, 101 F.3d at 103。
参见In re Borden, 90 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1996)。
参见Borden, 90 F.3d at 1575。
参见Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1187 (Fed. Cir. 1988)。
参见L.A. Gear, Inc., 988 F.2d at 1124. L.A. Gear, Inc., 988 F.2d at 1124.。
参见Arminak & Assocs. v. Saint-Goboin Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), abrogated on other grounds by Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。
参见Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010) (citing Egyptian Goddess, 543 F.3d at 681).
参见Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678。
参见Unique Functional Prod, Inc. v. Mastercroft Boat Co., 82 F. App'x 683, 689 (Fed. Cir. 2003) (citing Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985, 990 (Fed. Cir. 1993)); Lee v. Dayton-Hudson Corp., 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988).。
参见Unique Functional Prod., 82 F. App'x at 689; Lee, 838 F.2d at 1189。