在美国，若我的发明被他人偷偷拿去申请专利，我该如何提起救济？在2012年美国发明法案（简称AIA）之前，采取的是权利冲突程序，修法后，采取的是专利衍生程序，以认定到底谁是真的发明人，以及谁可以取得该专利。美国专利审理暨救济委员会直到2018年3月，才正式决定启动第一件衍生程序之审理，并在2019年3月做出最终书面决定。台湾地区过去对于美国的专利权利冲突程序，以及美国发明法案后的专利衍生程序的运作并不熟悉，本文将以这则Andersen v. GED案，来说明美国的专利衍生审理程序。

图片来源:Pixabay

美国发明法案后之专利衍生程序

在美国发明法案实施之前，美国是采取先发明主义。当时，倘若有两个发明人同时申请相同或实质相同的发明，将启动专利权利冲突程序（Interference proceedings），以便厘清两个申请案的发明，到底谁的发明日期比较早。

但是，2012年美国发明法案将先发明主义改为先申请主义后，则换成了现在的衍生程序（derivation proceeding）。既然改采先申请主义，若两发明申请案的内容相同或实质相同，原则上就以谁先提出申请为准。除非，后申请人可以主张，先申请人乃是从后申请人处得知该发明，在未经授权下自行提出申请，后申请人就可以用衍生程序，主张先申请人没有资格取得该发明专利。

专利衍生程序一样由专利审理暨救济委员会（PTAB）负责处理。多数向PTAB提出申请的案件，都是提起多方复审程序，提起衍生程序的案件极少。

所谓的衍生程序，大致上就是认为，他人所申请之专利，乃是从我这边取得，由我的发明所「衍生」，因而争执到底谁才是真正的专利权人的程序。衍生程序处理的，就是发明目标的来源问题，亦即，到底是谁发明了这个专利。

根据美国专利法第135条：「专利申请人，可以向专利商标局对某一发明，请求启动衍生程序。该请求必须提出事实证明，一自然人被列为为发明人或共同发明人的在先申请案中，其发明乃是在未经授权下，衍生自请求人自己申请案所列名发明人或共同发明人处，却在在先申请案中请求该发明。[1]」

因此从条文上来看，在美国要主张自己的发明被人抢去申请，自己也必须提出专利申请案，只是在提出专利申请后，可请求启动衍生程序，查明到底谁有权取得相同发明的专利。要提起衍生程序请求，必须在在先发明专利公告后的一年内提出[2]。

要证明存在这种衍生关系（derivation），请求人必须证明：( 1)对所挑战的请求项，自己较早构思出来（prior conception of the challenged claim）；以及(2)曾经将该构思，传达（communicate）给先申请案的发明人。该构思（conception）必须包含该请求向的所有限制，而且在程序中，发明人关于构思与传达的证词，都必需有相关证据左证[3]。倘若能证明成功，在某些情况下，审理暨救济委员会可以更正发明专利案的发明人姓名[4]，或者撤销已经提出申请案的请求项[5]。

第一件启动衍生程序之Andersen v. GED案

美国发明法案实施后，从2013年3月就可以提起衍生程序，但是至2018年4月为止，只有14个申请人提出过衍生程序的请求，而直到2018年3月，专利审理暨救济委员会才核准启动第一件衍生程序。这个案件名为Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.，案号为DER2017-00007，乃是关于一个窗框防漏气设计的发明属于谁的争议。

本案中的Anderson公司，在2016年12月6日提出了衍生程序之请求，主张GED公司所获得之美国专利号9,428,953号专利（简称'953号专利）的请求项1-22，乃是衍生自Anderson在2016年3月2日所提出的No. 15/058,862专利申请案中的请求项60-81（简称'862号专利申请案）。'862号专利申请案以及'953号专利，涉及的都是中空玻璃组件的间隔架（spacer frames for insulated glass units）[6]。

图一、GED公司的美国专利号9,428,953号专利图

数据源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 4.

图二、 Anderson在2106年3月2日所提出的No. 15/058,862专利申请案的图

数据源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 6.

启动衍生程序之标准

2018年3月21日，专利审理暨救济委员会，认为Andersen满足了启动衍生案审理的初步标准，而同意启动该审理。第一，该申请符合了在先专利案公布之日起一年内提出的门坎；第二，在申请启动阶段，只要请求人提出了实质的证据（substantial evidence），让合理之人可能会接受确实存在衍生关系，就已经足够。而证明存在衍生关系，必须证明有「较早构思」（prior conception）以及传达（communication）这两个要件[7]。

在请求启动的文件中，Andersen提交了Oquendo先生的宣誓书， Oquendo先生是'862 专利申请案的发明人[8]。因而委员会认为，从Oquendo先生的宣誓书以及其他的左证数据，已经属于实质证据，满足了「较早构思」[9]。

就「构思」部分，Oquendo作证，他在Anderson子公司Silver Line工作时，想出了系争得间隔框架设计，并在2009年3月制作了产品原形，并卖给GED公司。其在2009年6月，画了该框架的计算机辅助绘图（简称CAD图）[10]。

图三、Oquendo提出的产品原形

数据源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 12.

就传达部分，Oquendo先生提出证据说明，他在多个场合有传达该构思给他的朋友Bill Briese，也就是GED专利案的发明人。最早就是在2009年3月的玻璃大展，他在该展览会中，解释了他的构思与原形给其他参展人听，包括了GED的员工Bill Briese。后来他也透过电话与e-mail往来，向Bill Briese解释了其发明，故也满足了传达这两个要件[11]。

至于「没有获得授权」这个要件，审理暨救济委员会认为，从Oquendo的宣誓书以及相关的左证数据「保密协议书」，可实质的证明，GED申请该专利并没有得到Andersen的授权[12]。

最后一个启动衍生程序的要件，就是两者的请求项要「相同或实质上相同」（the same or substantially the same）。委员会认为，初步来看符合这个要件。因为'862申请案的请求项60-81，与'953专利的请求项1-22，两者几乎是一样的发明[13]。因而委员会初步认为有实质的证据，证明'953专利乃是衍生自'862申请案，决定启动衍生程序审理。

2019年3月最终书面意见

虽然衍生程序之审理，不像多方复审程序般，有明文的一年审理期限。但是，专利审理暨救济委员会在刚好一年到期之日之前，亦即2019年3月20日，做出了最终书面意见[14]。

但结果却跟最初的启动决定意见不同。因为启动决定采取的证据标准为「实质证据」，但最终书面决定采取的标准，则是「证据优势」（preponderance of the evidence）[15]，最后委员会认为，无法证明GED之专利请求项，衍生自Anderson的申请案请求项。

主要的关键在于，由于GED专利请求项中，很强调窗框结合组件中的一个止档构件（stops）。虽然，委员会认为，Oquendo先生的构思中，确实也涵盖了这个stops组件，Oquendo先生的发明时间较早[16]。但是就第二个要件「传达」，由于没办法证明Oquendo先生确实传达了stop这个构思给GED的发明人[17]。因而委员会最终认为，从GED的申请专利时间来看，整个窗框的发明，尤其有stop这个构件，应该是Briese先生自己构思出来的[18]。

对台湾地区之思考

在台湾地区专利法中，发明过程有争议，导致专利权人不对，可以提出举发。但台湾地区智慧财产局和台湾地区智财法院的实务见解，却认为举发程序只采书面审理，无法认定发明过程，故不允许提出举发，而只能至法院诉讼。透过法院的证据调查程序来认定发明过程，以及专利权的归属。

2020年12月底，台湾地区智慧财产局经过多年研议后，提出了专利法修正草案，决定对举发制度进行最大的变革[19]，参考美国、德国、日本、韩国等作法，将举发过去的书面审理，改设计一个类似美国的「专利审理暨救济委员会」，成立「复审及争议审议会」，处理复审与争议。这个审议会将模仿美国、日本等，以后改采类似准司法化的开庭审理，允许双方提出证据、证人，进行法院式的交叉诘问与攻防等。

但笔者觉得奇怪的地方在于，根据台湾地区修正草案第71条，决定将过去专利权归属的争议直接删除，通通交给法院，也不打算由修法后的「复审及争议审议会」处理。实际上，不论是美国、日本、韩国，类似的审议会仍会处理发明过程与专利权归属的争议。

过去因为台湾地区的举发制度只采书面审理，无法传唤双方发明人以调查发明过程；既然现在修法参考了美国、日本、韩国，打算设计可以传唤证人、类似法院的「复审及争议审议会」，却仍然打算将发明过程与专利权归属都交给法院处理，这就有点不符合整套设计的理念了。

台湾地区过去对于美国的专利权利冲突程序，以及美国发明法案后的专利衍生程序的运作并不熟悉。由本文所介绍的第一个专利衍生程序的实际案例，或许可供各界参考。

备注：

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【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法