在美国联邦民事诉讼程序中，根据《联邦民事诉讼法》（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）第33条，为搜集双方所主张之请求权或抗辩之相关信息，当事人可以书面询问对造。此外，该对造不得仅因为「书面询问」所要求提供之意见或陈述系涉及事实、或对法律适用于事实等事项，而对该「书面询问」请求提出异议。不过，法院得指示在所指定的事实调查事务完成前、或在陪审团听审前会议（pretrial conference）或其他时间之前，相关询问的回复得延后。

如果当事人不履行回复的义务，法院得施以惩戒，例如命令违规一方或其诉讼代理人支付因该违规行为所导致之合理费用，包括律师费用；但就合理费用之惩戒，若该违规行为有实质上正当性、或有因费用支付而导致不公平的其他状况时，可不惩戒。本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的Rates Technology, Inc. v. Mediatrix Telecom, Inc.案判决[1]，其涉及当事人律师未遵守法官要求以回复对造书面询问，进而遭到补偿对方律师费用之惩戒。

本案背景

本案原告专利权人Rates Technology, Inc.（RTI）控告被告Mediatrix Telecom, Inc.和Media5 Corporation（Mediatrix）侵害其二项专利：美国专利第5,425,085号与第5,519,769号。系争专利涉及用以减少远距电话通联费用之系统。被告Mediatrix制造及贩卖将电话系统转换成网络电话（voice-over-Internet-protocol，VoIP）系统之设备。

在事实调查程序中，承审地方法院准许Mediatrix可以书面询问请求RTI回答三项额外的问题，其中「问题三」为：对每个系争专利，分别就RTI所认为受侵害之每个系争请求项，陈述侵权主张之基础，包括（但不限于）以逐一要件比对为基础，而对被控落入各个要件的每个Mediatrix产品，确认每个系争侵权物之组件、结构、特征、功能、方法或流程。

RTI或其诉讼代理人律师Hicks未按照本案事务法官（magistrate judge）所指定的时间回复，因而事务法官认为RTI和其律师系恶意不理其命令，故建议本案地方法院对RTI和Hicks等二者惩戒。该建议之后被采纳，且罚了约8万7千美金，由RTI和Hicks平均承担。

RTI未回复的情况概述如下：2005年11月4日时，该事务法官命令RTI在12月19日前回复Mediatrix的「问题三」，但RTI未提供有意义的答复。因此，该事务法官于2006年1月10日时再度命令RTI回复「问题三」。

不过，RTI有向Mediatrix提出文件制作请求，而所要求之文件包括所有技术文件、和用以解释VoIP或非VoIP方式联机电话之能力之所有文件，且RTI另请求Mediatrix提供关于被控侵权物之其他技术观点。在同年3月16日，事务法官要求Mediatrix向RTI提供可协助RTI回答「问题三」之信息。又于3月17日时，事务法官指示RTI在收到Mediatrix的文件起十日内，得以书面方式向Mediatrix表示异议。

Mediatrix于2006年4月17日时制作相关文件给RTI。事务法官认为Mediatrix准备相当广泛的文件，其包含数千页的技术图示及其他文件。对此，RTI并未在指定期间内提出异议。然而，RTI仍未能就相关书面询问提出有意义的回复。因此，在同年7月24日，该事务法官第三次指示RTI应回答Mediatrix所提的「问题三」。

自2006年4月17日起约五个月后，RTI才首次对Mediatrix所制作的文件提出异议。于呈报给法院的书状中，RTI指控Mediatrix所制作的文件主要是产品手册，而非示意图。同时，RTI亦请求法院准许额外的书面问题。该些问题涉及Mediatrix产品功能之具体信息，例如：「通话联机选择的决定是否是在电话拨号发生之后」；「若是，则该通话是如何联机，及是如何做出该通话联机选择的决定」。RTI主张该些提问是回复Mediatrix的书面询问所须要的信息。

不过，Mediatrix对RTI的额外书面询问提出异议。Mediatrix主张RTI未合理化该些新提问之必要性，且RTI根据其于2006年4月17日所提供的文件即可回答相关书面询问。

在2007年9月5日，事务法官第四次指示RTI回复Mediatrix的书面询问。事务法官认为RTI根据现有的信息即可提出逐一要件的请求项解释分析，并且警告RTI与其律师Hicks，这是他们最后一次遵守法院命令的机会，而若执意不理而不回复「问题三」，其将建议承审法官驳回本起诉。

在2007年9月27日，RTI的律师以电子邮件向Mediatrix的律师递交补充的回复，但事务法官仍认为该回复并不合格。事务法官指出RTI的电子邮件基本上表示RTI并未指控系争专利中哪一个特定的请求项受到侵害，却主张是整个专利受到侵害。同时，Mediatrix向法院声请驳回本案并且请求律师费用的补偿。

2008年3月31日，事务法官向法院提出报告与建议，指出本案应驳回。主要理由是RTI持续地违反法院命令而未遵守事实调查程序之要求，且RTI与其律师的怠慢并不合理亦非善意。该事务法官亦同时驳回RTI所声请之第26项至第30项之书面询问。之后，该事务法官再提出补充报告与建议，以说明律师费用补偿议题。

在2010年1月5日，本案承审法官裁定接受该事务法官的建议。针对惩戒律师部分，该承审法官认为对Hicks课以处罚是合理的，因为Hicks和RTI对违反事实调查命令的责任系属相当。

CAFC的见解

Hicks不服地方法院的裁定，上诉至CAFC，但CAFC维持地院的见解。首先，CAFC指出FRCP的事实调查规定意在促使与争议有关的证据皆能揭露。因此，当诉讼一方阻扰此立法意旨的实践而违背事实调查之命令，并藉此阻挡与争议本质相关的事实被揭露时，施以严厉的惩戒是适当的。

其次，CAFC认为Hicks未能解释系争惩戒有何错误，毕竟RTI和Hicks的确握有相关信息以回复Mediatrix的书面询问，但二者却一再地恶意不提供适当的回复。CAFC指出Mediatrix于2006年4月17日所制作并交付给RTI的文件，已包含千页的技术图示与其他文件，而RTI于期限内也未有任何异议，且当RTI提出异议的时候，已经是该文件制作的约五个月后，早已过了异议期间。特别就该事务法官认定Mediatrix所提供的文件其有实质的内容，而可让RTI进行逐一要件比对的请求项解释分析以回复「问题三」，CAFC批评Hicks连试着去质疑该认定之主张都提不出。

Hicks也主张其不应被惩戒之原因为其未亲自违背事实调查命令，或是指示RTI去违反相关命令。对此，CAFC将该主张分为两个层次而论断。首先，Hicks抗辩其不应为违规行为负责的原因是其无法编造其所没有的信息。但CAFC指出其已审酌该抗辩，且陈述不同意该抗辩的理由。

第二，Hicks主张他本身是商事法诉讼律师而必须依赖RTI专利法务的分析，故RTI的专利法务Epstein才是违规行为的始作俑者。不过，CAFC指出Epstein在本案的角色并不清楚，且未列名为本案的诉讼代理人，Hicks才是本案首席诉讼律师。CAFC认为Hicks做为代理RTI的首席律师，其有责任去遵守法院的命令，但他却未能履行，且本案事务法官认定该违规行为属恶意。因此，CAFC认为Hicks不能将自己的错误归咎于Epstein。

最后，Hicks还指控地院于惩戒前不当地回绝其口头答辩的请求。CAFC认为Hicks在很多次的诉讼程序准备庭中有机会向法院陈述其主张，CAFC也指出按照判例法，惩戒前应保障程序正义，而让受惩戒者先接受惩戒的预告并给予陈述的机会；但完整的证据听审会议是非必要的，而只要受惩戒者有机会以书面或口头抗辩即足够。因此，CAFC不采此程序抗辩。

实务意涵

由于台湾厂商多是美国专利诉讼中的被告，故本案特别有诉讼策略上的意涵。面对原告专利权人，台商可利用书面询问的工具要求原告提早揭露其侵权理论。不过，台商也须配合制作相关技术文件以让原告回复书面询问的问题。而一旦台商履行揭露义务，压力就落在原告上，必须要尽速准备侵权分析所需要的信息，否则原告或其律师即有受惩戒之风险。此惩戒对台商的有利之处在于可补贴相关律师费用之投入。

律师费用的计算原则

值得注意的是，本案承审法院[2]于律师费用计算上乃，依循「推定合理费用」测试法（“presumptively reasonable fee” test）。所谓「推定合理费用」系指：（1）合理的执行业务小时数及（2）合理的每小时费用等二数值的相乘。其中，「合理的每小时费用」之判断涉及很多因素，包括律师费用的合理性。关键问题是当事人愿意付的合理费用是多少，而应注意的是当事人通常期待以最少费用但却可达成诉讼策略之最适化。

另考虑「推定合理费用」之因素还包括：（1）案件涉及的复杂度和困难度；（2）当事人其他顾问所可提供之专业和能量；（3）有效率进行诉讼所需要的资源；（4）本案所费的时间；（5）律师是否会于初期提供义务服务（pro bono）；（6）其他律师欲藉本诉讼而取得之回馈（例如声望）。

备注：

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系