Ericsson和三星电子（Samsung Electronics），因为双方在4G、5G的标准必要专利的全球范围授权，在2020年底无法达成协议，故双方均希望透过法院判决，促成符合FRAND授权承诺之授权内涵。三星电子2020年12月中在中国武汉法院起诉，而Ericsson另外在美国德州东区法院起诉。但三星电子竟请求武汉法院同意下达保全程序，禁止Ericsson在全球其他国家的法院另行诉讼。美国德州东区法院2021年1月11日下达初步禁制令，要求三星电子不可执行武汉法院的禁诉令。由于行动通讯标准必要专利往往会洽谈全球范围授权，究竟是由中国法院还是美国法院来判决认定这个全球范围授权的FRAND授权内涵，竟成了一场中、美法院之间的争夺战。

图片来源：Pixabay

Ericsson和三星电子就4G、5G标准必要专利协商失败

Ericsson和三星电子两家行动通讯与手机制造大厂，在2G、3G、4G、5G行动通讯技术都拥有许多标准必要专利。在过去多年，三星电子和Ericsson两家公司间会签署全球性专利授权契约，最近一次是在2014年的交叉授权、互相可使用对方标准必要专利的授权契约，但这份授权契约的届满日为2020年年底[1]。

因此，两家大公司在2020年开始，就开始协商要更新全球性交叉授权契约的条件。尽管双方已经努力了一年，但在2020年底将近之前，双方仍然无法达成协议。

三星电子在武汉法院提起诉讼

由于双方未能达成协议，三星电子于2020年12月7日在湖北省武汉中级人民法院提起民事诉讼，请求法院替其决定全球性的授权条件，包括三星电子各集团公司所制造的通讯产品，针对Ericsson所持有的4G、5G标准必要专利，在公平合理无歧视（FRAND）原则下适用的授权费率[2]。

但是，三星电子12月7日在武汉的起诉动作，并没有通知Ericsson。12月11日，Ericsson却在美国德州东区联邦地区法院提出诉讼。且在当天，Ericsson通知三星电子在美国法院的起诉[3]。

三星电子请求武汉法院裁定，禁止Ericsson在全球其他地方提诉

2020年12月14日，三星电子在武汉法院提出行为保全申请（Behavior Preservation Application），要求法院对Ericsson下达禁诉令（anti-suit injunction），禁止其在全世界任何其他地方的法院，对其4G和5G标准必要专利提起诉讼救济[4]。同时，三星电子进一步申请「延迟送达行为保全申请」，对本案的行为保全申请的相关资料，暂时不送达给对造，直到该行为保全申请裁定正式生效。其理由为，担心对造Ericsson有很高的可能性会在其他国家的法院，例如美国采取积极行为，以阻碍武汉法院的禁诉令之执行[5]。 

12月23日，三星电子提存人民币5千万元担保金，作为禁诉令之担保。因而，12月25日，武汉法院对Ericsson下达禁诉令，禁止其在任何其他法院（不论在中国或其他国家）透过任何程序，对三星电子各公司或其经销三星电子所制造之使用到本案4G、5G标准必要专利产品的各公司，申请初步或永久的禁制令救济或行政措施，并命令相对人其相关事业，若已经提出这类申请，应立即撤回或暂停该等请求[6]。

这项禁诉令的时间效力，将持续到武汉法院的民事诉讼判决生效日为止。如果Ericsson违反武汉法院此一禁诉令，其将根据中华人民共和国民事诉讼法第10章进行裁罚，包括进行罚款。因为之前三星电子要求，在禁诉令下达前均不要送达相关信息给对造Ericsson，所以武汉法院是在12月25日下达此一保全裁定的同一天，才通知Ericsson[7]。

Ericsson向德州东区法院请求反制武汉法院之保全命令

12月28日，Ericsson向德州东区法院提出紧急单方暂时禁制令（emergency ex parte temporary restraining order）之申请，要求禁止三星电子以各种方式介入、阻止Ericsson在美国行使其专利权完整权限的行为，直到德州东区法院对初步禁制令（Preliminary Injunction）进行听证为止。12月28日上午10点，德州东区法院同意Ericsson之请求，核发暂时禁制令，并指定对于初步禁制令之听证日期为2021年1月7日[8]。

德州东区法院于2021年1月11日进行听证后，正式做出了初步禁制令，禁止三星电子利用武汉法院阻止Ericsson在美国的诉讼。

外国禁诉令之审判标准

德州东区法院认为，可以为了保护法院的管辖权而核发禁制令。涉及外国的禁诉令（foreign anti-suit injunction），乃是初步禁制令的一种特殊形式，但是否适合核发此种救济，最终要取决于禁诉令的特殊考虑因素。

第五巡回法院所采取的标准，一般称为「Unterweser案因素」，乃是「在『避免骚扰和欺压诉讼』以及『保护法院管辖权』之需要，相对于遵守国际礼让原则之需要间」进行权衡。根据Unterweser案因素，是否可禁止外国法院之诉讼，考虑因素包括：(1)是否会阻碍下令法院所在国之政策；(2)其是否为骚扰或欺压（vexatious or oppressive）；(3)是否会影响下令法院的对物或准对物管辖（in rem or quasi in rem jurisdiction）；(4)是否会损及或违反其他衡平原则[9]。

要注意的是，Ericsson并非请求美国法院，禁止在武汉法院的民事诉讼；而是针对武汉法院的「禁诉令」，提出「反禁诉令」（anti-anti-suit injunction）之请求，或可称为「反干扰禁令」，亦即请求三星电子不要执行武汉法院的禁诉令，以干扰美国法院的管辖权。

德州东区法院指出，过去第五巡回法院并没有处理过本案这种特殊的「反干扰令」，而前述的Unterweser案考虑因素，通常是适用在禁诉令，而非本案这种「反干扰令」。但法院认为应该差不多，故一样适用这个标准来处理本案[10]。

1. 是否会阻碍下达禁令之本国法院之政策

法院认为，公共利益的考虑，强力的支持德州法院应该继续行使其管辖权。因为，若同意武汉法院之禁诉令，将导致德州法院的「确保诉讼在其本国法院中的合法管辖下进行」的重大利益受到阻碍[11]。 

2. 「骚扰或欺压」

在判断在其他国家之程序是否构成威胁本国法院管辖权之「骚扰或欺压」之程序，本国法院会采取以下几个相关连的三个因素：

(1) 是否因外国诉讼造成不公平的艰难（inequitable hardship）
德州东区法院认为，若执行武汉法院之禁诉令，确实会造成Ericsson 不公平的艰难，因为其剥夺了Ericsson根据美国法起诉的权利。而且，在武汉法院下达禁诉令前（保全程序），竟然在三星电子要求下，没有通知Ericsson，亦即没有通知（notice）以及给予听证之机会（an opportunity to be heard），就让Ericsson丧失了根据美国法在美国对其4G、5G标准必要专利在美国提出合法诉讼之权利[12]。

三星电子认为，在武汉法院申请禁诉令之裁定程序，跟美国法院所采取的单方（ex parte）暂时限制令（temporary restraining order）的程序一样，都没有给对造陈述的机会。但是德州法院认为，暂时限制令和初步禁制令（preliminary injunction）的概念不同，暂时的效力可能只有二个礼拜，初步禁制令的效力却可以持续到本案诉讼终结（可能长达1年）。武汉法院的保全命令是初步禁制令，却没有给予对造陈述机会[13]。

德州东区法院认为，武汉法院的禁诉令，不但阻碍了Ericsson在美国提出合法诉讼的权利，其也可能不公平地让Ericsson在其4G、5G标准必要专利的谈判上，处于弱势的谈判地位。德州东区法院没有同意此点，但也没有否定此点[14]。

(2) 外国诉讼是否有能力阻碍该案件的迅速有效处理
从美国法院的角度来看，武汉法院的禁诉令，确实会阻碍或延迟美国法院对此争议的迅速有效的处理。相反地，从武汉法院的角度来看，美国法院的诉讼，并没有禁止双方在武汉法院继续本案诉讼，因而不会影响武汉法院对此争议的迅速有效之处理[15]。

(3) 外国诉讼与本国诉讼争议的重复程度
德州东区法院认为，在武汉的民事诉讼与美国的诉讼，两者并未重复。因为三星电子在武汉法院起诉请求的，是请武汉法院决定Ericsson的4G、5G标准必要专利全球范围的FRAND授权条件。相反地，Ericsson在美国法院提起的诉讼，是请求美国法院判决双方在起诉前之协商，是否违反或遵守彼此间的FRAND承诺。简单地说，武汉法院要决定授权金的费率，而美国法院要判断的是授权谈判的行为。二者在法律争点上并不重复[16]。

3. 是否会损及或违反其他衡平原则

三星电子在武汉法院所请求之禁诉令，会禁止Ericsson无法在武汉法院以外的其他全世界任何法院提起诉讼，并同时请求任何禁制令救济，包括暂时请求三星电子在未获得Ericsson授权前停止销售含有Ericsson之4G、5G标准必要专利之产品。可是反之，三星电子在2021年1月7日，已经在美国的国际贸易委员会（International Trade Commission）请求禁制令，要求Ericsson暂时不可进口贩卖含有三星电子4G、5G标准必要专利之产品。德州东区法院认为，这样看起来非常不公平[17]。

4.不会破坏国际礼让原则

最后，德州东区法院认为不会破坏国际礼让原则（international comity）。因为前已说明，武汉法院要处理的是Ericsson的全球范围4G、5G标准必要专利的授权金，而美国法院处理的是双方在起诉前是否有做到FRAND授权承诺的协商行为。美国法院并没有要禁止武汉法院进行本案诉讼，而是希望武汉法院也不要干涉美国法院进行诉讼，让双方都能继续进行诉讼。因而，这并没有违反国际礼让原则[18]。

德州东区法院并没有要阻止武汉法院之本案诉讼

最后，德州东区法院强调，其没有想要阻止武汉法院的本案民事诉讼继续进行。因而，其下达的临时救济令，并没有完全接受Ericsson的所有请求，包括请求三星电子撤回在武汉的保全申请或本案诉讼等[19]。

德州东区法院在2021年1月11日裁定，核发初步禁制令，要求在该本案一审判决结束之前，三星电子集团应：

1. 在武汉法院之民事诉讼中，不可采取任何措施，干扰美国德州东区法院的管辖权，亦即双方在美国德州东区法院所处理的涉及双方4G、5G标准必要专利之协商行为是否符合或违反FRAND承诺等事项；
2. 不可在武汉法院采取行动，剥夺或限制对于Ericsson 在美国法律中行使其权利的行为；
3. 倘若因为在武汉法院执行禁诉令，导致Ericsson受到武汉法院惩罚，则三星电子要共同赔偿Ericsson因此受到的所有损失[20]。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法