082期
2021 年 3 月 10 日
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谈当侵权物同时利用系争专利和被告专利时的不当得利返还金额计算法
陈秉训/(台湾)政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授

对于专利侵权行为,就无法主张损害赔偿的侵权期间,实务上智慧财产法院通常要求被告向专利权人给付因利用系争专利而得之不当得利。虽然故意或过失侵害专利者应返还其不当得利,但根据「台湾地区」最高法院107年度台上字第911号民事裁定,原告「得请求返还之范围,应以对方所受之利益为度,非以请求人所受损害若干为准」,但该不当得利返还请求权之限制是智财法院所忽略的。

多数智财法院判决采「合理权利金」来计算不当得利,但专利法在第97条规定的损害赔偿计算方式中,包括「依授权实施该发明专利所得收取之合理权利金为基础计算损害」。亦即,采取「合理权利金」说根本的问题在于其等于是准许原告依据「所受损害」来请求不当得利返还。因而,修正智财法院主流的「不当得利」计算方式是必要的。「台湾地区」最高法院106年度台上字第2467号民事判决指出不当得利金额之计算应考虑该计算与专利权人所受损害额间是否有差异、以及系争专利对系争侵权产品的贡献度等二因素。但最高法院并未指引一套计算方法,因而本文进一步讨论计算基准应如何操作,并藉由无权占有他人土地事件来思考该修正计算法应如何考虑相关因素。

以「合理权利金法」为基础之妥当性

无论是损害赔偿或不当得利,智财法院通常采取合理权利金法计算其金额。事实上,最高法院并未否定以「合理权利金」来计算不当得利,且合理权利金应是实务上较易着手的计算方法。关键问题是如何调整合理权利金的考虑因素,而让不当得利之计算有别于损害赔偿计算的合理权利金。

从合理权利金出发,法院亦可能从美国法的经验中,找出考虑侵权人贡献度而计算合理权利金之案例,并藉此提供不当得利计算方法推演的借镜。单纯从不当得利的角度,在美国法的类似概念,即「unjust enrichment」,其于专利相关情境之例子有:(1)被告擅自将原告非公开的研究成果去申请、获得、且行使专利[1];(2)原告作为发明人而就系争专利授权所应获得的利益[2]等。但是「不当得利」并非专利权人面对专利侵权时可选择的救济方式。因此,美国法的不当得利案例无法为我国司法实务所参酌而用以计算不当得利金额。

与「无权占有他人土地事件」之模拟

根据「台湾地区」最高法院107年度台上字第240号民事判决,「所谓类推适用,乃因法律未设规定出现漏洞,而比附援引与其性质相类似之规定,以为适用」。由于民法并未规定不当得利金额系采合理权利金法,但从专利权的实施权性质,可由民法占有和共有等规定,而推演出计算不当得利金额时应参考的因素。

根据「台湾地区」最高法院106年度台上字第1750号民事裁定,「无权占有他人土地,可能获得相当于租金之利益为社会通常之观念」。「土地」类似「专利权」,例如「台湾地区」民法第790条规定「土地所有人得禁止他人侵入其地内」,此相当于专利法第58条的排他权;而「租金」类似「授权金」,即权利人准许他人利用其土地或专利而相对的使用费。无权占有他人土地而可能获有租金之利益,此类似未经同意而利用专利权者可能获有未支付授权金之利益。因此,无权占有他人土地事件可模拟至未经同意使用他人专利事件。

关于「相当于租金利益之数额」,「台湾地区」最高法院106年度台上字第1750号民事裁定指出「除以土地申报地价为基础外,并须斟酌土地之位置,工商业繁荣之程度,占有人利用土地情形及所受利益等项,以为决定」。亦即,「土地」的性质是很重要的因素。对照至「专利权授权金」,「侵权物或方法」(或未经同意的专利实施)的性质即是可考虑之主要因素。

不过,「无权占有他人土地」与「侵害专利权」间的差异在于,「无权占有他人土地」指占有人对系争土地完全无权利。但「侵权物或方法」所含有的权利包括侵权人的物权、受侵害的专利权、与(可能的)侵权人自己的专利权;其中,侵权人的物权指其购买生产用的材料或工具而以所有权人身分行使「台湾地区」民法第765条之权利,即「所有人,于法令限制之范围内,得自由使用、收益、处分其所有物,并排除他人之干涉」。因此,在借用「无权占有他人土地」的「租金」概念来讨论「授权金」时,此性质之差异是在「土地」与「侵权物或方法」的模拟讨论所应注意之处。

从「共有」角度思考

在专利侵权情境中,「侵权物或方法」的达成必须有赖侵权人的努力和系争专利的实施,亦即侵权人的物权行使行为、实施其自有专利之行为、和未经同意的系争专利实施行为等乃同时并存于「侵权物或方法」,即不当得利要件的「无法律上之原因」和「有法律上之原因」之共存现象、或「有权占有」和「无权占有」之共存现象。

此现象可进一步模拟民法的「共有」概念。「台湾地区」民法第817条第1项规定「数人按其应有部分,对于一物有所有权者,为共有人」。对于「侵权物或方法」,侵权人与专利权人皆有其权利行使的正当性,故可模拟为侵权人与专利权人「共有」该「侵权物或方法」。

「台湾地区」民法第818条规定「各共有人,除契约另有约定外,按其应有部分,对于共有物之全部,有使用收益之权」。根据「台湾地区」高等法院106年度上易字第639号民事判决,「共有人对于共有物之特定部分为使用收益,仍须征得他共有人全体之同意」,即「非谓共有人得对共有物之全部或任何一部有自由使用收益之权利」。因此,「如共有人不顾他共有人之利益,而就共有物之全部或一部任意为使用收益,即属侵害他共有人之权利」,则「其逾越应有部分为使用收益」而「所受超过之利益」,即属不当得利。一共有人对其他共有人的不当得利返还义务仅在逾越其应有之部分。因此,侵权人仅对专利权人所占的部分所为之「越权使用」,负有不当利益返还之义务。

「所受超过之利益」之评价

从「共有」的角度思考未经同意的专利实施行为,虽「侵权物或方法」为侵权人和专利权人所「共有」,但侵权人对于「专利权人所有部分」之利用并未获得该专利权人之同意,此即「其逾越应有部分为使用收益」。

至于「所受超过之利益」如何评价,在共有建物的租金返还事件中,以「台湾地区」高等法院105年度重上字第880号民事判决为例,该案法院指出「被上诉人将分别共有之系争建物全部出租收益,就逾其权利范围为使用收益,即属侵害他共有人之权利」,而「其逾越权利范围即为无法律上之原因,受有利益,致上诉人受有相当于租金之损失」,则「上诉人主张被上诉人应依不当得利规定返还利益,自属有据」。此外,该案法院以不当得利期间的租金总收入减去系争建物地价税与房屋税做为「被上诉人实际收取系争建物之租金利益」,再以上诉人实际继承系争建物之部分,即5分之1,来计算上诉人可请求的不当得利返还金额。

类推适用共有建物的租金返还事件至专利侵害事件的不当得利计算,本文建议侵权人对「侵权物或方法」之贡献度应纳入「不当得利」计算公式。「侵权物或方法」利用到专利权之部分才属侵权人之「所受超过之利益」,而应返还该专利权人。

所谓「利用到专利权之部分」,其如果仅从系争专利对「侵权物或方法」之贡献度来估算,则其计算方式将回到损害赔偿计算时的合理权利金法。此将有违前述「台湾地区」最高法院107年度台上字第911号民事裁定之见解,而不当地将「请求人所受损害」做为不当得利计算的基准。因此,本文建议从侵权人对「侵权物或方法」之贡献度来界定「所受超过之利益」。

「侵权人之贡献度」之考虑

所谓「侵权人之贡献度」指该估算应反映侵权人的正当物权行使行为,亦即其生产侵权物或利用侵权方法所投入的合理支出,例如材料、工具、及其他产生「侵权物或方法」之花费等等。

此外,「不当得利返还请求权」乃基于专利权的实施权性质。假设侵权人本身亦是专利权人。既然其有自身专利权之实施权,则虽然其实施权受到他人专利权之限制,其应可利用自己的专利。因此,当受到他人专利侵权指控时,针对系争侵权物或方法所造成的不当得利,其所得利益于评价时应考虑侵权人利用自身专利的「正当性」。具体来说,如果完成侵权物的核心技术主要源自于侵权人专利的技术,因为侵权物对系争专利的依赖度低,则「合理权利金」的基数与费率应偏低,以反映侵权人利用其专利的正当性。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 陈秉训
现任: (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授
经历: (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
学历: 美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系

 


 





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