083期
2021 年 3 月 24 日
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解析中国外观设计侵权诉讼中设计特征之确定对实质近似判断的影响
叶雪美/北美智权报 专栏作家

2009年10月实施的中国专利法第3次修正,第23条增加第2款规定「授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别」,与第23条第1款「授予专利的外观设计应当不属于现有设计」的新颖性规定相比,这款规定提高授权标准,亦即外观设计除了要有新颖性,也要符合「创造性」要件,这规定包含两种含义:(一)清楚排除与现有设计虽不相同,但其间的差异对于整体的视觉效果并没有显著影响的外观设计;(二)明显排除将多项现有设计的特征进行简单组合而成的外观设计。

※本文摘录自[解析中国外观设计侵权诉讼中设计特征之确定对实质近似判断的影响]

判断外观设计相同或者相近似的基本方法

在2011年的「最高人民法院知识产权案件年度报告(2010)」通知中,最高人民法院从2010年已经有最终结论性意见的知识产权案件中,精选了36件案件的裁判中涉及的43个具有普遍性指导意义的问题,形成「最高人民法院知识产权案件年度报告(2010)」。其中第9点「判断外观设计相同或者相近似的基本方法及应关注的设计特征」中说明,申请再审人国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)、浙江今飞机械集团有限公司(简称今飞公司)与被申请人浙江万丰摩轮有限公司(简称万丰公司)专利无效行政纠纷案的(2010)行提字第5号决定,最高人民法院认为:设计空间对于确定相关设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力具有重要意义;在外观设计相同或者相近似的判断中,应该考虑设计空间或者说设计者的创作自由度,以便准确确定该一般消费者的知识水平和认知能力;设计空间的大小是一个相对的概念,是可以变化的,在专利无效宣告程序中考虑外观设计产品的设计空间,需要以专利申请日时的状态为准。

最高人民法院指出:判断外观设计是否相同或者相近似的基本方法是,基于被比设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力,对被比设计与现有设计进行整体观察,综合判断两者的差别对于产品外观设计的视觉效果是否具有显著影响。所谓「整体」,包括产品可视部分的全部设计特征;所谓「综合」,是指对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素的综合。本案中,被比汽车外观设计的「整体」不仅包括汽车的基本外形轮廓以及各部分的相互比例关系,还包括汽车的前面、侧面、后面等,应当予以全面观察。在综合判断时,应当根据涉案争类型汽车的特点,权衡诸部分对汽车外观设计整体视觉效果的影响。本案中,被比专利所示汽车的外观设计与证据1所示汽车的外观设计相比较,在前大灯、雾灯、前护板、格栅、侧面车窗、后组合灯、后保险杆、车顶轮廓等装饰性较强部位均存在差异。显然,这些设计特征的差异对于本案SUV类型汽车的一般消费者而言是显而易见的,足以使其将被比申请专利图式所揭露之汽车外观设计与证据1之汽车外观设计的整体视觉效果区别出来。因此,二者不属于相近似的外观设计。

图1:被比汽车外观设计与现有设计之比对图

一般消费者的定义

在外观设计相近似判断中坚持以一般消费者作为判断主体,其实也是确立一个相对客观的判断基准,这一目的主要是通过合理界定一般消费者的知识水平和认知能力来实现。在认定外观设计是否相近似时,应当基于外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行判断。

对于裁判者而言,判断主体的身份只是假想性的人物,其所具有的知识水平和认知能力才是进行判断的实质内容。透过界定身分来看本质,合理确定并尽量地去接近一般消费者所应当具有的知识水平和认知能力,才能够得出正确的判断结论。即使就判断主体的身份达成共识,裁判者也必须结合案件具体事实和日常生活经验,尽量客观地确定该身份的知识水平和认知能力。

最高人民法院在(2010)行提字第3号判决指出,一般消费者应:(1)对于与外观设计专利产品相同或者相近类别的产品具有常识性的了解,(2)其通晓申请日之前相关产品的外观设计状况,熟悉相关产品上的惯常设计。从认知能力的角度而言,(3)一般消费者对于形状、色彩、图案等设计要素的变化仅具有一般的注意力和分辨力,(4)其关注外观设计的整体视觉效果,不会关注外观设计专利与对比设计之间的局部细微差别。

设计的自由空间

人民法院认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,应当考虑申请日时外观设计专利产品的设计空间。对于前款所称设计空间的认定,人民法院可以综合考虑下列因素:(1)产品的功能、用途;(2)现有设计的整体情况;(3)惯常设计;(4)法律、行政法规的强制性规定;(5)国家、行业技术标准;(6)需要考虑的其他因素。

在实务界,设计空间这个概念早已被应用于进行外观设计专利的专利性判断(以及设计专利的侵权分析),且已被业界广泛认可。关于设计空间这个概念的提出,最早可追溯到2010年最高人民法院所提审的专利无效行政纠纷案((2010)行提字第5号)。在判断涉案专利(图2左侧)与现有设计(图2右侧)是否相近似时,虽然三级法院及专利复审委员会对于二者之间的区别设计特征(辐条的弧度不同及凹槽的设计)均作出相同的认定,但就该区别特征是否对产品的整体视觉效果具有显著影响具有完全不同的观点。

专利复审委员会认为,上述区别设计特征属于细微差别,因而涉案专利与现有设计相近似,应被宣告无效(2000年专利法);北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院均认为:由于车轮产品的设计空间有限,因此上述区别足以对产品整体视觉效果产生显著影响,二者不相近似;但最高人民法院认为,在摩托车车轮领域,摩托车辐条的设计只要符合受力平衡的要求,仍可以有各种各样的形状,存在较大的设计空间,二者的区别对整体视觉效果的影响较小,本专利与现有设计相近似。

图2:涉案专利与现有设计之比对图

关于整体观察、综合判断的原则

中国关于外观设计相近似的判断,曾一度采取要部判断原则。2001年版审查指南规定:某些产品存在着容易引起一般消费者注意的部位,该部位称作该产品的「要部」。经过一段时间的实务发展,由于对要部的理解以及要部判断的适用标准认识不一,影响裁判标准的客观性和一致性,故在2006年版的审查指南中,以「使用时容易看到的部位」代替「要部」,并将原要部判断的相应内容纳入「整体观察、综合判断原则」之中。

要部判断系将判断外观设计相近似的重点置于外观设计的特定部位。与之相比较,整体观察、综合判断更加强调以外观设计的整体视觉效果的实质性差异作为认定相近似的基础,更加符合专利法中有关外观设计专利权的保护范围应当以图片或照片为准的立法精神。在进行整体观察、综合判断时,由于当事人对申请设计与在先设计的相同点通常没有争议,故争议焦点往往集中于申请设计与现有设计的区别点,以及区别点对整体视觉效果的影响程度上。但是,这并不意味着在相近似判断时不再考察外观设计与现有设计的相同点。事实上,差异点对整体视觉效果的影响是相对的,涉案专利与现有设计的相同点越多越显著,则差异点对整体视觉效果的影响可能就越有限。因此,正确认定差异点对整体视觉效果的前提,在于正确认定相同点对整体视觉效果的影响。

(2010)行提字第5号决定说明:本案中,双方当事人的争议焦点之一为差异(1)、(2),即现有设计的轮毂壁延伸得更长,包围的面积更大,轮毂壁圆弧与直线边形成尖角,涉案专利没有形成尖角。对此最高人民法院判决认为,对于位于产品中央的设计变化,应当综合考虑其在产品整体中所占的比例、变化程度的大小等因素,确定其对整体视觉效果的影响。涉案专利的轮毂虽位于中央,但相对于扇叶而言,所占面积明显较小,相对于在先设计轮毂的变化亦相对有限,在涉案专利与在先设计的轮毂及其轮毂壁还具有诸多相同点的情况下,差异点1、2对整体视觉效果不具有显著影响(如图2)。

在判断相近似时,对整体观察、综合判断原则的运用亦应符合上述目的。本案中,涉案专利的轮毂是在现有设计的较大的轮毂的基础上,舍弃了一部分,使得轮毂壁延伸长度减少,围成的面积减少,形成的夹角发生变化。这种改进未能体现出外观设计专利所应当具有的创新性,故对整体视觉效果不具有显著影响。

整体比对原则和应关注的设计特征

2017年4月20日,北京市高级人民法院正式对外公布了新修订的《判定指南》,涉及专利审判中发明和实用新型专利保护范围确定及侵权判定、外观设计专利保护范围确定及侵权判定以及侵权行为的认定和专利侵权抗辩等六个部分,其中第三部分「外观设计专利权保护范围的确定」第66条第1款规定整体比对原则:在确定外观设计保护范围时,应当综合考虑授权公告中表示该外观设计的图片或者照片所显示的形状、图案、色彩等全部设计要素所构成的完整的设计内容,图片或者照片中每个视图所显示的所有设计特征均应予以考虑,不能仅考虑部分设计特征而忽略其他设计特征。第2款说明:设计特征是指具有相对独立的视觉效果,具有完整性和可识别性的产品的形状、图案及其结合,以及色彩与形状、图案的结合,即产品的某一部分的设计

功能性特征对于整体视觉效果不具实质的影响

任何产品的外观设计通常都需要考虑两个基本要素:功能因素和美学因素。一项产品的外观设计要获得外观设计专利权的保护,其必须具备专利法意义上的美感。关于美感的具体要求,主要体现在以下三个方面:首先,仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,不应当藉由外观设计专利权予以保护。在Norco[1]中,法院认为,「以功能为主的创作不得予以设计专利(如图3)」。

图3:Norco应用于特殊油润滑的过滤器

欧盟设计规则第8条第1款规定:产品的外观特征仅仅是由其技术功能所决定的,不能给予注册设计保护。2016年3月,荷兰公司Koz Products BV针对其前分销商Adinco BV发起了初步禁令,主张Adinco的产品侵害其电缆块(用于电缆)的设计权。涉案注册设计EM 000426283-0001-0002(电缆块)与德国的在先设计相比较,其共同设计特征是(1)简约的工业设计;(2)在上侧和下侧的三个或四个凹口,可以「抓住」电缆;和(3)都是由均匀材料制成的矩形。两者的差异点是(A)凹槽顶部的盖子(位于电缆块的底部);和(B)盖子上侧的附件。这些差异点都是为了实现最好的技术性能而选择的,是由产品的技术功能所决定的功能性特征。Koz的注册设计可能因缺乏独特性而被宣告无效。

图4:Koz的注册设计与在先设计的比对


图5:Adinco的电缆块产品

其次,在进行整体观察、综合判断时,对于外观设计中由功能决定的设计特征,应认定其对整体视觉效果不具有实质性影响。所谓功能决定的设计特征,是指由产品所要实现的特定功能所决定而不考虑美学因素的设计特征。如果某种设计特征是由某种特定功能所决定的唯一设计,则该种设计特征不存在考虑美学因素的空间,显然属于功能性设计特征。

中国2010年版专利审查指南第4部分第5章第6节「无效宣告程序中外观设计专利的审查」说明,涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具明显区别是指如下几种情形:(1)涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别;(2)涉案专利是由现有设计转用得到的,二者的设计特征相同或者仅有细微差别,且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示;(3)涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的,所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别,且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。对于涉案专利是由现有设计通过转用和组合之后得到的,应当依照(2)、(3)所述规定综合考虑。应当注意的是,上述转用和/或组合后产生独特视觉效果的除外。

在整体观察、综合判断时应排除功能性设计特征或对整体视觉效果的影响,其原因在于如果此时仍然考虑功能性设计特征的视觉效果,会产生仅仅基于功能性设计特征而授予或者维持专利权的情形,进而导致以外观设计为形式,实质上保护其中的功能性设计特征和产品功能。而这显然与外观设计专利应富有美感的要求相悖。例如(2011)行提字第1号决定书说明:本案中,涉案专利与现有设计的扇叶旋转方向呈180°的反向,该区别是由于二者的扇叶旋转方向不同所造成的(如图6),即属于由产品的特定功能所决定的特征,对二者的整体视觉效果不具有显著影响。

图6:涉案专利之扇叶与现有设计之扇叶比较图

中国指导性案例之(2015)民提字第23号民事判决[2]

高仪股份公司(简称高仪公司)为「手持淋浴喷头(No. A4284410X2)」外观设计专利的权利人。2012年11月,高仪公司以浙江健龙卫浴有限公司(简称健龙公司)生产、销售和许诺销售的丽雅系列等卫浴产品侵害其「手持淋浴喷头」外观设计专利权为由提起诉讼,请求法院判令健龙公司立即停止被诉侵权行为,销毁库存的侵权产品及专用于生产侵权产品的模具,并赔偿高仪公司经济损失20万元。

一审判决说明:经庭审比对,健龙公司被诉侵权产品与高仪公司涉案外观设计专利的相同之处为:(A)二者属于同类产品,(B)二者均是由喷头头部和手柄两个部分所组成,被诉侵权产品头部出水面的形状与涉案专利相同,均表现为出水孔呈放射状分布在两端圆、中间长方形的区域内,边缘呈圆弧状(如图7)。两者的不同之处为:1、被诉侵权产品的喷头头部四周为斜面,而涉案专利主视图及左视图中显示其喷头头部四周为圆弧面;2、被诉侵权产品头部的出水面与面板间仅由一根线条分隔,涉案专利头部的出水面与面板间由两条线条构成的带状分隔;3、被诉侵权产品头部出水面的出水孔分布方式与涉案专利略有不同;4、涉案专利的手柄上有长椭圆形的开关设计,被诉侵权产品没有;5、涉案专利中头部与手柄的连接虽然有一定的斜角,但角度很小,几乎为直线形连接,被诉侵权产品头部与手柄的连接产生的斜角角度度较大;6、从涉案专利的仰视图看,手柄底部为圆形,被诉侵权产品仰视的底部为曲面扇形,涉案专利手柄下端为圆柱体,向与头部连接处方向逐步收缩压扁呈扁椭圆体,被诉侵权产品的手柄下端为扇面柱体,且向与喷头连接处过渡均为扇面柱体,过渡中的手柄中段有弧度的突起;7、被诉侵权产品的手柄底端有一条弧形的装饰线,将手柄底端与产品的背面连成一体,涉案专利的手柄底端没有这样的设计;8、涉案专利头部和手柄的长度比例与被诉侵权产品有所差别,两者的头部与手柄的连接处弧面亦有差别(如图8)。

高仪公司涉案专利的设计特征部分是否为喷头头部出水处的设计并未能在其简要说明中予以体现,且根据一般消费者的知识水平和认知能力,淋浴喷头产品应包括头部和手柄两个主要部分,两者各自的设计特征以及两者的连接方式和比例大小,在产品使用时均容易被直接观察到,是构成淋浴喷头产品整体视觉效果的基础。因此,应认定被诉侵权产品与涉案专利在整体视觉效果上存在实质性差异,两者并不构成近似。

图7:高仪公司的喷头外观设计专利与建龙公司的卫浴产品


图8:一审法院认定二者间有8项可区别的设计特征

二审法院说明:涉案专利中跑道状的喷头出水面设计,应作为区别于现有设计的设计特征予以重点考虑,而被诉侵权设计正是采用了与之高度相似的出水面设计,具备了涉案专利的该设计特征。其次,被诉侵权设计与涉案专利设计相比,在淋浴喷头的整体轮廓、喷头与把手的长度分割比例等方面均非常相似。再者,被诉侵权设计与涉案专利设计的主要区别在于前者缺乏后者在手柄位置具有的一类跑道状推钮设计。推钮固然可有不同的形状设计,但其在手柄上设置主要仍系基于功能性的设计,对产品的整体视觉效果并未产生显著影响。至于一审判决归纳的其他区别点,亦未能使被诉侵权设计与涉案专利设计在产品的整体视觉效果上产生实质性差异,综上,二审法院认定被诉侵权设计与涉案专利设计构成近似,落入了保护范围。健龙公司不服,向最高人民法院提起再审申请。

最高人民法院提审时认为:专利权人可能将设计特征记载在简要说明中,也可能会在专利授权确权或者侵权程序中对设计特征作出相应陈述。无论是专利权人举证证明的设计特征,还是藉由授权确权相关审查档案记载确定的设计特征,如果第三人提出异议,都应当允许其提供反证予以推翻。最高人民法院在听取各方当事人质证意见的基础上,对证据进行充分审查,依法确定授权外观设计的设计特征。认定授权外观设计产品正常使用时容易被直接观察到的部位,应当以一般消费者的视角,根据产品用途,综合考虑产品的各种使用状态得出。

本案中,涉案授权外观设计是淋浴喷头产品外观设计,淋浴喷头产品由喷头、手柄构成,二者在整个产品结构中所占空间比例相差不大。淋浴喷头产品在其正常使用状态下,对于一般消费者而言,喷头、手柄及其连接处均是容易被直接观察到的部位。其次,第17086号决定认定在先申请的设计证据2与涉案授权外观设计采用了同样的跑道状出水面,但是基于涉案授权外观设计的「喷头与手柄」成一体,喷头及其与手柄连接的各面均为弧面且喷头前倾,此与在先申请的设计相比具有较大的差别,上述差别均是一般消费者容易关注的设计内容,认定二者属于不相同且不相近似的外观设计。本案专利的设计特征有三点:(A)是喷头及其各面过渡的形状,(B)是喷头出水面形状,(C)是喷头宽度与手柄直径的比例。两者虽然被诉侵权产品采用了与本案专利高度近似的跑道状出水面(D),但在喷头及其各面过渡的形状这一设计特征上,二者在设计风格上呈现明显差异(如图9)。二审判决仅重点考虑了本案专利跑道状出水面的设计特征,而对于其他设计特征,以及产品正常使用时容易被直接观察到的其他区别设计特征未予考虑,从而认定二者构成近似外观设计的结论是错误的。

图9:中国最高人民法院认定授权专利的设计特征

最高人民法院判决中说明:对功能性设计特征的认定,不在于该设计是否因功能或技术条件的限制而不具有可选择性,而在于外观设计产品的一般消费者看来该设计是否仅仅由特定功能所决定,而不需要考虑该设计是否具有美感。一般而言,功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果不具有显著影响;而功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响需要考虑其装饰性的强弱,装饰性越强,对整体视觉效果的影响相对较大,反之则相对较小。

本案中,涉案专利外观设计与被诉侵权产品外观设计的区别之一在于后者缺乏前者在手柄位置上具有的一类跑道状推钮设计。推钮的功能是控制水流开关,设置推钮这一部件是由是否需要在淋浴喷头产品上实现控制水流开关的功能所决定的,但是,只要在淋浴喷头手柄位置设置推钮,该推钮的形状就可以有多种设计。当一般消费者看到淋浴喷头手柄上的推钮时,自然会关注其装饰性,考虑该推钮设计是否美观,而不是仅仅考虑该推钮是否能实现控制水流开关的功能。设计师在涉案专利外观设计上选择将手柄位置的推钮设计为类跑道状,其目的也在于与其跑道状的出水面相协调,增加产品整体上的美感。因此,二审判决认定涉案授权外观设计中的推钮为功能性设计特征,适用法律错误,本院予以纠正。

综上,健龙公司生产、许诺销售、销售的被诉侵权产品外观设计与高仪公司所有的涉案授权外观设计既不相同也不近似,未落入涉案外观设计专利权保护范围,健龙公司生产、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为不构成对高仪公司涉案专利权的侵害。

结语

整体看来,中国外观设计制度的设计特征确定相当于美国设计专利侵权诉讼中的专利权范围解读,两种程序都是在确认被授权专利取得专利之创新装饰性设计特征。在前述的指导性案例中,一审、二审、三审法院所确认的设计特征不一样,观察比对的实质内容不相同,直接影响一、二、三审法院对于外观设计实质近似的综合判断,一审法院作出不侵权且驳回高仪股份公司诉讼请求的判决,二审法院则认为健龙公司的产品已侵害高仪公司「手持淋浴喷头」的外观设计专利。

三审时,最高人民法院在听取各方当事人质证意见的基础上,对证据进行充分审查,再次确定授权外观设计的设计特征。再依据其所确定之设计特征进行观察比对,综合判断的最终结果是,健龙公司的被诉侵权产品外观设计与高仪公司所有的涉案专利外观设计既不相同也不近似,未落入涉案专利权保护范围,并未侵害高仪公司的专利权。由该指导性案例可清楚得知,法院是依据现有设计及双方当事人举证进行涉案的设计特征的分析及确定,设计特征的确定对于外观设计实质近似之判断确实有非常显著的影响。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 叶雪美(Sherry H.M. Yeh)
学历: (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历: (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作: 《美国设计专利侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《设计专利申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。

 


 





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