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美国专利商标局（USPTO）为求PTAB对各项专利要件的审查结果与联邦法院和美国国际贸易委员会（ITC）结果一致，爰持续修正其辖下「专利审判及上诉委员会」（PTAB）在专利复审程序[1]中专利有效性的审理标准，以达增进行政和司法间协同效率的目的。

本刊曾撰文介绍，USPTO在2018年10月，将专利复审程序中解释申请专利范围（claim construction）的「最宽广合理解释（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）标准」，修正为与联邦法院和ITC审理有关专利有效性争议时标准一致的「客观合理解释」（或称Phillips式标准）[2]；2021年伊始，USPTO再以一纸具有行政规则效力的内部备忘录，在前述解释申请专利范围的修正基础下，进一步将复审程序中判断请求项之明确性的「Packard标准」，函释修正为与法院和ITC一致的「Nautilus标准」[3]。

虽然专利复审程序中最常被使用的「多方复审程序（IPR）」专利举发案件中，举发人所得主张之无效理由并不包含本文所介绍的请求项之明确性，但在该程序中专利权人申请该等案件之专利请求项更正时，仍可能因不备明确性而遭PTAB驳回，影响程序攻防结果甚巨。本文以下首先分别介绍何谓请求项之明确性，说明「Packard标准」和「Nautilus标准」的来源和两者的差异，复解析明确性标准变更带来的可能影响。

专利本质为衡平鼓励创新与公众揭露的一种交换机制（quid pro quo）[4]。请求项之明确性的规范目的主要是为了界定出所请发明的保护界线，据以告知其他人在跨越哪条界线所为之制造、使用、贩卖等行为将有侵害专利权的风险。换言之，专利请求项应明确、清楚地提出申请人所寻求排他权利之涵盖范围，俾利公众得以知悉专利所载内容，了解该专利之排他权范围。

美国在专利有效性的审查中，请求项之明确性受美国专利法第112条(b)所规范：「专利说明书应以单项或多项请求项，特别指出，且明确定义发明人或共同发明人所认为的该发明之申请目标。[5]」然而，在USPTO行政体系下的复审程序中所适用的明确性标准，在2021年1月USPTO发布修正其内部的行政规则前，仍与联邦法院和ITC所适用的标准不同，且复审程序适用的「Packard标准」被认为略严格于联邦法院和ITC适用的「Nautilus标准」，对专利申请人或专利权人较为不利。

观其所由，竟然又是跟解释申请专利范围的不同标准是采BRI标准亦或Phillips式标准有所牵连，且待本文娓娓道来。

● 「Nautilus标准」：美国最高法院判决之2014年Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案[6]

在2014 年Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案（Nautilus案）之前，CAFC针对请求项之明确性的判断，系法院在解释申请专利范围的过程中对于请求项用语之介定或必要技术特征是否「可供解释」（amenable to construction）或具有「没有无法解决的语意不清」（not insolubly ambiguous）的检视来判断。

但是，美国最高法院在2014 年Nautilus案认为上述判断标准过于僵化，而将之推翻。最高法院指出，基于美国专利法规定，判断申请专利范围是否符合明确性要件时，应参照用以描述该专利发明之说明书以及其审查历程来解读，在此解读下，若无法以具有「合理确定性」（reasonable certainty）之方式，告知所属技术领域中具通常知识者（person skilled in the art）有关该专利所请发明之范围，方属不符明确性要件者。

自此之后，美国联邦法院体系即遵循2014 年Nautilus案判决意旨，以「合理确定性」（reasonable certainty）作为判断标准。惟应注意者，美国联邦法院体系在解释申请专利范围时自始均适用BRI标准，而与2018年之前的PTAB所采用的Phillips式标准不同。

● 「Packard标准」：CAFC判决之2014年In re Thomas G. Packard案[7]

「Packard标准」系源自于2014年Nautilus案前，CAFC在In re Thomas G. Packard案（Packard案）的判断标准，即当请求项包含「意思不清楚」（meaning is unclear）的用字或用语时，请求项为不明确[8]。令人费解的是，自2014 年Nautilus案后，USPTO辖下的专利审查官和PTAB在审查专利申请或更正案时，对请求项之明确性的判断标准仍坚持采取与美国联邦法院体系不同且较严格的「Packard标准」。

其理由在于，USPTO过去认为其和法院在专利系统中扮演的角色并不相同。其指出，由于申请人在专利申请案或更正案的审查过程中具有可以修改请求项的机会，因此审查官或PTAB在解释申请专利范围时应使用BRI标准，判断请求项之明确性则应采取较严格的「Packard标准」。藉由赋予请求项最宽广合理范围的解释，检验其最大可能的范围，是否会因为先前技术而不具可专利性，进而要求申请人限缩请求项范围，以避免核发范围过为宽广的请求项，方为一个衡平专利申请人或专利权人和社会利益的方法[9]。

但以上衡量专利申请人或专利权人和社会利益的想法，随着专利法制的更迭，吾人更加重视如何降低行政和司法等不同管辖权对专利有效性审查结果歧异的可能性。即使USPTO长久以来，均以BRI标准解释申请专利范围、以「Packard标准」判断请求项之明确性，并获得司法审查肯认，然基于有相当大比率的案件会同时于PTAB专利复审程序和联邦法院进行专利有效性争议的审查[10]，为使专利有效性争议在不同管辖权之审查下达到一致性（uniformity）与可预测性（predictability），减少审理程序中采用标准之不同有其实益。本次USPTO以内部备忘录的形式规范PTAB在专利复审程序中请求项之明确性判断标准应改采与司法体系一致的「Nautilus标准」，正是补上降低不同管辖权歧异性的一块重要拼图。

包含提出时点为专利核准 9 个月内的「领证后复审」（Post Grant Review，PGR）、提出时点为专利核准 9 个月后或 PGR 程序终结后的「多方复审」（Inter Partes Review，IPR）和「商业方法专利复审」（Covered Business Method Patent Review，CBM）等。
请参阅李秉燊，改弦更张：USPTO预告修正专利复审程序之解释申请专利范围标准，北美智权报第213期，2018年6月13日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_180613_0706.htm；Johnny Chen，美国专利复审程序中Claim Construction标准变更带来的可能影响，北美智权报第223期，2018年10月31日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/uspatent/IPNC_181031_2201.htm#1
USPTO内部备忘录，“Approach to Indefiniteness Under 35 U.S.C § 112 in AIA Post-Grant Proceedings”， https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IndefinitenessMemo.pdf（最后浏览日期：2021年02月01日）。
Pfaff v. Wells Elec., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998).
35 U.S.C. 112 (b) (“CONCLUSION. —The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”)
Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014).
In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014).
Id. (“[a] claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”)
张仁平，我国专利法有关「解释申请专利范围」之条文的探讨，专利师季刊，2017年07月，第30期，页100；颜吉承，申请专利范围的最宽广合理解释及客观合理解释，专利师季刊，2015年01月，第20期，页7。
2016年美国实证研究指出有86.8%之专利有效性争议会同时于联邦地院与PTAB审理。See Saurabh Vishnubhakat, Arti K. Rai & Jay P. Kesan, STRATEGIC DECISION MAKING IN DUAL PTAB AND DISTRICT COURT PROCEEDINGS, 31 BERKELEY TECH. L.J. 45 (2016), https://ssrn.com/abstract=2731002.