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专利本质为衡平鼓励创新与公众揭露的一种交换机制（quid pro quo）[1]。美国法院将专利法第112条第(a)项关于专利充分揭露要件的规定，区分为「可据以实现」（enablement）和「书面说明」（written description）两个独立要件。

前者要求专利申请人于申请专利时，除应于专利说明书详实揭露发明内容，使所属技术领域具有通常知识者（PHOSITA）不需要再耗费过度实验，即可据以实施（例如制造和使用）该专利权的申请范围。后者则要求各专利请求项必须为说明书所支持，即其范围不得超出说明书揭露之内容，以避免申请人以超出说明书揭露内容的请求项范围，剥夺公众自由使用的利益，阻碍产业持续发展[2]。

抗体，或由蛋白质纯化而成的药品等生医技术领域，相较其他领域具有高度不确定性。本文梳理美国联邦巡回上诉法院（CAFC）2017年与2021年Amgen Inc. v. Sanofi案，研究上述「可据以实现」和「书面说明」两个独立要件适用在抗体技术发明之审查标准。本文以下先分别梳理案件历程、系争技术背景与请求项范围，再分别就法院判决理由予以说明。

Amgen公司是美国第8,829,165号（’165号）和第8,859,741号（’741号）等多件与「结合PCSK9抗原的蛋白」专利的专利权人。2014年10月，Amgen公司于特拉华州联邦地院向Sanofi等多家药厂提起专利侵权诉讼。本案几经联邦地院陪审团、法官和上诉CAFC的来回，分别对系争专利请求项就充分揭露中的「可据以实现」和「书面说明」要件予以认定并统一法律见解，历程如下。

本案于地院初次审理的过程中，法官曾以「依法即决判决」（Judgment as a Matter of Law，JMOL）认定系争专利请求项具有进步性且被告非故意侵权。2016年3月，地院陪审团最终亦认定系争请求项未违反可据以实现和书面说明要件，而为有效专利。被告Sanofi等公司不服遂上诉至CAFC。2017年，CAFC除认为地院法官在证据裁定（evidentiary rulings）和对陪审团指示（jury instructions）等程序均存在错误外，亦在判决中批评USPTO针对抗体技术领域公布的说明书撰写指引的「新特征抗原」测试法并不予援用，而将判决撤销发回重审[3]。

2019年，地院重审时陪审团再次认定系争请求项符合可据以实现和书面说明要件。Sanofi随即提出JMOL动议。地院法官驳回书面说明要件的动议声请；但因认定系争专利中，以功能性定义来界定的请求项范围太过广泛，但由说明书所揭露之范例和指导却相对不足，导致PHOSITA需耗费过度或不合理的实验才能实现系争请求项的全部范围，故不符合可据以实现要件，判决系争请求项无效[4]。2021年，CAFC依据Wands因素综合判断系争专利的可据以实现要件，维持联邦地院判决[5]。

本案系争’165号和和’741号专利请求项的技术背景均涉及降低血液中俗称「坏胆固醇」的低密度脂蛋白胆固醇（low-density lipoprotein cholesterol，LDL-C）的抗体药品，若血液中LDL-C过高，容易造成冠状动脉硬化、心肌梗塞和中风等心血管疾病[6]。系争专利为「结合PCSK9抗原的蛋白」，以抗体结合在血液循环中的PCSK9，避免其与位在肝脏细胞表面的LDL受体（LDL receptors，LDL-Rs），导致LDL-Rs丧失移除LDL-C的功能[7]。Amgen公司根据该等专利技术纯化制造出「瑞百安注射液」（即Evolocumab，英文商品名为Repatha®），挤身降血脂药界的畅销产品之列[8]。

系争请求项范围包含所有可与PCSK9上特定胺基酸残基（amino acid residue）结合的抗体结构，但未以胺基酸序列另主张任何结构[9]。系争专利说明书内容阐述专利申请人如何产生并筛选出得以结合PCSK9并避免其破坏LDL-Rs之抗体的「试误」（trial and error）过程[10]。即专利申请人为发觉所主张的抗体，不断筛选和确认3000多种相似抗体与PCSK9的结合亲和力，直到最后删减到亲合力达90%的85种抗体；其亦揭露以X射线晶体学取得可以和请求项特定胺基酸残基结合的抗体结构[11]。最后，系争专利说明书亦阐述如何比较所筛选出的抗体与PCSK9的亲和力，以确认何者的结合亲和力最强[12]。

但上述以功能性定义来界定的请求项范围是否太过广泛? 说明书所揭露之范例和指导是否得予支持该等请求项范围，且得由PHOSITA不需耗费过度或不合理的实验即能实现的全部范围? 即为法院在专利是否符合充分揭露的审查重点。

2004年，CAFC在Noelle v. Lederman案首度适用「新特征抗原」测试法判断系争CD40CR抗体专利请求项是否符合书面说明要件[14]。该判决认为只要专利申请人完全揭露一完整特征化的抗原，申请人皆可在证明一抗体和该抗原具有结合亲和力（binding affinity）后，主张该抗体为发明专利范围。

2008年3月，USPTO正式在书面说明要件审查指导原则（2008 Written Description Training Materials）中针对抗体技术领域明文提出「新特征抗原」测试法，肯认若请求项主张包含该蛋白质X及与其结合之抗体时，如以惯用且例行之技术制造该抗体，仅须给予该蛋白质X的充分特征描述，即满足可与蛋白质X结合之抗体的揭露要求。易言之，专利申请人只要达到下列（一）申请人已充分描述该蛋白质X；和（二）以例行且惯用之技术产生可与其结合之抗体等两项门坎，不须详细描述可与蛋白质X结合之抗体，即满足书面说明要件。

然而，2017年，CAFC推翻前述2004年Noelle案和2011年尊重并适用USTPO所颁布的「新特征抗原」测试法的Centocor案[15]，回归Ariad案2010年Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.案的全院联席（en banc）判决见解[16]，要求专利说明书应详细描述所请发明的结构、分子式、化学名称和物理等特性。再次严格以「代表性物种」测试法审视系争专利，使书面说明要件被放宽的标准再度紧缩。

本案在联邦地院时，地院法官援引Noelle案见解采认「新特征抗原」测试法，指导陪审团在审查抗体发明专利时，若专利申请人得证明系争专利申请时PHOSITA已理解系争专利所主张能结合特定抗原的抗体是如何产生者，只要专利说明书已详细描述该新特征抗原的结构、分子式、化学名称和物理等特性，即符合书面说明要件[17]；因此，陪审团依前开标准判决系争专利符合书面说明要件，维持系争专利有效性[18]。

然而，CAFC质疑与批评「新特征抗原」测试法的审查妥适性。CAFC认为「新特征抗原」测试法不只鼓励以单一描述去主张一个「抗原－抗体」的「锁－钥」的关系，更将千万把钥匙奖赏给第一位揭露新锁头的发明者，此与书面说明要件的法理似有未洽[19]。质言之，CAFC回归Ariad案「代表性物种」测试法，要求专利说明书应使专利申请日时PHOSITA，得预见和认识系争请求项所主张范围的所有下位概念事项；因此，若说明书仅揭露系争抗体的功能和能被其结合之抗原的结构，而未完整揭露系争抗体结构或其他性质达具代表性时，即应认为未达书面说明要件。CAFC批评「新特征抗原」测试法蔑视书面说明要件的法律原则，指出书面说明要件系要求专利申请人以专利说明书对公众揭露其「发明」的抗体；惟该测试法却是允许专利申请人揭露非其所发明的抗原，因此实质抵触了专利制度作为一种交换机制的本质[20]。

2017年，CAFC判决之后本案上诉美国最高法院后，于2019年01月7日遭驳回确定，依美国民事诉讼规则，CAFC在本案扬弃「新特征抗原」测试法的见解成为判例，拘束下级法院[21]。最终，USPTO于2018年2月公告废止使用「新特征抗原」测试法作为书面说明要件的审查标准[22]。

提出专利申请时，说明书应详实揭露发明内容，使PHOSITA不需要再耗费过度实验，即可据以实施（例如制造和使用）该专利权的申请范围。1988年，CAFC在In re Wands案中提出8个重要考虑因素：(1)必要实验的数量、(2)在说明书中所呈现范例和指导的数量、(3)说明书中是否有实施例、(4)发明的本质、(5)先前技术之水平、(6)相关之技术、(7)该技术的可预测性或不可预测性、(8)权利申请范围大小（breadth of claims）；并进一步指出说明书是否揭露充分须综合上述因素予以整体考虑（as a whole）[23]。

首先在权利申请范围大小因素的判断上，CAFC认为系争请求项的范围毫无疑问地过于广泛。法院从请求项用语所划定的「功能性范围」（functional breadth）角度予以审视，而非仅评断可能落入请求项范围之实施例数量的多寡[24]。鉴于系争请求项以功能性定义的请求项具有可供排列组合的多样性（functional diversity），故无法被说明书所揭露的抗体示例所支持。法院亦认为虽然说明书的确揭示了若干范例和指导，但PHOSITA仅能不断靠「试误」过程，不断筛选和确认为数众多与PCSK9具有亲和力的抗体，也就是说系争请求项所包含的范围在科学上仅有一小部分具可得预测被纯化产出，因此未符合上述发明本质、说明书中呈现范例和指导的数量和预测性等因素。最后，关于衡量必要实验数量的因素上，法院指出评断可据以实施的范围是系争请求项所划定的范围全部（the full scope of these claims），本案中PHOSITA无法藉由合理的时间和精力（substantial time and effort）穷尽请求项范围，故亦未符合要件[25]。

2017年，CAFC扬弃适用由美国专利商标局（USPTO）针对抗体技术领域公布的说明书撰写指引的「新特征抗原」（newly-characterized antigen）测试法的判决先例，显著提高书面说明的专利要件标准。2021年，CAFC则依据Wands因素综合判断，维持联邦地院判决，认为系争专利中，以功能性定义来界定的请求项（functionally defined claims）范围太过广泛，但由说明书所揭露之范例和指导却相对不足，导致PHOSITA需耗费过度或不合理的实验才能实现系争请求项的「全部范围」（full scope），故不符合可据以实现要件。据此，系争专利请求项为无效。

Pfaff v. Wells Elec., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998).
我国法则依专利法第26条第2项后段：「其得包括一项以上之请求项，各请求项应以明确、简洁之方式记载，且必须为说明书所支持。」称之「请求项为说明书所支持要件」，或简称「支持要件」。参见「发明专利实体审查基准」，经济部智慧财产局，第二篇第一章第2.3.4 节，第2-1-31页，2013 年版。
Amgen Inc. v. Sanofi, 872 F.3d 1367, 1381-82. (Fed. Cir. 2017).
Amgen Inc. v. Sanofi, Civil Action No. 14-1317-RGA, 2019 U.S. Dist. LEXIS 146305 (D. Del. Aug. 28, 2019)
Amgen Inc. v. Sanofi, 987 F.3d 1080 (Fed. Cir. 2021).
Amgen Inc., 872 F.3d at 1367, 1371
Id.
Amgen Inc., 987 F.3d. at 1084.
Id. 例如’165号专利请求项1(“An isolated monoclonal antibody, wherein, when bound to PCSK9, the monoclonal antibody binds to at least one of the following residues: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, or S381 of SEQ ID NO:3, and wherein the monoclonal antibody blocks binding of PCSK9 to LDLR.”)
Id. at 1372.
Id.
Id.
详细内容可参李秉燊，美国专利书面说明要件判决对生技产业的54潜在影响──以抗体技术领域为中心，知识产权月刊，第253期，2020年1月，页54-71。
该案判决中称作「完全特征化抗原」(fully characterized antigen). Noelle v. Lederman, 355 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2004); See Sean A. Passino, Amy M. Rocklin, & Stephen B. Maebius, Written Description Traps for Antibody Claims, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 317, 317 (2004).
Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott Labs, 636 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2011).
Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1344 (Fed. Cir. 2010) (en banc).
Amgen Inc., 872 F.3d at 1376.
Id. at 1373.
Id. at 1377.
Id. at 1378.
Amgen Inc. v. Sanofi, 2019 U.S. LEXIS 86, 2019 WL 113092, decided Jan. 7, 2019.
Clarification of Written Description Guidance for Claims Drawn to Antibodies and Status of 2008 Training Materials, Memorandum, USPTO, Feb. 22, 2018.
In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988).
Amgen Inc., 987 F.3d. at 1086.
Id. at 1388.