自从美国专利复审制度引进后，许多专利权人的专利都在复审程序中被宣告无效。因此，陆续有人在法院中质疑，复审程序违反宪法。2021年6月21日，美国最高法院做出U.S. v. Arthrex, Inc.案，认为行政专利法官做出的决定不受上级监督，确实违宪，并提出解决违宪问题的建议。美国专利商标局在6月29日也立刻宣布遵从最高法院建议，对复审决定提供「请求再开听证」的机会。

图片来源：USPTO

美国专利审理救济委员会与行政专利法官

2012年后，美国专利审理救济委员会（Patent Trail and Appeal Board）的复审程序可认定专利无效，此一委员会的成员，乃是美国法上特殊的行政专利法官（administrative patent judge）。

近年来，被复审程序认定专利无效的专利权人，都想要主张整个复审程序是违宪的。第一波质疑的是认为，专利无效的问题应该由美国宪法第3条的法官来决定，而非由专利审理救济委员会的行政专利法官决定。但第一波挑战却失败，2018年底美国最高法院在Oil States Energy Services v. Greene’s Energy Group案[1]认为，专利属于「公权利」，可以由行政部门来决定其争议[2]。

因而，又有专利权人发起第二波挑战认为，如果行政专利法官是行政官员，为何他们的复审决定不受到上级长官的监督？

Arthrex 案事实背景

根据美国专利法第6条(a)，专利审理救济委员会之组成，除了专利商标局长、副局长、专利局长、商标局长之外，其他都是行政专利法官，约有200余位。行政专利法官乃由商务部部长咨询专利商标局长后任命[3]。其中，根据专利法第3条，只有专利商标局长是由美国总统提名，并经参议会同意任命[4]。

本案的背景事实为，Arthrex公司申请到关于骨科手术的程序与医疗器材之专利。Smith & Nephew等公司对系争专利申请多方复审程序，主张该专利无效。专利审理救济委员会由三名行政专利法官组成审理庭，最终认定系争专利无效。

Arthrex公司不服，向联邦巡回上诉法院提出上诉，主张专利审理救济委员会之组成，违反了美国宪法第2条第2项第2款之任命条款。

Arthrex主张，行政专利法官属于主要官员（principal officers），应该由总统提名，经参议院同意后任命。而目前由商务部长任命的方式，属于违宪。

美国宪法之任命条款

美国宪法第2条第2项第2款，一般称为「任命条款」（Appointments Clause），其规定：「总统经参议院之咨议及同意，并得该院出席议员三分之二赞成时，有缔结条约之权。总统提名大使、公使、领事、最高法院法官及其他未另作规定之美国官吏，经参议院之咨议及同意任命之。但国会如认为适当，得以法律将下级官员（inferior officers）之任命权授予总统、法院或各部长官。[5]」

因此，只有总统在经过参议院咨询与同意下，可以任命主要官员（principal officers）。若是下级官员（inferior officers），该条款允许国会将任命权力授予总统、法院或各部长官。

2021年6月21日，美国最高法院以5：4票，对此案做出正式判决[6]。由首席大法官Roberts撰写多数意见书，判决书的第I、II部分，获得Alito、Gorsuch、Kavanaugh、Barrett大法官支持，但判决书的第III部分，Gorsuch 则不支持。

下级官员必须受到上级行政官员的监督或审查

多数意见认为，一方面，行政专利法官在多方复审程序中所行使的权力，不受到专利商标局长的审查；二方面，他们却仅由商务部长任命，似乎属于下级官员（inferior officers），这两者彼此矛盾。

在1997年的 Edmond v. United States案[7]中，最高法院曾说，必须由总统提命、参议院同意任命之其他人，对下级官员行使某程度的指挥与监督。

该案涉及由交通部长任命的海防刑事上诉法院（Coast Guard Court of Criminal Appeals）之法官。最高法院当时认为，这些法官属于下级官员，因为他们乃由行政部门中总统提名、参议院同意任命之若干官员，行使有效的监督。最高法院认为重要的是，如果没有得到其他行政官员的同意，这些法官没有权力代表美国联邦做出最终决定。

行政专利法官之决定不受行政审查与监督

但是，本案中的行政专利法官，却没有受到这种上级行政官员的审查。虽然专利商标局长有行政监督的工具，但是，专利商标局长和其他上级长官，都没办法直接审查行政专利法官所为的复审决定。甚至，在专利法第6条(c)，规定只有专利审理救济委员会自己可以同意再开听证（may grant rehearings）。这一限制，让专利商标局长对行政专利法官所为之复审决定，既无从进行监督，也不用为其负责。

根据专利法第318条(b)，专利法官所作出的决定，也就是行政部门内的最终决定，专利商标局长只能根据行政专利法官的复审决定，核发并公告证书，撤消专利请求项、或是确认专利请求项有效。

专利商标局长可以间接影响复审决定？

有人主张，专利商标局长有各种方式，可以间接影响多方复审的过程。例如，局长可以在指派三名行政专利法官组成复审庭时，挑他偏好的人来组成。但是这种方式，会模糊了宪法任命条款所要求的政治责任，让当事人无法获得由专家组成审理庭做出公正决定，也无法让需负政治责任之官员对其透明决定负责。

另外，若专利商标局长对某些行政专利法官的复审决定不满，以后可以不再指派他们参与审理庭，但是对于他们已经做出的最终决定，却无权撤消。

至于商务部长，也没有办法透过撤换职务，有意义地控制这些行政专利法官，因为想撤换联邦行政官员，必须具有「提高该服务之效率」的这种理由。

虽然对专利审理救济委员会之复审决定，可以上诉到联邦巡回上诉法院，但这种方式仍无法作为必备的监督方式。

最高法院认为，根据宪法，行政专利法官行使的是「行政权」（executive power），总统就必须对他们的行为负最终责任。目前的设计方式，总统既无法自己监督专利审理救济委员会，若该委员会做的不好，总统也无法要其他上级官员为其负责。因而整体而言，行政专利法官行使权力的设计，与联邦宪法任命条款想要让官员负政治责任的设计并不相符。

既然违宪，如何修改制度？

2019年时，联邦巡回上诉法院判决为，行政专利法官的设计属于违宪。当时上诉法院提到，如果要避免违宪，行政专利法官的终身职保障应该删除，让商务部长有权可以撤换行政专利法官[8]。

此次最高法院Roberts大法官主笔意见书的第III部分，则提出有一种方法可解决上述违宪的状况。

原本专利法第6条(c)规定，只有专利审理救济委员会自己能对最终决定，决定是否进行再开听证（rehearing）。Roberts大法官认为，解决的方式，就是让专利商标局长，可对行政法官之最终复审决定，决定再开听证，并自己做成代表专利审理救济委员会之决定。

其认为本案适当的救济，就是将本案发回，先由目前的专利商标局长判断，对Smith & Nephew公司之复审案，决定是否再开听证。这样的方式，是最简单的修改方式。相对地，Arthrex无权要求由新的行政专利法官组成的新审理庭，再重新为复审程序。

Gorsuch大法官认为应该由国会决定

Gorsuch大法官之所以不支持Roberts大法官判决的最后一部分，是认为他所提出的解决方式并不妥当。因为国会当初已经立法明确表达，不希望专利审理救济委员会之复审决定，受到专利商标局长的审查。

学者还提到其他的解决方式。例如，要求行政专利法官都应该由总统提名、参议院同意，并让总统可以直接审查行政专利法官所做的决定。或者，也可以将专利审理救济委员会改纳入司法部门，由司法部门来决定是否撤销专利。

Gorsuch大法官认为，要选择哪一种避免违宪的方式，应该属于政策选择，不该由最高法院解释怎么避免违宪，而应交给国会修法决定。

6/29 美国专利商标局公布，对复审决定可请求「再开听证」之审查

美国专利商标局于6月29日公告，为了因应最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案之判决，即日起提供暂时程序，让复审案当事人可对复审决定，向专利商标局长请求「再开听证」，进行审查；而专利商标局长自己也可以主动进行审查[9]。

专利商标局特别强调这是一个暂时程序，因为目前并没有相关规定，之后专利商标局应该会制订行政规定，明确规定复审当事人对复审决定不服时，到底该如何请求局长审查。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法