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美国专利审查罕有专利申请懈怠（Patent Prosecution Laches）核驳事由，在诉讼案件也相对不常见到类似抗辩，但罕有、不常见，表示偶有引用、依旧可见，事实上，一有这类案件出现，通常都会引发讨论。美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，Fed. Cir.）2021年6月1日针对Hyatt v. Hirshfeld案发布判决结果[1]，本案同时涉及潜水艇专利问题，应是近期较受瞩目的申请懈怠案件。

1861至1994年期间，美国原规定发明专利可自授权公告日起享17年保护，故申请人可藉由连续案申请策略，也就是在放弃母案前另提子案、放弃子案前另提孙案之类的操作，与USPTO审查官打持久战，争取更大的保护范围，并利用申请案保密规定，等到相关技术及市场发展成熟，才让依对手产品量身打造的申请案授权公告、像潜水艇一样浮出水面狙击对手。

关税暨贸易总协议GATT乌拉圭回合谈判时，美国即决心一并根除潜水艇专利问题，依当年配套修法调整后的新法，1995年6月8日起申请的美国专利案件，其专利权存续期间改为自所主张最早美国正式案申请日起计算20年。

然而，修法还是留了道后门。为帮助申请人过渡适应，凡专利权期间在1995年6月8日尚未届满的旧有专利或申请案，其专利权期间可能是授权公告日起17年，也可能是自所主张最早美国正式案申请日起20年，取两者较晚结束、新旧制中较有利专利所有人者。

于是，1995年春夏之交，大量过渡期的美国专利新申请案送件，据USPTO统计，在期限日前9天之内，该局收到超过5万件的新申请案，为全年预估量的1/4，即所谓GATT泡沫。

GATT泡沫是众人合力造成，Gilbert P. Hyatt就是其中一位。根据Fed. Cir. Hyatt v. Hirshfeld案判决文描述，当时他复制11件既有申请案内容递交381件过渡期申请案，1995年10月24日，当时负责处理相关案件的技术部门主管Nicholas Godici曾为此与Hyatt会晤，Hyatt同意让每一申请案聚焦不同发明，但在这场非正式会议之后，Hyatt申请案少少几项请求项经修正补充，每案扩增到约300项请求项，总项数达11.5万项，其中4.5万项为独立项。无论是件数规模或内容复杂度，其他GATT泡沫申请人无出其右。

USPTO曾估计，Hyatt这近400件的GATT泡沫申请案，可能需花532年的审查时间才能处理完，而美国自1790年通过制定专利法，其专利制度发展迄今也不过二百余年。以本次诉讼涉及的08/457,211、08/456,398、08/472,062、08/431,639共4件申请案为例，4案总项数为1592项，平均每件有398项请求项。

2003至2012年间，因Hyatt提出多件诉讼，指控USPTO书面叙述（Written Description）核驳有误之类，因部分诉讼结果可能左右相关案件的审查判断，审查后若法院有不同意见，还需撤销原核驳处分从头来过，故USPTO暂停Hyatt部分申请案审查作业。

2013年USPTO整理Hyatt各件申请案，依其说明书内容划分为11个申请案家族，并寄发11份官函，要求Hyatt (1)每组最多选600项请求项，(2)提示所选每一请求项的优先权日及母案内容支持依据，并(3)提交干净本请求项内容。

但Hyatt迟迟没有回音，在申请人不愿主动配合的情况下，同年USPTO征召12名资深审查官组成专责单位Group Art Unit 2615，开始处理Hyatt积案。据USPTO描述，当时审查官希望1st OA能尽可能完善，好在下一OA就标Final OA审结，所以每案光1st OA就用去4-5月时间（一般案件约2-3个工作日可完成），且每份1st OA长达数百页。可是Hyatt收到OA后往往又大改或全改请求项，实质重启整个流程，甚至回收Interference程序打输了的请求项默默再挑战。如此地狱模式的审查作业，5年即花费USPTO超过1000万美元，而Hyatt为这些案件所缴规费约700万美元。2015年USPTO开始在其他Hyatt申请案引用申请懈怠事由制发核驳。

USPTO指控Hyatt的申请模式实际是放弃取得专利权，比方主张数十年前旧案的优先权，在1995年6月8大限之日前利用11件申请案大量复制提交近400件过渡期申请案，未按协议让每一申请案聚焦不同发明，后并承认从无Master Plan，打开始就没想过如何划分各申请案。自1969年开始申请的近400件申请案，其申请策略只一个拖字。

Hyatt主张其他申请案的操作与系争4件申请案无关，并指USPTO处理他的申请案时严重延误[2]，从未警告他有可能因此丧失专利权，且构成申请懈怠需先证明有中用权（Intervening Rights），但USPTO并未证明存在此一中用权。此外，Hyatt自认他的时间延误有正当理由，因为USPTO法规本就准许申请人增修请求项，以正确界定发明特征、与先前技术区别开来。

地院认为2003-2012停审的责任方为USPTO，拒绝考虑2012年后Hyatt其他申请案的申请审查情况，并指Hyatt巨量申请案情况特殊，USPTO未采取非典型程序加以应对处理，使其专利申请懈怠指控无法成立，毕竟USPTO主管人员作证时曾坦承，要USPTO在当时挪用更多资源处理Hyatt申请案并非不可能。因此，地院命令USPTO就系争4案中符合各项专利要件的请求项直接授予专利。

Fed. Cir.认为地院错误套用申请懈怠判断标准，一则无视USPTO所提证据，偏重2002年前的状况，且只看系争4件申请案，排除其他过渡期案件，明显未作通盘考虑，不符申请懈怠判例原则；二则一再指责USPTO行为，却对Hyatt作为轻轻带过，忽略过去判例即已明白教示：申请人延误不会因USPTO延误而获宽免。

若就整体情况考虑，Fed. Cir.认为USPTO在地院已就Hyatt不合理且未解释的审查懈怠行为提出充分论证，而Hyatt的说词举证都不足以合理化其作为。例如自系争4件申请案优先权日算起，Hyatt拖了12-28年，才真正提出要审查的申请专利范围；再比方Hyatt近400件申请案及其请求项层层交织，优先权主张庞杂，申请案本身及复数优先权案超长文说明书、巨量请求项，内容多所重迭，甚至重复，加上申请人数年间皆未响应官方要求，没有提示各请求项的书面叙述依据及优先权日，审查官连先前技术比对基准日都难以掌握，何况2003年以前USPTO案卷尚未数字化，为考虑有无重复授权（Double Patenting）问题，必须比对一迭迭数公尺的纸本数据。Hyatt这种申请操作势必会无限期拖延审结时间。

Fed. Cir.认为，即使USPTO审查期间未曾以申请懈怠事由针对系争4件申请案作出核驳，仍可在35 U.S.C. 145诉讼程序主张申请懈怠抗辩，惟需佐以中用权证据，以证明确有权利损害事实。而就这点分析，不合理且未解释的申请人延误长达6年以上，如USPTO前述论证，即可作确有权利损害之推定。甚至像本案这种较罕见的情况，若专利申请人明显滥用USPTO审查制度（譬如申请人行为不合理增加USPTO行政负担，致使其他制度用者形同因此被课征税捐，甚至可能伤害公众利益、有损专利制度的良善本质、抑制有用技术的创新创造），此一行为及其影响，即可满足35 U.S.C. 145诉讼中申请懈怠抗辩所需满足的权利损害要件。而本案USPTO已满足Hyatt滥用其审查制度的举证责任，应由Hyatt举证无权利损害情事、申请懈怠问题。

Fed. Cir.决定暂不就新颖性、说明书书面叙述等议题出具审判意见，仅先撤销地院关于申请懈怠问题的判决，并将案件退回地院重新审理，让Hyatt有机会针对申请懈怠问题提出新的论辩证据。

根据报导，Hyatt还有系属于USPTO程序的申请案尚未审结，Fed. Cir.发布Hyatt v. Hirshfeld案审判意见，只是双方斗法又一章的结束，这个超长篇的潜水艇专利及申请懈怠诉讼故事未完待续。

诚然，Hyatt巨量申请的形成背景及使用策略极端特殊，不容易再有人复制，但有专利律师指出[3]，本案Fed. Cir.判决显示，即使USPTO审查期间未曾动用的核驳事由，仍有机会在35 U.S.C. 145地院诉讼程序中援引抗辩，且USPTO也可提出新证据，只不过为证明申请人行为构成申请懈怠，USPTO需证明有权利损害情事。就像不是太阳下一切人所造的都能符合专利适格性，申请人也不能无限制钻美国专利法规的漏洞，申请懈怠少见引用，不代表不会被引用。

另有专家建议继续观察Hyatt申请案其他诉讼案件的判决走向[4]，尽管机率不高，但万一申请懈怠抗辩广泛运用到其他常见状况，例如无明确规画仅就先提连续案子案卡位、短时间内大量提交新案、申请案（家族）内容被认定过长或过于庞杂、申请期间新增独立项、没有响应官方未引用法条所做的非正式要求、官方审查成本高于申请人所缴规费之类，仍可能引发较大冲击。

Gilbert P. Hyatt, v. Andrew Hirshfeld, Fed. Cir. Nos. 2018-2390, 2018-2391, 2018-2392, 2019-1038, 2019-1039, 2019-1049, 2019-1070 (June 1, 2021)，请见http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2390.OPINION.6-1-2021_1784662.pdf。
Did the USPTO Institute Procedural Obstacles to Block Patents for a Particular Applicant?，请见https://www.ipwatchdog.com/2021/07/06/uspto-institute-procedural-obstacles-block-patents-particular-applicant/。根据报导，Hyatt曾出具多份USPTO前官员的宣誓书，证实USPTO内部确有敏感申请案示警系统SAWS（Sensitive Application Warning System），也有Look-Out申请人清单。依宣誓书证词，申请人一旦被点名做记号，申请过程就会比一般案件波折，而Hyatt正是名单中的一人，即使Hyatt申请案在诉愿程序获BPAI驳回原核驳处分，USPTO仍利用种种程序的作为或不作为，不让Hyatt申请案核准领证，Hyatt就算提Petition请官方续行实审，也无法拿到能上法院寻求司法救济的官方决定。
Federal Circuit Holds Prosecution Laches Defense Is Available to PTO in a 35 U.S.C. § 145 Action，请见https://www.klgates.com/Federal-Circuit-Holds-Prosecution-Laches-Defense-is-Available-to-PTO-in-a-35-USC-145-Action-6-14-2021。
After Hyatt v. Hirshfeld, it Might Be Time to Pay Attention to Prosecution Laches，请见https://www.kilpatricktownsend.com/en/Blog/MEMO/2021/6/After-Hyatt-v-Hirshfeld-it-Might-Be-Time-to-Pay-Attention-to-Prosecution-Laches。