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从实务的角度来看，这案例提醒我们，在请求注册设计时，应向UKIPO和EUIPO提交外观设计的各个方面与精确特征。同时藉此提醒专利业界和国内厂商，在欧盟申请注册共同设计应准备数量足够且质量较佳的图式，另有关注册和未注册设计的侵权认定的整体观察、综合判断的操作方式与著作权侵权中「一望即知」的「整体观念和感觉」之判断方式截然不同，不可误植到设计专利。

一种从1950年代开始流行的「芭蕾平底鞋」或「芭蕾舞鞋」的女鞋，有多种变体，具有不同形状的脚趾、不同的鞋跟高度和多种类型的材料。2017年11月24日，原告Rothy's Inc.是一家总部位于美国加州的公司，推出了Pointed Loafer鞋（又称尖头乐福鞋，如图1），是一种芭蕾舞鞋，它具有尖头和突出的鞋舌，给人一种乐福鞋的外观。

Pointed Loafer上市之前，原告还有另外两款鞋，分别是The Flat 和The Point。两双的共同点是第一款由回收塑料制成的针织纱线制成的芭蕾舞鞋。

Rothy's Inc于2017年11月9日向EUIPO提交「尖头乐福鞋」的7张图（如图2）申请注册，申请序号为；4500932-0002（RCD），将「鞋子」列为要应用该设计之产品，并主张2017年5月10日提交美国设计专利29/603,576的优先权。以及2017年11月24日在欧盟首次揭露的尖头乐福鞋设计中未注册的共同设计权（UCD）。UCD源于原告的网站、发送给欧盟人员的电子邮件以及各种社交媒体网站上揭露尖头乐福鞋的图式（如图3）。

图2：Rothy's Inc芭蕾舞鞋的RCD4500932-0002注册设计

图3：社交媒体网站揭露的Rothy's Inc尖头乐福鞋的图片
A picture containing text, trouser Description automatically generated

2019年4月左右，被告奥地利制鞋公司Giesswein Walkwaren AG开始通过其网站营销一系列芭蕾舞鞋，鞋面采用再生塑料制成的针织网眼织物。这些鞋子包括Pointy Flat（如图4）。

2019年7月23日，Rothy's公司发起侵权诉讼，主张Giesswein Walkwaren的Pointy Flat舞鞋侵害原告在EUIPO的一项注册设计权（RCD）及一项未注册设计权（UCD）。被告根据之前的两项先前设计之事实（如图5），对RCD和UCD的提出无效反诉。

在2020年11月16日至17日的远距审理中，法官说明：按照目前的情况，鉴于英国脱离欧盟后过渡期的当前结束日期，本法院将无法在英国时间2020年12月31日晚上11点之后作为共同设计法院开庭。因此，原告敦促我有足够的时间下达此判决，以便能够在2020年12月31日之前举行形式的命令听证会。

HHJ Hacon法官在Cantel案[1]中详细考虑了整体印象检测法。依据普通法院T-525/13--H&M Hennes[2]的判决提供了一个便利的六阶段总结。法官改编了普通法院在H&M Hennes案件中规定的四个阶段，用于评估共同设计的独特性，将RCD与被告设计进行比较，并添加与本案相关的其他事项：

原告的律师坚持提供专家证据并指出：IPEC法官，尤其是男性法官，很可能需要了解此类物品应考虑的审美背景。在HHJ Hacon法官的案件管理会议法律和定义（the case management conference, CMC）中，被告的辩护人说：关于专家证据应在多大程度上被允许存在争议。然而，原告更进一步表示，它的立场是，法院将得到专家的协助，提交报告，并就他们对法院最终问题的看法进行诘问。于是，根据HHJ Hacon于2020年3月10日的命令，双方获准分别举出一名专家的证据。

Rosemary Wright是Antoinette Designs的所有者，这是她于1973年创立的国际设计咨询工作室。她是从事制鞋业的家族的第三代传人，通过这项工作，她积累了大量与鞋类相关的用具，包括目录、书籍、杂志、照片、原型、鞋楦、组件和材料。她的证人陈述的一部份是她「对Rothy's UCD的设计特征的评论和设计术语的解释」。

Hawkins女士是一名自由鞋类设计师，也是原告的专家证人，曾与许多鞋类品牌合作并为其工作。Hawkins女士的第一份证人陈述中列出了一个有用的部分，介绍了芭蕾舞鞋的术语和解剖学。然后，她确定了许多不同形状的芭蕾舞鞋，并给出了每个示例。她在识别芭蕾舞鞋时更详细地讨论了它们的特征。她还用多个例子再次对材料进行了详细的检查。最后，她审查了原告设计主张的特征，并评估了这些特征是否是「相关部门鞋子的正常特征」。第二份证人陈述是对Wright女士报告的回应。

Markus Giesswein是被告的首席执行官，他自2017年7月1日起担任该职位。他提供证据证明被告于1954年由他的祖父母创立。他说被告于1998年开始用棉制造芭蕾舞鞋，2003年用针织羊毛制造芭蕾舞鞋。他就被告与群创公司的关系提供了证据，被告尖头平底鞋的设计过程，以及在该过程中的人士：(a)他的兄弟，被告的发展部主管Johannes Giesswein；(b)自由鞋履设计师Adi Zuk；和(c)群创公司的Roy Jahoda。

Adi Zuk是一名自由鞋设计师。她的证据概述了她25年的鞋履设计经验，以及被告尖头平底鞋的设计过程。Zuk女士提供了第二份证人证词，以响应Black先生的证词，其主旨是Black先生没有参与Pointy Flat鞋的设计过程。原告的律师批评Zuk女士「没有参与诉讼程序」。据称，她没有完整说明Pointy Flat鞋的设计过程，而是参考并依赖了Markus Giesswein提供的证据。

双方均认为应考虑RCD与「设计数据库」的差异。在Cantel Medical(UK) Limited v ARC Medical Design Limited案件的判决中说明：「注册的共同设计……与外观设计数据库的任何先前设计明显不同，它可能比『被同类的先前设计包围』具有更大的整体视觉冲击力」。这种设计所产生的「整体印象」将更加显著，并且不会产生显著不同的整体印象的差异空间更大。其保护范围将大于RCD授予的保护范围，因此，对引人注目的新颖产品的保护将相应地大于对与先前设计渐进式不同的产品的保护[3]。。在这种情况下，正确的方法是对共同特征给予很少或不给予重视（权重）。

双方对于设计数据库有一个小争议，两位专家一致认为，虽然用粗线编织的织物以用于运动鞋和运动鞋的鞋面而闻名，但相当认知的使用者不会知道它们已用于芭蕾舞鞋。因此，在RCD和UCD中使用由粗线编织的鞋面对于相当认知的使用者来说，这是与先前设计之间的显著不同。我们接受了Arnold J法官在Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd案件[4]中对于设计数据库相关性的解释：

设计法立法理由（14）清楚地表明，对于设计是否具有独特性的评估应基于相当认知的使用者在观察设计时产生的整体印象是否与现有设计数据库产生的整体印象明显不同，同时考虑到应用该设计的产品的性质，以及所属的产业部门以及设计者在开发设计时的自由度。

HHJ Birss法官Gimex v Chill Bag案件[5]中明确说明了这一点：「从评估各个特征（有效性）的角度来看，相当认知的使用者必须被呈现给被引用先前设计的任何给定项目，无论它是否是所讨论产品的设计。引用的先前设计是否在使用者的设计认知范围内不是问题。如果引用的先前技艺不是针对此类产品的设计，但相当认知的使用者仍然必须出于新颖性和独特性的目的考虑。该设计仅在具有新颖性和独特性的范围内受到保护。。」

The Flat和The Point并没有被认为是破坏新颖性的。它们在相关日期是否真正为人所知是无关紧要的，鉴于两位专家的明确证据表明RCD和UCD的针织鞋面会在相关日期明确设计数据库的状态被相当认知的使用者视为独特。

Thermos案件[6]是根据当时的英国国内注册设计法决定的。而本案是第一个关于根据欧盟设计法授予的共同设计注册（CDR）的案件，但Thermos案件的论述也适用于有关CDR的诉讼。双方都承认，RCD的解释是法院的事情，相当认知的使用者的身份以及各种设计和鞋子对相当认知的使用者产生的整体印象也是。

芭蕾舞鞋，也被称为芭蕾平底鞋、芭蕾高跟鞋，有时平底鞋的灵感来自女性芭蕾舞演员所穿的舞鞋。多年来，它们一直是一种流行的鞋子。芭蕾舞鞋由鞋帮和鞋底组成。上部覆盖或部分覆盖足部的顶部、侧面和背部。Hawkins女士提供了以下图表，并解释了芭蕾舞鞋的主要特征。

除了形状的这些方面，芭蕾舞鞋还有多种材料。双方的相同点是，在原告推出The Flat和The Loafer之前，没有用针织粗纱制成的芭蕾舞鞋。Hawkins女士一无所知，Wright女士也是如此。两位专家都承认不同的材料会给芭蕾舞鞋带来非常不同的外观。

在Trunki案件中，纽伯格勋爵同意Jacob LJ的精辟总结：注册设计案件中最重要的事情是：(1)注册设计；(2)被告产品；(3)先前设计（先前技艺）。最重要的是它们的外观。但是，正如我在Philips v. Remington案件[7]中所观察到的，「说的比看的要花更长的时间」，而且言词本身通常不够精确。

双方就RCD中的图式显示的内容以及因此「主张」什么是受保护设计的一部分是有争议的。双方同意，对RCD的正确解释是法院的事情，而不是相当认知的使用者或专家。Birss法官在Sealed Air Limited v Sharp Interpack Limited and Anor案件中补充说，这是一个事实问题，要考虑到法庭面前的所有相关信息来确定，其中最重要的是图式所揭露的内容是什么。而法院作出以下三项解释。

首先是关于鞋面表面的外观：图中的黑线是什么意思？被告首先提出，交叉影线仅表明这是一个三维形状，类似于Trunki案件中的CAD图的描述。另一方面，被告提出交叉影线显示一些材料纹理，但比描绘「针织网眼织物」更笼统。被告提出，「规则的、通常为方形的图案，线条通常彼此垂直，穿过鞋子的纵轴和横轴，但弯曲以显示圆形区域」描绘的不是针织，而是机织纺织品。

其中，被告提出，如果要更准确地解释设计，线条意味着编织纹理而不是针织纹理。然而，仔细观察它们，包括放大EUIPO在其网站上的高分辨率图式，我很清楚这些线条表示一种针织面料，而不是被告主张的任何替代纹理。同样，从前面看，线条从脚趾向外辐射。这种图案与机织织物或未印刷的动物皮（如正绒面革或绒面革）不一致。RCD也与Trunki案件中的CAD图所呈现的不同。根据我的判断，RCD显示的是针织物，更具体地说，是用较粗的线编织而成的织物。

RCD解释的第二个争议是两条并行线围绕鞋口运行的含义，即脚进入鞋子的位置。原告提出，这表明「一个小的对比项圈环绕着顶线的周边」。对比并不是说是一种颜色。这也被描述为「边缘光洁度」。被告提出，这些线条显示出「围绕整个背线的狭窄统一滚边或镶边」，并且这是「与鞋面不同的部分（不仅仅是它到边缘的延续）」。

由机织织物制成的鞋子需要有一个边缘以确保织物不会磨损，如果我发现鞋面的线条表示机织织物，这些线条将表示边界或边缘。针织物是不同的——虽然一些（精细的）针织物可以切割，但有证据表明，这样的针织物在切割时会散开。鉴于我上面的发现，因此将顶线周围的两条线解释为表示防磨损边界或边缘是不合逻辑的。

被告的律师详细介绍了他提出的RCD的不对称方面，特别是在鞋舌两侧衬板的大小和位置。就我而言，我发现这些很难在RCD本身中看到。原告的律师说，任何明显的不对称都是由人脚的形状造成的，因此鞋子设计的拍摄和绘制方式往往如此。详细查看了RCD，包括扩展了在线可用的版本，我可以看到角衬板的位置存在一些不对称-脚外侧的背线边缘（右侧鞋的右侧）低于脚内侧的背线边缘。然而，这确实是很难察觉的。

HHJ Birss QC法官在Samsung Electronics(UK) Limited v Apple Inc.案件中列出了相当认知的使用者的有用摘要。我接受了它并添加了对提到的案例的交叉引用：(1)他（或她）是拟纳入该设计的产品的用户，而不是设计师、技术专家、制造商或销售商[8]；(2)但是，与商标法的普通消费者不同，他特别细心；(3)他了解设计数据库和相关部门现有设计中通常包含的设计特征；(4)他对相关产品感兴趣，并在使用时表现出较高的关注度；(5)他对有争议的设计进行直接比较，除非有特定情况或设备具有某些特性使其不切实际或不常见。(6)我要补充的是，相当认知的使用者既不会(a)仅将设计视为一个整体而不分析细节，也不会(b)详细观察可能存在的最小差异。

被告主张RCD因为缺乏独特性，违反设计法第4(1)条及第6条规定而无效。各种设计和鞋子对相当认知的使用者产生的整体印象也是如此。阅读专家的报告帮助我「戴上相当认知的使用者的观点」。然而，按照我在鞋类设计下面列出的部分的思路，通过商定的、简短的入门可以轻松且更具成本效益地实现这一目标。

将RCD与先前设计Allegra K比较（如图10），两个设计给予相当认知的使用者的整体印象完全不同

因此，无需描述Allegra K和RCD之间的其他差异。回顾RCD，了解舞鞋设计并欲与高度关注的相当认知的使用者会对材料的选择感到震惊。然而，正如原告的律师所承认的那样，从RCD来看，所使用的针织线是由回收塑料制成的，这一点并不明显。但这显然是一个沉重的话题。

关于Bonnibel，被告承认它与RCD存在某些差异。出于上述与Allegra K相关的相同原因，我认为RCD和Bonnibel之间的不同材料意味着它们对相当认知的使用者产生不同的整体印象。因此，被告对RCD的无效攻击失败了。

法官指出，被告的律师和Wright女士花了很多时间找出RCD和Pointy Flat之间的差异。法官认为这些差异中的任何一个都不会对相当认知的使用者造成重大影响，并且认为有些差异难以察觉。考虑到设计数据库中有多种不同的背线设计，人们认为背线形状不会引人注目。在鞋跟处鞋底的形状上，相当认知的使用者会更多地关注在使用产品时鞋子的可见部分，而相应地较少关注不可见的部分。

法院没有考虑不同公司的品牌元素，认定它「如果只需添加品牌元素」就可以避免侵犯注册外观设计的行为，那么它就会粗暴对待注册设计法。

在总结Pointy Flat的整体印象与RCD相同时，法院考虑到了很大的设计自由度，并强调了在本案中最能打动相当认知的使用者的地方，因为它是一个特点与芭蕾舞鞋不同的是，RCD和Pointy Flat的鞋面均采用粗线编织而成。虽存在一些差异，但这些差异不会被相当认知的使用者注意到，也不会达到造成不同整体印象的程度。因此，Giesswein侵害了RCD。

虽然RCD和Pointy Flat之间存在差异，但当相当认知的使用者退后一步并形成整体印象时，在我看来，整体印象是相同的。在某些情况下，相当认知的使用者可能会区分各个设计的元素，对近似性或差异性给予不同程度的重视。RCD和Pointy Flat的鞋面都由粗线编织而成。由于这是背离一般的芭蕾舞鞋，这特征将重击相当认知的使用者。因此，Pointy Flat侵害了RCD的设计权。

关于未注册共同设计的法律与关于注册共同设计的法律基本相同，除了下列三个主要问题之外：

(a) 创造：已注册的共同设计产生于EUIPO的注册行为，未注册的共同设计产生于欧盟境内首次公开；

(b) 期限：已注册的共同设计最多可续展四次，总共25年，而未注册的共同设计只能持续3年；和

(c) 侵权：除了涉嫌侵权的产品必须给相当认知的使用者带来与未注册的共同设计相同的整体印象外，还必须证明复制。由于UCD持有者只能防止他人在商业层面使用该设计，前提是该设计的使用源于复制。因此，如果设计是由第二位设计者（可以证明不知道受保护设计的存在）独立创造的，则不构成侵权。

在本案中，不存在揭露的问题：被告接受原告关于Pointy Loafer于2017年11月24日在欧盟首次披露的抗辩请求，即所谓的黑色星期五，即庆祝感恩节的第二天。从技术上讲，UCD存在于2017年11月24日的电子邮件、网站和社交媒体中显示的图式中（因为这是揭露的内容），但双方同意UCD存在于整个Pointed Loafer鞋中，如图13。

关于期限，双方同意三年的UCD于2020年11月25日到期。当然，这会阻止授予诸如禁令之类的前瞻性补救措施，但并不能阻止诸如损害赔偿或利润账户之类的回顾性补救措施。基于我在上面驳回的许多相同理由，被告否认Pointy Flat给相当认知的使用者带来了相同的整体印象，但主要争点在于注册和未注册的共同设计之间的第三个主要区别：需要证明未经注册共同设计的复制。

设计法第19条第2款明定，有争议的使用必须「源自复制受保护的外观设计」。法院在Gautzsch Großhandel GmbH v. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH案件[9]中得出结论：(a)证明复制的责任在于相关设计权的持有人；(b)证明独立创作的责任在于被指控的侵权人；和(c)证明复制的责任可以根据国内法的规定减轻或撤销，否则很可能无法证明复制或证明复制的难度过大。

原告的律师依据英国关于著作权和英国未注册设计权的判例法，据此证明复制的责任可能会转移。她提出，在本案中，两件作品或设计之间的密切近似性，再加上被指控的复制者有机会接触到该作品或设计，就构成了复制的推论。她依赖于A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd案件[10]的理论：「在知识产权案件中，很少有直接证据证明抄袭他人的著作权或设计。法院根据原告的设计与被控侵权物品之间的密切近似性进行审理，再加上被指控的复制者有机会接触到原告的设计或作品，就构成了复制的推论。然后由被告通过证据反驳该推论，以表明明显的近似性是在其他方面产生的。」

原告承认Pointy Flat是由Markus Giesswein、Johannes Giesswein 和Zuk女士设计的。Zuk女士被描述为「Pointy Flat的主要设计师」。Markus Giesswein承认他最迟可能在2018年春季访问了原告的网站。如上所述，2018年7月19日，Markus Giesswein购买了The Flat、The Point和Loafer各一双（如图14）。当时，其中并没有Pointed Loafer。

法院审查了GW设计师进行互联网研究时，Pointed Loafer并未出现在Rothy's的网站上。而且，GW的独立设计证据是「连贯一致的」。GW的设计师从他们购买的三款Rothy's鞋中汲取灵感，其中两款是圆头鞋，一款是尖头鞋。斯通先生说，「对于一个想要制作尖头芭蕾舞鞋的实体来说，这是一很小而且显而易见的步骤」。

这些要点中的每一个都基于一项一般性指控，即被告在Pointy Flat的设计过程中「淡化」了原告的鞋子的影响。我接受双方对法律案件进行了修改，但我并未在被告的证据、或向我提供的揭露文件中或从被告的事实证人作证的诚实方式中发现任何试图隐瞒购买和使用原告鞋子的事实。因此，复制的指控不成立。

UCD和Pointy Flat是否对相当认知的使用者产生了相同的总体印象。双方一致认为Pointed Loafer是为RCD制造的鞋，但也指出了RCD和UCD之间的一些差异。从被告的角度来看，三个主要差异使UCD更接近Pointy Flat：(a)UCD的鞋面材质与Pointy Flat的鞋面材质明显相似；(b)在RCD中确定的被告的不对称律师在UCD上不太明显；(c)在RCD的顶线边缘对被告的重要性律师在UCD中并不明显。

先将Pointed Loafer与Allegra K进行比较，然后再与Bonnibel进行比较，两种先前的设计都不会给相当认知的使用者带来相同的整体印象。UCD主要通过使用针织重纱的鞋面而脱离设计数据库。再加上Allegra K鞋跟和底线和Bonnibel底线的差异，足以产生不同的整体印象。因此，UCD是有效的。

基于上述分析，法官认为：(1)RCD对相当认知的使用者的整体印象与Allegra K和/或Bonnibel不同；(2)Pointy Flat不会给相当认知的使用者带来与RCD不同的整体印象；(3)UCD对相当认知的使用者的整体印象与Allegra K和/或Bonnibel不同；(4)Pointy Flat不会给相当认知的使用者带来与UCD不同的整体印象；和(5)Pointy Flat不是复制UCD的结果。

因此，RCD和UCD的设计权都是有效的。Pointy Flat侵害了RCD。但Pointy Flat没有侵害UCD。被告的无效反诉都失败。

自欧盟设计法实施近20年来，英国各级法院在共同设计法的形成和发展中发挥了关键作用的一章就要结束了。在此期间，英国法院审理了许多引人注目的案件，且高等法院、上诉法院甚至最高法院都做出了重要决定。毫无疑问，这些案例让人们更清楚理解设计保护在广泛领域的价值以及注册和未注册共同设计制度的好处。

虽然英国法院可能不再就共同设计做出裁决，但大量的判例不会浪费。它将同样适用于英国注册设计和两个新设立的英国未注册设计权：所谓的持续未注册设计（CUD）和补充未注册设计（SUD）。

参见 Cantel Medical (UK) Limited v ARC Medical Design Limited [2018] EWHC 345 (Pat)。
参见 T-525/13 H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG v OHIM EU:T:2015:617; [2015] ECDR 20。 (H&M Hennes)
参见 Procter & Gamble v Reckitt Benckiser [2007] EWCA Civ 936。
参见 Whitby Specialist Vehicles Ltd v Yorkshire Specialist Vehicles Ltd中 [2014] EWHC 4242 (Pat)。
参见 Gimex v Chill Bag [2012] EWPCC 31 at [74]。
参见 Thermos v Aladdin [2000] FSR 402 。
参见 Philips v Remington [1998] RPC 283 at 318。
参见 PepsiCo paragraph 54 referring to Grupo Promer paragraph 62; Shenzhen paragraph 46。
参见 C-479/12 H Gautzsch Großhandel GmbH 訴 Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH [2014] RPC 28。
参见 A Fulton Co Ltd v Grant Barnett & Co Ltd [2001] RPC 16。