在美国专利法判决中，存在一个特殊的「让与人禁反言原则」。典型的情况是，发明人将发明相关权利让与给受让人后，自己又实施相同发明，受让人因而对发明人（让与人）提告侵权，而发明人（让与人）抗辩 专利无效。此时，法院根据让与人禁反言原则，禁止发明人（让与人）主张自己让与的专利无效。2021年6月29日，美国最高法院做出最新判决，认为让与人禁反言原则至今仍然有效，但适用范围要加以限缩。

图片来源：Minerva

发明的申请、转让过程

1993年，Truckai先生创立了NovaCept公司。1990年代末期，Truckai先生和其团队，发展了所谓的「NovaSure系统」的医疗器材。该器材的运作，乃是透过向子宫施加二氧化碳气体，并测量流出子宫的任何气体流量，来检测子宫穿孔。NovaSure 使用三角形的应用头，其设计符合子宫的形状，可在两分钟或更短的时间内消融整个腔内的子宫内膜。NovaSure系统还提供水分输送功能，其真空管可=在输送过程中从空腔中去除蒸气和水分[1]。 

系争二件专利申请案，都将Truckai先生列为发明人。1998年8月，Truckai先生美国专利申请案第09/103,072号（后来经过连续案申请，获得9,095,348号专利），并转让给NovaCept公司。2001年2月，Truckai先生将美国专利申请案第09/710,102号（后来经过连续申请案，获得6,872,183号专利），也转让给NovaCept公司[2]。

表一、第6,872,183号的历程「用于检测体腔穿孔的系统和方法」

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表二、美国专利号第9,095,348号专利「接触式电凝的水分输送系统」

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2004年，Cytyc公司收购了NovaCept公司，相关专利申请案之权利同时转让给Cytyc公司。2007年，本案的原告Hologic公司收购了Cytyc公司。

2004年，其中一件专利申请案，申请了连续案（Continuation Application），并于2005年获得’183号专利。另一件专利于2013年8月申请连续案，于2015年8月获得’348号专利[3]。至此，「NovaSure系统」获得完整的专利保护。

发明人自己做类似系统，并核准上市

发明人Truckai先生在2008年离开NovaCept公司后，另外成立Minerva手术公司，自己担任公司总裁、执行长、董事会成员。他们开发出「子宫内膜消融系统」（Endometrial Ablation System，简称EAS），在2015年获得相关专利，也获得美国FDA上市核准，并开始销售[4]。

该系统使用消除子宫内膜细胞的应用头，与NovaCept公司专利系统的应用头不同，其依靠不同的方式来避免不必要的消融，它是「不透湿的」：在治疗过程中不会吸收任何液体[5]。

受让人利用连续案新增范围较大之请求项

前面提到，系争二项专利在转让后，又经过多次连续案。在2013年，Hologic公司知道Truckai先生开发类似系统后，因而对「接触式电凝的水分输送系统」申请专利连续案，对NovaSure系统新增了一个请求项，特别将一般的应用头（不特别提及透湿性、吸水功能），也写入请求项[6]。’348号专利于2015年8月获得核准。
2015年11月，专利权人Hologic公司在特拉华州地区法院控告Minerva公司，主张Minerva公司的EAS系统，侵害了他们的二件专利。

地方法院基于让与人禁反言，被告不得主张专利无效

被告Minerva公司主张，自家的系统并未侵害系争专利，且系争专利也有无效事由。其中最重要的是，Minerva公司主张，Hologic公司在连续申请案新增加的请求项，亦即应用头，与原本专利说明书的描述并不相同，因为原本专利说明书描述的应用头是有透湿性的。因而，Minerva公司主张该一般应用头之请求项，属于无效[7]。

Hologic公司则在地区法院申请即决判决，主张基于「让与人禁反言原则」（doctrine of assignor estoppel），被告Minerva公司不得在法院中主张’183号和’348号专利无效。

地区法院认为，发明人Truckai先生与Minerva公司存在紧密关系，故基于让与人禁反言原则，Minerva公司也不得主张系争专利无效。因此，地区法院以即决判决，认为系争专利有效，且进一步认为被告Minerva公司确实侵害系争二件专利[8]。

该案上诉到联邦巡回上诉法院。上诉法院大部分同意一审判决，认为让与人禁反言原则仍然有效[9]。

最高法院判决让与人禁反言原则的适用限制

本案上诉到最高法院，最高法院于2021年6月29日做出判决。

最高法院认为，让与人禁反言仍然是一个有效的原则，但也有一些适用上的限制。这个原则，必须让与人与受让人间存在公平交易下，才有所适用。这个原则的内涵就是，若让与人曾表示过专利有效，就不能为相反表示。当让与人曾经担保一专利请求项为有效，他之后否定其有效性，违反了公平交易的原则[10]。

但是，最高法院提出，如果让与人曾经做过的表示（不论明示或默示），与后来他提出专利无效之抗辩，两者间并没有冲突，也就没有违反公平性的问题。此时，就没有让与人禁反言原则之适用[11]。

第一种情况是，发明人还没有担保过特定专利请求项有效之前，就签署了让与协议。最典型的情况发生在雇佣关系，员工在上班初期就签署协议，约定未来在受雇期间所完成之发明的权利，都转让给雇用人[12]。

第二种情况是，让与人虽然在让与时担保专利有效，但是后来专利法修改，原本有效的发明，可能在新法下变成无效。

第三种情况，跟本案最接近。在让与人让与发明权利后，受让人自己修改了请求项。最可能情况是，发明人先提出专利申请，然后将申请案的权利让与受让人。然后，受让人可以在后续的专利审查中，修改请求项。如果新的请求项实质上大于（materially broader）旧请求项的范围，让与人并没有担保新请求项的有效性。让与人若没有担保新请求项的有效性，他就可以在诉讼中挑战新请求项之有效性。因为，他的前后立场并没有不一致，也就没有所谓的禁反言问题[13]。

发回上诉法院，判断新请求项是否大于让与时请求项

最高法院最后指出，由于联邦巡回上诉法院在二审时，没有确认让与人禁反言的适用限制。而本案中，Minerva公司主张，其所挑战的请求项，比起当初Truckai先生所转让的请求项还要大。联邦巡回上诉法院判决认为，Hologic公司有没有扩张受让的请求项范围，并不重要。但最高法院认为，倘若Hologic公司的新请求项，实质上大于Truckai先生当初让与的请求项，则Truckai先生在让与当时，并没有担保新请求项的有效性。既然前后的表示没有不一致，就没有所谓的禁反言[14]。

最高法院因而将上诉法院判决撤销，发回重审，并要求在重审时要讨论，Hologic公司的新请求项，是否实质上大于Truckai先生当初让与的请求项[15]。

本案启发

本案对让与人禁反言原则的限缩，在实务上将产生一些影响。在最高法院说明的三种情况中，第一种情况其实是最常见的，可能影响也最大。

公司内部的研发人员，在任职初期就将未来的发明权益让与给公司。内部研发人员，其实最清楚所属技术领域中的先前技术。因而，如果该名员工离职后到竞争对手公司任职，协助开发类似产品，该员工有可能反过来挑战原公司拥有的发明请求项。

另外，就本案的情况，让与人将申请中专利让与后，只担保让与时请求项的有效性，如果受让人之后继续修改专利请求项，实质大于原请求项范围，则让与人就不再担保该请求项的有效性。不过，这种情况必须是后续请求项被修改并扩大请求项范围，实际出现的机会较少。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法