人工智能是否聪明到可以自己发明？并作为发明人参请专利？Abbott教授领导的「人工智能发明人项目」（Artificial Inventor Project），宣称由Thaler博士所开发之AI人工智能系统（名为DABUS），自行完成两项发明，并自2018年10月起，陆续在世界各地申请专利。

此二项专利申请案，2020年初陆续被欧英国知识产权局、欧盟知识产权局、美国专利局，认为发明人应该是自然人，而以程序不符合驳回申请。但在2021年7月28日，南非智财主管机关公告食物容器获得南非专利。更令人意外的是，两天后，澳洲联邦法院Beach法官亦判决，人工智能DABUS可以做为发明人，该案应可申请专利。此一判决理由为何，值得深入了解。

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项目团队以PCT申请案，进入南非及澳大利亚审查

由Ryan Abbott教授领导的项目团队，根据专利合作公约，以2018年10月之欧洲申请案作为优先权案，于2019年9月17日提出PCT申请案[1]，2020年9月9日申请进入澳洲国家阶段审查[2]。

在专利合作条约中，并没有明确规定，发明人是必须为自然人；仅有规定，若各会员国国内法有相关要求，在进入国家阶段时再符合各国法律之要求。在申请PCT案时，PCT受理局不会审理发明人信息与申请权问题，只会要求提交一发明人声明。因此，本案的PCT申请案并没有问题，且已经被公开。

南非申请案之所以顺利通过，倒不是因为南非采取专利形式审查，因为若是形式审查，还是会对发明人信息或申请人申请权进行形式审查。真正原因在于，因为项目团队是以PCT申请案，进入南非国家审查阶段，而南非对PCT案在形式审查上，不会再处理申请人申请权之问题[3]。相对地，澳洲专利条例在PCT申请案进入澳洲阶段后，就会要求补提交发明人信息。

澳洲专利法第15条

澳洲之专利法，在法律位阶上主要有二，一为1990年专利法（Patent Act 1990），一为1991年专利条例（Patents Regulations 1991）。澳洲专利法与专利条例中，并没有一条文明确规定，发明人必须为自然人。

澳洲知识产权局怎么认定发明人必须是自然人，主要是依据专利法第15条规定谁可以获得专利（Who may be granted a patent?）。第15条(1)规定：「在本法限制下，发明专利只能授予以下之人（a person）：

(a) 发明人（inventor）；或
(b) 在授予发明专利时，有权要求将专利转让给该人；或
(c) 从发明人或 (b)款之人处获得发明之权利（derives title to the invention from）...[4]」。

澳洲知识产权局不受理之理由

澳洲知识产权局于2021年2月做出决定，认为该申请案因修正迟延而失效。首先就「发明人」，澳洲专利法本身没有任何定义[5]，但知识产权局认为，应该采取一般意义之解释。其认为，从一般的英文意义来看，发明人应该是人，且从1991年专利法开始实施当时，当时的理解发明人一定是自然人，机器只是人可以利用作为发明之工具[6]。

根据前述第15条(1)规定，澳洲知识产权局认为，专利权人的权利必须来自于发明人；倘若非来自发明人，则发明人就是专利权人[7]。澳洲知识产权局认为，第15条(1)(c)之所谓从他人处获得（derive title from），应该只限于继受取得[8]，Thaler博士所主张之「因占有和控制DABUS」而原始取得该发明，并不符合此处之「从发明人处获得」。

澳洲专利条例第3.2C条之PCT申请案要求提交发明人信息

由于项目团队是利用PCT申请案，进入澳洲国家阶段之审查。因此，适用澳洲专利法中关于PCT案之相关规定。

专利条例第3.2C条规定PCT申请案之形式审查：「(1) 本条例适用于PCT 申请案，只要申请人符合专利法第29A条(5)之要求。(2) 申请人必须：...... (aa) 提供与申请相关的发明的发明人姓名。......[9]」
澳洲知识产权局乃引用专利条例第3.2C条(2)(aa)，关于PCT申请案之形式审查时，要求申请人提供发明人姓名，但因项目团队所提出的DABUS不是自然人，故知识产权局根据第3.2C条(4)要求其补正。但项目团队拒绝修正发明人姓名，因而知识产权局根据第3.2C条(5)，认为该申请案因迟延而失效[10]。

澳洲联邦法院Beach法官理由

项目团队对澳洲知识产权局决定不服，提出上诉。澳洲联邦法院由Beach法官于2021年7月30日做出判决，推翻智慧财产局之决定。判决中最关键的论述，在于对专利法第15条(1)的解释。

1. 第15条(1)(b)获准专利时有权要求他人转让

首先，Beach法官认为，第15条(1)(a)的是规定当发明人是人（person）时可成为专利权人；但是，若发明人不是人（既非自然人也非法人），只是不能作为第15条(1)(a)成为专利权人，但并不表示，不能成为第15条(1)其他款中的发明人[11]。

专利法第15条(1)(b)乃规定，在核准专利之时，有权要求转让权利之人。这一款典型的情况是，公司的受雇人完成职务上之发明，而由公司提出专利申请，在核准专利之时，公司有权要求员工将该权利转让给公司[12]。

但Beach法官认为，该款并没有说一定要来自发明人的转让。其举例说明，由于Thaler先生拥有该人工智能DABUS，故也拥有DABUS完成之发明，假设有一个人偷抢走该发明并提出专利申请，当该专利获得核准时，Thaler有权要求该人将该发明「转让」回给Thaler[13]。Beach法官认为，15条(1)(b)并不要求是从发明人那边转让，只规定在核准专利时，有权要求转让给申请人就足矣[14]。

2. 第15条(1)(c)申请人从发明人处获得发明之权利

其次，Beach法官认为，Thaler更有力的主张，是主张澳洲专利法第15条(1)(c)规定：「申请人从发明人或(b) 款之人处获得发明之权利」，此处的获得方式，不仅限于申请专利前的转让，还可能包括其他赋予利益之方式[15]。法院认为，这里所谓的获得，在一般意义上，包括从源头、来源接收、取得、获得、收获、源自、源于等[16]。

Beach法官说明，假设一发明本身就有财产利益（proprietary rights），可以被占有和拥有。Thaler博士作为 DABUS 的所有者和控制者，当占有DABUS所为之发明时，就拥有该发明。在这种情况下，Thaler 博士是透过 DABUS获得了该发明的权利[17]。
在此处，Beach法官有一个预设，人们可以透过占有无体财产而取得权利。Beach法官认为，Thaler博士因为占有DABUS、拥有DABUS原始码之著作权、拥有且占有DABUS运作的计算机，因而可以从DABUS这个发明人处获得其权利（derive title from inventor）[18]。

用另一个观念来表述，前述澳洲知识产权局认为，所谓的从发明人处获得（derive title from），必须是「继受取得」；但Beach法官认为，「获得」可以是「原始取得」，亦即，不需要发明人先取得权利，而可经由控制、占有AI之方式，原始取得其专利权利[19]。

澳洲判决之后续展望

Beach法官之所以能推论，在澳洲AI可以做为发明人申请专利，而与美国、欧盟、英国等国家不同，最关键点在于，澳洲专利法第15条关于申请权人的条文写法，与这些国家略有不同。澳洲专利法第15条(1)(b)只有写「申请人有权要求转让给他」，而不是写「有权要求发明人转让给他」；第15条(1)(c)写「申请人从他处获得权利」，用的是「获得」，而不是写「移转取得」，导致法条有较大的解释空间。

除了此一申请权规定之写法不同外，美国、欧盟还搭配其他条文，认为从其他条文中的用语，均可以推论发明人应为自然人。一方面，澳洲专利法恰巧没有使用这些比较带有人味的用语；二方面，少数条文提到「权利继受人」（successor），Beach法官认为那只是说，若发明人是自然人时可适用该条文；但若发明人不是自然人时，就不适用那些条文。

Beach法官这样的解释跌破众人眼镜。因此一般预期，澳洲知识产权局仍会继续上诉，至于上诉后其他法官会采取何种法律解释，我们可继续追踪。

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法