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USPTO近年开办多项在线讲座，其中一个系列为PTAB Boardside Chat，9月底的讲题为Evaluating Common Arguments[1]，由PTAB专利律师Andreas Baltatzis主持，PTAB行政专利法官（Administrative Patent Judge；APJ）John A. Jeffery主讲。内容列举诉愿人多种书状论述写法，说明常见的诉愿失败及成功原因，对诉愿人是很好的可参考材料，而需在申请期间答辩的申请人、在IPR等程序捍卫自家专利的专利所有权人，或许也都可以从中获得启发。

主讲人首先提醒，诉愿人书状可说明为何所请发明具可专利性，但务须指明审查官核驳处分的错误，且应牢记，Claim里写的所请发明才是游戏核心，无法把握此一核心，就可能出现类似下表所列的无效论述。

审查官103核驳所用引证案，不必然需在引证案本身明文写出结合理由，如美国最高法院KSR 案判决[4]所说，相关技术领域通常知识者的一般常识，可能就有作此结合的动机理由。有鉴于此，主讲人简报及在Q&A环节释疑时表示，只强调引证案未写明结合的教示、建议、动机，不足以推翻审查官核驳判断，建议着重于解释引证案结合方式的不合理处、为何依审查官所说方式改良有问题。

至于所谓相关技术领域的一般常识，是否可能只是审查官个人后见之明形成的偏见？主讲人分享他个人的理解：审查官需阅读申请内容后再分析检索相关先前技术，因此审查过程不可避免会带有后见之明，但差别在于审查官所做可专利性判断是否带入不被允许的后见之明，例如，审查官虽陈述了前案结合动机，但假设他所提动机全来自被审查案的说明书，也就是把申请人自己的揭露内容当作组合蓝图，那么，这种情况下诉愿人提后见之明论述，他个人认为可能具说服力。

此次简报多次引用KSR 案判决，毕竟KSR 案是非显而易见性判断标准的现行指标判例，比方分析何谓可预期的结果，按KSR 案教示，就是依先前技术组件习知功能作可预期的结合使用，进而达成可预期的结果。主讲人由此推论，在化学等技术部门，若诉愿人能证明其结合方式会产生非可预期的结果，在诉愿中是有得分可能。

只不过，不是每个审查错误都会让PTAB作成驳回决定。譬如，审查官核驳意见正确陈述个别引证案相关内容，也正确陈述结合不同引证案所需理由，即便又另外加写其他无关内容，甚至可能是不正确的内容，倘若PTAB判断这些只是无关宏旨的小瑕疵，就不会为此撤销原核驳处分。事实上，诉愿人的诉状内容也可能有类似瑕疵，只要主要论点具说服力，PTAB也不会揪着诉状中的小瑕疵不放。

根据定义，用以组合作非显而易见性核驳的前案，需为所请发明「类似先前技术」，也就是引证案与所请发明的关系需符合以下任一要件：要件一，引证案与所请发明属相同技术领域[5]；或要件二，引证案与所请发明要解决的问题合理相关。

遇到非显而易见性核驳，要就其中一件引证案发动回击时，务必引用申请案说明书等细节，说明何以这件引证案同时欠缺「类似先前技术」两项要件，以让PTAB法官了解审查官核驳处分错在何处。那么，该如何说服审查官处分有误？以下是简报所举可能成功的写法范例：

那麼，該如何說服審查官處分有誤？以下是簡報所舉可能成功的寫法範例：

简报另外将「反向教示」列为单独讨论子题。依KSR 案教示，若引证案有特定习知组件组合的「反向教示」，在这种情况下发现成功的组合手段，其实有更大机会是非显而易见。所以「反向教示」是美国最高法院认证的答辩利器，不过倘使运用不得法，还是无法发挥其作用。

那么，什么样的「反向教示」论述较有成功可能？以下是简报所举示范例：

最后一个子题讲「显可尝试」（“Obvious to Try”）核驳，依KSR 案教示，「显可尝试」核驳需符合两项要件：要件一，已存在需解决一问题的设计需求或市场压力；及要件二，已存在有限数量已知而可预期的解决方案，相关技术通常知识者有充分理由尝试验证其技术领域已知选项。

面对审查官「显可尝试」核驳，简报仅举出一例，且是诉愿人成功取分的写法：

主讲人并补充，前述示范例只谈要件二，但「显可尝试」核驳需同时符合要件一及要件二。比方审查官就一音响的无线装置发明作「显可尝试」核驳，除需解释为何满足要件二，也必须解释要件一为何成立；实际上无线传输有其方便性，各大厂商竞相推出无线产品，可以说市场上本来就有这样的设计需求或市场压力，但若核驳处分未加以说明、未满足要件一，即为诉愿人可藉以得分的审查官的疏失。

当天约一小时的录像文件请见https://rev-vbrick.uspto.gov/sharevideo/177e2589-577b-414a-b809-38bbabb5f0ac。
主讲人补充：USPTO采用最广合理解释（broadest reasonable interpretation；BRI）标准审查，会参照说明书内容解读申请专利范围，比方他处理的案件常出现“node”这个单字，但许多案件并未特别为某些字词自为定义，而一查字典，“node”这个单字出现6种不同的解释，这时他会参照说明书内容，判断个别案件的“node”单字应作何解释，但若一特征在说明书里有、请求项里没有，不能用以解释申请专利范围。
主讲人补充，此一原则仍有例外：若制法会产生有别于前案产物的效果，仍可能有助认定所请发明具可专利性。以退火（Annealing）技术为例，一特定几合结构的习知金属，加热到华氏800度并保持在此一温度2小时，之后再令其冷却，虽看似为同样的金属，但显微镜下看到的粒子结构已因制法加工而有不同。
KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. , S. Ct. No. 04-1350 (April 30, 2007)，请见https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf。
针对要件一，引证案与所请发明是否属于相同技术领域，有人质疑：每个人都可能各为主观认定，非客观判别方式。主讲人建议可参考In re Bagio, Fed. Cir. No. 03-1358 (August 24, 2004)判决书，Fed. Cir.认为仍可由结构功能等面向协助认定。
主讲人表示，这类论述亦是屡见不鲜，但其实只在特殊情况可能略有作用，例如：审查官引用该文献作102/103核驳，那么引证案「反向教示」或许有助于排除其中的103核驳，但于克服102核驳并无实益。
所引用判例出处及原句，请参考录像文件第44分钟左右播放的第30及31张投影片。主讲人个人的解释是：次级组合或许效果不如其他替代方法，但仍不失是一种解决方案，实务上并无明确标准，需依个别案件状况判断。比方音响采用无线喇叭的音效传真效果可能不如有线装置，但相对有线喇叭收线问题，无线装置使用上有其方便性，所以类似无线喇叭这样的发明，论音质，或许是次级选择，但也可能是权衡各种利弊得失后的设计选择。