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耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus，MRSA) 是金黄色葡萄球菌的一种，也是一种革兰氏染色阳性细菌，它对几乎所有的青霉素类抗生素都具有抗药性，包括甲氧西林这种医界以往主要用来治疗金黄色葡萄球菌的抗生素。由于抗生素在过去数十年间的滥用，MRSA已从首次发现的英国扩散到全世界，不少媒体称之为「超级细菌」。万古霉素 (Vancomycin) 是目前最常见的治疗药物，但回首MRSA的诞生因由，万古霉素的全面失守也只是时间问题，事实上，科学界已经发现了万古霉素敏感性减低金黄色葡萄球菌(Vancomycin intermediate-resistant Staphylococcus aureus，VISA)。

为此，科学家尝试以其他途径消灭这些细菌，其中一个方式就是以特殊波长的光照射引发细菌内部反常的光化学反应来达成目的，产业界也颇为着重这个领域，于是就有了本篇主题的诉讼与判决。

系争专利申请人，斯特拉斯克莱德大学 (University of Strathclyde)，提出了一种利用可见蓝光杀死部分革兰氏染色阳性细菌的方法，即美国专利第9,839,706号，其中代表性的请求项如下 (涉讼重点以红色字体标示)：

由请求项可以看出，该发明主诉更方便的杀菌方法，即不用光敏剂 (photosensitizer) 的方式，也因此出现「without」这种让专利人感觉一阵辣眼睛的claim language。至于波长的数值限制，攻防双方并未于此太过纠结。

Clear-Vu Lighting公司，一家位于纽约的照明器材设计与制造商，对PTAB提出inter partes review (IPR)，基于系争专利不具进步性而成功地撤销系争专利。由于似乎事关商业板块划分，系争专利涉及数起诉讼 (见图1)，斯特拉斯克莱德大学自不会束手就擒，于是对CAFC提出上诉，其上诉基础为PTAB所为之判断，「先前技术 (经结合) 已经揭露所有的技术特征」与「(基于先前技术) 系争请求项具备对成功的合理预期[1]」有所违误。

Clear-Vu Lighting提出的先前技术分别为两篇期刊论文，以下略称为Ashkenazi[2]与Nitzan[3]。

● Ashkenazi
在Ashkenazi中揭露的实验内容如下，该论文的作者假设对于痤疮丙酸杆菌 (Propionibacterium acnes) (一种革兰氏染色阳性细菌) 以及其他可以产生卟啉 (Porphyrin) 的细菌，蓝光照射可以使其失去活性。这个理论的基础在于已知用蓝光照射时，卟啉可以有效的伤害细菌，而作者认为其中的机转是蓝光照射卟啉，卟啉会产生自由基，以自由基杀伤细菌。

于是作者提出了一个实验来验证他的推测，以一种特殊的培养基来培养痤疮丙酸杆菌，并供给一种光敏剂，δ氨基乙酰丙酸(δ-aminolevulinic acid，ALA)，它可以在细菌内部提升卟啉的产量，此为实验组；另外以完全一致的条件再培养一批痤疮丙酸杆菌，唯独并不供给ALA，此为对照组。以蓝光(407-420nm) 用不同的照射强度、照射时间处理后发现，实验组的细菌伤亡明显高于对照组 (注意！对照组的细菌仅有微小损伤)。此外，作者还发现，增加照射的剂量 (光强度、次数等)，不论是对实验组还是对照组，细菌伤亡都会随之增加 (见图2)。

● Nitzan
该论文基于Ashkenazi的研究内容继续探讨外来性的卟啉是否造成影响，实验计划是以一般培养基来培养包含MRSA在内的数种细菌，并依据是否在培养基内供应ALA及卟啉 (从细菌外部) 将实验分为四组来互相参照 (如下图，浅黄色底标注者即为MRSA)。

由实验发现，外来的卟啉对杀伤MRSA帮助不大 (比较ALA- Por- 与ALA- Por+，或是比较ALA+ Por- 与ALA+ Por+)，反而是光敏剂，ALA的存在 (比较ALA- Por- 与ALA+ Por-，或是比较ALA- Por+ 与ALA+ Por+)，可以大幅降低细菌的生存率 (提高蓝光对MRSA的杀伤力)。

在此阶段双方对系争请求项与先前技术在技术的差异进行了激烈的攻防，导致PTAB的裁决书多达54页，其中最为峰回路转的是攻防过程揭露了Ashkenazi与Nitzan所用来培养细菌的培养基居然是不同的 (见图4)，惊人的是Ashkenazi所使用的培养基本身就含有一种光敏剂[4]，核黄素 (riboflavin)，它本身就可以在光照后产生具有反应性的氧原子物质，以上事实为双方所不争执。

此一事实经笔者确认后发现，反倒发现Nitzan与系争专利所使用的是同一种、惯常用于培养一般细菌的培养基 (见图5)。此一事实成为日后斯特拉斯克莱德大学翻盘的一大原因，然而PTAB并未采纳。

部分由于系争请求项并未定义其方法的杀伤效力，PTAB相信了Clear-Vu Lighting的说法，本领域中具有一般知识者在阅读先前技术后，会使用Nitzan所揭露不含光敏剂的培养基，对MRSA进行Ashkenazi中对照组的操作，就能可以有部分的杀伤力 (见图2中标记为◆的线段，在光强度增加时确实对细菌有细微的杀伤力)，再加上Ashkenazi持续加大照射的剂量可有更高杀伤力的教示，如此，PTAB认定先前技术已经揭露所有的技术特征。

关于请求项是否具有对成功的合理预期方面，PTAB基于MRSA内本就具有卟啉，那么对加大照射的剂量即可完成系争请求项的技术方案，则可以有成功的合理预期。PTAB的此一推断很大一部分是来自斯特拉斯克莱德大学在inter partes review的听证中所提供的一份数据 (见图6)，该资料是由Nitzan等人在1999年所发表，揭露了ALA与光照剂量对MRSA生存率的影响。

PTAB认为该等先前技术并未揭露光照剂量达到Ashkenazi实验中的量之时，细菌的生存率会怎样，结合MRSA内本就具有卟啉此一因素，若持续增加光照的剂量，当可对系争请求项的技术方案建立成功的合理预期，换言之，PTAB认为可以期待图6中无ALA之实心圆线段进入Ashkenazi之光照剂量后会出现下降的趋势。综上，PTAB裁决系争请求项不具备进步性。

综观PTAB的论述，可说PTAB的魂都被图2中对照组线段在末端的那一点点下降给勾走了！

然而CAFC可清醒多了，CAFC很快地就注意到PTAB对双方不争事实，Ashkenazi所使用的培养基本身就含有一种光敏剂，的忽略。如果加上了这个事实，Ashkenazi的实验充其量只是证明ALA导致MRSA的卟啉增加，光照后产生更多自由基，对MRSA的杀伤力更大。因为对照组本身就含有光敏剂 (培养基内的核黄素)，图二中对照组线段在末端的那一点点下降到底是MRSA内的卟啉造成的，又或是培养基内的光敏剂造成的，根本不得而知！简言之，Ashkenazi中不论是实验组还是对照组都有光敏剂，对于「不使用光敏剂，直接以蓝光杀伤MRSA」这件事，既无法证明真伪，也不能提供教示。反观Nitzan，它排除了培养基含有光敏剂的干扰因素，但却明白的证明了欠缺光敏剂，蓝光照射是没有任何杀伤性的 (比较ALA- Por- 与ALA+ Por-，或是比较ALA- Por+ 与ALA+ Por+)。

那么结合一个展现了光敏剂多寡会正向影响杀伤细菌之多寡的先前技术 (Ashkenazi)，与一个证实没有光敏剂就无法杀伤细菌的先前技术，依然无法揭露单用蓝光照射、不用光敏剂来杀伤MRSA之系争请求项技术方案 (因为两个先前技术都使用了光敏剂)；同时先前技术也没有展现少一点光敏剂还可以维持与多一点光敏剂之相同的杀伤力，因此先前技术的结合对系争请求项也没有提供任何教示。

CAFC重申，对成功的合理预期需要实质证据的支持。在PTAB自以为可以摧毁系争请求项的关键先前技术 (Ashkenazi) 中，所使用的是痤疮丙酸杆菌，Nitzan与系争请求项中使用的是MRSA，本来就已欠缺两个菌种可否互相印证的实质证据[5]了；其次，在PTAB拿牛头接马嘴的实施安排中，能够对MRSA造成杀伤本属猜测；再者，PTAB忽视了听证时的数据，图六中无ALA之对照组在50 J/cm²之后呈现空白，PTAB基于错误前提 (Ashkenazi的培养基并非不含光敏剂，PTAB忽略了这件事) 的推测 (认为会再现图二中对照组线段在末端下降) 根本称不上实质证据。相对的，Nitzan的揭露内容(欠缺光敏剂，蓝光照射是没有任何杀伤性的) 却与系争请求项相左，恰恰证明了就系争请求项来说，不存在对成功的合理预期。因此，就正反两面而论，均无实质证据支持PTAB所谓的对成功的合理预期 (见图7)。

至此，斯特拉斯克莱德大学的两个上诉理由都被CAFC判断为有理由，故CAFC撤销了PTAB的裁决，斯特拉斯克莱德大学暂时地保住了这个高价值专利[6]。

自PTAB阶段起，此案件关于进步性的争执就聚焦于不具进步性的表面证据 (Prima Facie)。在MPEP中此表面证据的基础来自三个方面，修饰先前技术的建议或动机、对成功的合理预期以及必须考虑请求项所有的限制。

的确，追求不使用光敏剂而更加简便的杀菌方式，尤其是针对抗药性菌株，是发明人提出系争请求项技术方案的动机，但却不是修饰先前技术的动机 (或建议)，因为涉讼的先前技术只要是有杀菌效果的，都使用了光敏剂；基于相同的理由，先前技术显然不能涵盖请求项所有的限制，进而无法对请求项所有的限制进行考虑；再次基于相同的理由，CAFC也无法对不使用光敏剂成功杀菌有合理预期。据此，表面证据是无法被建立的。

至于，本案中的一大谜团，为何Nitzan中无光敏剂的控制组 (ALA- Por- 与ALA- Por+) 在蓝光照射后没有杀伤细菌的效果，但系争专利却可以以无光敏剂就达到，也许是蓝光波长的细微差异 (系争专利为400-420 nm，Nitzan则为407-420 nm，) 确实有关键效果；也许是两者使用的菌株在基因组上有所差异；又也许是某些不存于书面记录的因素所导致，要利用这些来撤销一个专利就属于揭露要件或是可据以实施的问题了，但这两点并不属于inter partes review的立论基础 (见图8)，在美国想要以这两点来撤销一个专利，恐怕是得另寻途径了。

亦即，基于先前技术，若对系争请求项具有成功的合理预期，则系争请求项不具备进步性。
Helena Ashkenazi et al., Eradication of Propionibacterium acnes by its endogenic porphyrins after illumination with high intensity blue light, J. FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY, 35 (2003), 17–24.
Yeshayahu Nitzan et al., ALA induced photodynamic effects on Gram positive and negative bacteria, J. PHOTOCHEM. PHOTOBIOL. SCI., 3 (2004), 430–435.
在PTAB阶段，光敏剂被定义为「一种物质，当其施用于目标上，可以使得目标更为敏感」，因此即便ALA与核黄素的机转不同，仍同为请求项所定义的光敏剂。
两者在分类上，从门这个阶级就不同了。
请求项范围真的大，而且要锁定使用该方法的侵权产品是相对容易的。