101期
2021 年 12 月 22 日
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文德案:智商法院首次以不当得利补偿专利权人之案例回顾
陈秉训/(台湾)政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授

在国硕案之前,台湾智慧财产与商业法院早已提供「不当得利返还请求权」做为专利侵权行为之救济手段。本文意在介绍此缘起,即台湾智慧财产法院99年度民专上更(二)字第11号民事判决(「文德案」,裁判日为2011年4月7日)。


图片来源 : shutterstock、达志影像

台湾民法第179条规定「无法律上之原因而受利益,致他人受损害者,应返还其利益。虽有法律上之原因,而其后已不存在者,亦同」。2018年9月26日台湾最高法院于106年度台上字第2467号民事判决(称「国硕案」)正式认可不当得利返还请求权做为专利侵权行为之补偿机制。据此,专利权人可请求侵权人返还因专利侵权行为所生之不当得利。

文德案之缘起

文德案源自台湾板桥地方法院(现为台湾新北地方法院)93年度智字第27号民事判决(裁判日为2006年1月26日)。文德案的被告有二位,一是个人A,而另是A所设立的公司B。系争专利的保护期间从1998年6月1日起至2009年9月5日;而被告A自1999年4月11日起透过代理商销售侵权物,至2003年5月30日被告B设立后,改由被告B独自代理销售侵权物。原告向被告B请求损害赔偿,但向被告A请求不当得利返还。对被告B的损害赔偿计算是依据原告对其他厂商的年度专利授权金,而因起诉日为2004年6月1日其离被告B成立之日约一年,故请求一年的专利权利金。对被告A的不当得利计算亦根据原告的年度专利授权金,而因被告A从事侵权物贩卖至被告B设立而停止之期间约四年,故请求四年的权利金。

文德案之地院认为「专利权人于不抵触法律规定之情形下,非但具有排他之权利,亦具有专属实施之权能,而非仅具有排他之权利而己」。因为「主张专利权仅为排他权者系着眼于专利之最少权能为立论」,「专利权人苟未抵触法律之规定」,则「采排他权理论者亦不能否认专利权人有专属实施之权利」。另「主张专利权为专属实施权者系基于专利之最大权能而为立论」,则「专利权人既拥有专属实施之权能」,而「当然亦具有排他之权能」。不过,专利权人之「专属实施权并非完全不受限制」;故「采专属实施理论者亦须附加『与法律规定抵触即不得实施专利』之但书限制」,此即当时专利法第78条第2项之规定:「再发明专利权人未经原专利权人同意,不得实施其发明」。

当时台湾专利法第78条的「实施」用语是文德案地院支持「专属实施权」性质的基础。不过,当时学说认为专利权不是「专属权」,主因是1994年专利法修法时将「专有 …」用语改为「专有排除他人未经同意 …」[1]。因此,专利权人并不具有实施其专利发明的权利。但是文德案地院并不接纳此观点,而认为排他权或实施权之「争执在学理之探讨上固有其价值,然于专利侵害之判断上并不具有重要意义」。

文德案之上诉历史

文德案地院无视原告对被告A与被告B等请求内容的类似性,而直接准予原告的损害赔偿与不当得利的请求。之后,本案上诉至台湾高等法院,而该高院判决(台湾高等法院95年度智上字第18号民事判决,称「第一次高院判决」)显示原告是因对被告A的损害赔偿请求权已逾时效,而改以不当得利返还请求权主张。原告的不当得利返还请求权是基于被告A授权他人实施被告的专利,而被告A的专利乃系争专利之再发明专利,故被告A「未支付[原告]权利金即授权他人实施侵害[原告]专利之眼镜产品,显有获得相当于系争专利权利金之利益,并致[原告]受有损害,自应将所受利益返还予[原告]」。

第一次台湾高院判决认为原告无法举证被告A有授权他人实施其专利之事实,且原告无法提出被告A「开始销售系争眼镜之始期及持续销售四年之证据,尤其就[被告A]究竟受有多少利益之事实,始终不能举证以实其说」,故驳回原告的不当得利返还请求。可惜的是第一次高院判决并未处理专利权是排他权或实施权的问题。

本案继续上诉到台湾最高法院,而台湾最高法院维持损害赔偿请求的裁定,但废弃不当得利返还请求的裁定(台湾最高法院96年度台上字第2857号民事判决,称「第一次台湾最高法院判决」)。该台湾最高法院发现原告举证指出被告A之下游厂商于2001年10月11日至2002年8月8日仍销售侵权物,但第一次台湾高院判决却「未于判决书理由项下记载其取舍之意见」,故第一次台湾高院判决驳回原告之不当理由返还请求即属判决不备理由而为违背法令之判决。遗憾的是该台湾最高法院未探究专利权的性质,而直接采纳不当得利返还请求权得为专利权人之救济手段。

本案回到台湾高等法院后,该高等法院认为被告A的确有授权他人实施其专利或销售侵权物之事实(台湾高等法院97年度智上更(一)字第2号民事判决,称「第二次高院判决」)。原告以其2002年的年度专利授权金180万元为基础,来计算被告A的不当得利期间所得的利益,即四年共720万元。不过,该高等法院并未同意原告的不当得利计算方法。

该高等法院认为720万元只是原告的所受损失,但不是被告A的所得利益。该高等法院引用最高法院97年台上字第1997号民事判决其指出民法第179条不当得利条款「所称之损害,与民法第184条规定之损害并不相同,即使当事人主张之事实符合民法侵权行为之规定,亦非当然成立同法第179条之不当得利」。最后,该高等法院以被告A自承的授权金每件侵权物50元、及每年生产5,000件侵权物的事实,而计算四年的不当得利,总共为100万元。

本案又上诉至台湾最高法院,而其废弃第二次高院判决。该最高法院(台湾最高法院99年度台上字第1181号民事判决,称「第二次最高法院判决」)虽承认「惟依不当得利之法则请求返还不当得利,以无法律上之原因而受利益,致他人受有损害为其要件,故其得请求返还之范围,应以对方所受之利益为度,非以请求人所受损害若干为准」,但不认可第二次高院判决的见解。

该最高法院指出「[被告A]未经[原告]同意,制造、销售系争眼镜,侵害[原告]之系争专利等情,既为原审确定之事实,而其他厂商如须支付权利金始得实施系争专利,则[被告A]未支付该权利金即实施系争专利,能否谓其未受有免于支付权利金之利益?原审谓无法认[被告A]获有同等金额之利益云云,已有可议」。此见解等于直接承认专利权之实施权性质。

文德案中智财法院之见解

文德案之第二次最高法院判决后,因台湾智财法院(智商法院前身)已设立,故本案发回到台湾智财法院,即产生台湾智慧财产法院99年度民专上更(二)字第11号民事判决。虽台湾智财法院为专业法院,但其未能检视专利权是否有实施权之性质,而直接顺从最高法院的要求而计算被告A因未支付权利金而获得的利益。

关于「不当得利返还请求权」做为专利侵权行为之救济手段,台湾智财法院指出「[当时专利法]第103条第1项明文规定,除另有规定外,新型专利权人专有排除他人未经其同意而制造、贩卖、使用或为上述目的而进口该新型专利物品之权」,因而「上诉人[/被告]未经被上诉人[/专利权人]同意,而销售系争眼镜,侵害被上诉人之系争专利,上诉人即侵害被上诉人之法律地位,乃无法律上原因而取得应归属于被上诉人之利益」。

该案判决正式将专利权的性质由「排他权」转化为「同意权」。原本是专利权人应主动「排除」他人实施专利发明,但变成其他人应主动寻求专利权人「同意」专利发明的实施。因为「同意权」之性质,导致若被告未取得专利权人的同意而实施专利发明时,则符合「无法律上原因」的要件。「未取得同意」所产生的专利侵权行为,即为专利权人之「所受损害」。

至于「所受利益」,该案法院认为「欲实施他人专利者,应向专利权人取得授权,且通常会支付权利金,则上诉人未支付权利金即擅自实施系争专利,受有免于支付权利金之利益」,则「被上诉人依不当得利法则,请求上诉人返还其因此所取得之利益(即如被授权实施所应支付之合理权利金),于法有据」。亦即,「合理权利金」成为不当得利金额的计算基准。不过,文德案智财法院并未采原告所主张的年度授权金金额。

文德案中,台湾智财法院乃「假设双方于[1999]年4月间[(即侵权行为开始时间)],本于对等地位及持有对称信息,就系争专利权之授权及其权利金愿意进行协商,进而推估适当之合理权利金」。该智财法院考虑诸多因素,包括:(1)原告于侵权行为期间内所为之非专属授权之权利金总数及其授权时间」;(2)原告非专属授权契约的权利金计算方式;(3)假想协商授权时之系争专利所剩余的保护期间(约10年4个月);(4)原告授权贩卖眼镜产品之性质;(4)原告授权地区为台湾地区;(5)原告与被告A间为竞争关系;(6)侵权行为时间为4年;(7)侵权产品的技术主要来自被告A的专利。最后针对年度权利金,不同于原告主张的180万元,该智财法院裁决应为135万元。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 陈秉训
现任: (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授
经历: (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
学历: 美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系

 


 





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