本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案判决 ，其属受惩戒方因不遵守法院所核定之书面询问答复责任而生之惩戒案例，并以将系争侵权物视为专利侵权为惩戒。

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在美国联邦民事诉讼程序中，「书面询问」（interrogatories）是以问卷的形式调查对造对于相关争点所涉信息之认识。为避免因违反答复相关问题之义务而受到《联邦民事诉讼法》（Federal Rules of Civil Procedure，FRCP）第37条之惩戒，回复方应积极面对书面询问的书状。

本案背景

系争专利是美国专利第6,000,608号，其涉及用于启动与利用多功能卡片之系统。系争请求项例如为请求项57，其为一种多功能卡片系统，包括：

至少一个卡片，其内建有一组特殊的识别号码，而该识别号码包括一组银行识别号码，其系由美国银行协会核准而可用于银行业务网络；
一事务处理器，其接收来自于一组未改良且既成的标准零售结账装置处的卡片启动数据，而该卡片启动数据报括该特殊的识别号码；
一运算集线器，其直接或间接地从该事务处理器处接受该启动数据；以及
该运算集线器启动一账号以响应该特殊的识别号码，藉此而准许之后读取该账号。

本案被告IDT公司的业务包括电信与金融服务，其产品有电话卡和预付礼物卡。IDT的产品销售系透过主要连锁零售商及小型零售商。IDT的系争侵权卡片产品于使用前必须在结账终端机处启动。

专利权人的侵权主张系基于IDT控制了用于启动卡片产品的系统。于上诉审时，系争侵权系统分为四种：

1. Walgreens量贩店所使用的系统：其卡片启动数据乃经由结账装置传递至Walgreens量贩店所拥有的中介主计算机，再经由一专属线路从该中介主计算机而传输至IDT的主计算机。
2. 部分小型零售商所使用的系统：其类似第一类系统，但中介主计算机是由第三方EWI公司所掌控而非使用零售商自有的主计算机。
3. 部分零售商所采用的系统：该系统启动卡片的方式是将启动数据先传送至银行计算机而再经过由MasterCard所经营且用于信用卡交易的网络传送给IDT。
4. 前三类以外的其他系统（即「其余系统」）。

于2007年9月间，IDT被控侵害系争专利。于2011年1月间，在事实调查程序结束后，原告依据FRCP第37条向本案地院声请惩戒IDT，并主张IDT违反事实调查义务，且IDT未能揭露信息的行为本身显示「其余系统」应侵害其专利，故应将相关卡片产品于本案中视为侵权物。

IDT之违规行为

本案地院于诉讼初期时曾命双方于2008年10月15日当日前，制作与所主张的请求权或抗辩有关的所有文件。根据该命令，IDT有义务揭露其卡片产品中哪一类产品所具有的卡号系包括美国银行协会所核准的银行识别号码，且该识别号码系用于银行业务网络；亦即该揭露要求意在左证本案每个系争请求项所具有的要件。不过，IDT仅提供最小量的文件，且未包括以「其余系统」所启动的卡片产品及其是否具有银行识别号码等数据。

在2010年3月间，原告向IDT提出第6项书面询问，其要求IDT指认每个被控侵权卡片产品的银行识别号码。后于同年5月间，原告提出第8项书面询问，其要求IDT就每个被控侵权卡片产品，指认该卡片产品的名称及其银行识别号码；该询问文件特别定义被控侵权卡片产品为「所有的礼物卡、赊借卡、电话卡、多功能卡、及其他第三方所贩卖但由IDT启动的电话卡，且该些卡片产品的相关识别号码包括一组银行识别号码」。然而，IDT的回复中并未指认由「其余系统」所启动的卡片产品系内建银行识别号码。

于2010年5月及7月间，原告向本案地院声请以强制IDT回复相关的书面询问，而原告特别指出IDT未提供第8项书面询问所要求的完整名单，即其应包括内建银行识别号码的卡片产品名称、或其相对应的银行识别号码。原告亦指出IDT未能就原告已指认的卡片产品名称来提供相关的银行识别号码。但由于原告当时并不知道「其余系统」所启动的卡片产品属于IDT的揭露义务范围内，故原告未能具体指控IDT未能揭露与「其余系统」相关的卡片产品。

2010年8月12日时，本案地院核准原告的声请以强制IDT回复第6项与第8项书面询问，并认定IDT一再地不提供足够的细节，以致原告未能找到与辨识针对该些书面询问之答案。此外，本案地院对IDT的违规行为施以惩戒，并禁止IDT以准备商业记录的方式来回复，而是要求IDT必须针对每个问题逐一提供完整的书面回复，且要宣示为真。最后，本案地院警告IDT如果在21天内其未能完整回复原告的书面询问，其将受到更加严重的惩戒，包括可能会驳回其抗辩。

2010年9月2日时，IDT向本案地院呈报其已完成对所有问题的补充与完整的回复。尽管如此，4天后，IDT针对第6项问题提供第4次的补充回复，但该回复却未提到与「其余系统」有关的卡片产品。另IDT未就其之前对第8项问题之回复提出补充。在9月15日，本案地院于听证会议上警告IDT若继续不全然遵守相关的事实调查命令，其将遭到更进一步的惩戒。

2010年11月10日时，原告去函IDT并要求IDT针对十种特定的卡片产品解释其所给定卡片内建号码的方案，而该些卡片产品是之前IDT未能指认为具有银行识别号码之卡片产品，包括透过「其余系统」所启动的卡片产品。不过，IDT回函时则请原告参阅其根据本案地院于同年8月间的命令所提供的相关文件，而该些文件揭示许多卡片产品上有银行识别号码。同年12月20日时，本案事实调查程序的最后一天，某IDT的证人所提供的文件中反映多许其他的卡片产品亦具有银行识别号码。此等事件所揭露的内建有银行识别号码的卡片产品综合而言属于与「其余系统」有关之卡片产品。

在事实调查程序结束后，原告向本案地院声请引用FRCP第37条之惩戒，并指控IDT未能于指定期间内揭露该些内建有银行识别号码的卡片产品，因而属违反本案法院之事实调查程序相关命令。本案法院核准该声请，并对IDT施以惩戒而裁定「其余系统」系视为侵害原告的专利权。

CAFC的见解I：FRCP第37条惩戒之审查基准

关于将其余系统视为侵权之惩戒，CAFC指出系争惩戒裁定是基于IDT未揭露其卡片产品的卡号系包含银行识别号码之情势。因为本案地院准许IDT主张系争专利无效且由原告举证损害赔偿，CAFC认为系争惩戒属于一种「稍低于严重的」（less-severe）惩戒（包括为诉讼之目的而认定某些事实视为已证明），并指出其审查基准为「稍低于严格的基准」（less-rigorous standard），而其有三项要件：（1）该惩戒为公正与公平；（2）该惩戒与欲透过事实调查程序以证明的事实之间有实质的关系；（3）该惩戒符合FRCP第37条所欲达到的处罚与阻吓之目的。另CAFC仅检视本案地院是否滥用其裁量权。

CAFC的见解II：稍低于严格的基准之适用

关于系争惩戒是否为公正与公平，CAFC指出有五个因素须考虑：

1. 受惩戒方是否被警告其即将面临惩戒；
2. 该受惩戒方是否做了其会遵守事实调查程序义务的空白承诺；
3. 藉由事实调查程序所寻求的主张是否没有那么漫无目的，以致于该事实调查程序的使用是一种司法程序的滥用；
4. 该受惩戒方是否承受某种程度的责难；
5. 法院是否于之前已曾惩戒相同的当事人。

CAFC认为此五个因素皆有利于本案地院的惩戒裁定。

关于因素（1），CAFC认为当本案地院告知IDT其后续若未能遵守相关命令时将导致更加严重的惩戒（包括驳回IDT的抗辩）之际，IDT于2010年8月12日乃收到相当充分的警告。关于因素（2），针对「空白承诺」之问题，CAFC认为有实质的证据支持本案地院的认定，即IDT不但透过其对于事实调查程序之不完整回复来误导原告，亦欺瞒法院而指称其已经揭露Blackhawk类的内建号码方案。关于因素（3），CAFC认为虽然原告未能提出实质的证据左证其侵权主张，但原告的主张仍非属漫无目的。关于因素（4），虽然IDT争执其未能遵守强制揭露声请之相关命令是无辜的，因为其仅是不知道后续才揭露的卡片产品其实是内建有银行识别号码，但CAFC认为IDT未能合理化其早期为何无法检查相关的号码内建方案，并判定该些卡片产品具有银行识别号码，故属可「责难」。关于因素（5），CAFC指出IDT早在2010年8月12日因对相同的书面询问问题提供不完整的回复而遭到惩戒。因此，CAFC认为对IDT的惩戒是公正与公平。

CAFC接着考虑系争惩戒是否与原告所欲建立的事实间具有「实质的关系」、及是否其满足FRCP第37条之处罚与阻吓之目的。CAFC指出原告欲调查何者卡片产品负有银行识别号码之事实，以证明与该些卡片产品有关之系统为侵害系争专利，但本案地院认定IDT未能按时准备该类信息会导致原告于准备本案陪审团听审时之严重不公平，因而将该些被隐匿的系统视为侵害专利并做为惩戒乃与预谋求之事实调查间具有「实质的关系」。

最后，虽IDT主张较轻度的惩戒（例如律师费用的补偿）乃足够达到FRCP第37条之目的，但CAFC认为系争惩戒并非属本案地院滥用其裁量权，毕竟之前的惩戒未能确保IDT遵守相关命令。因此，CAFC维持系争惩戒。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系