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2022年2月1日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）以司法审查确认了美国专利商标局（USPTO）在2020年8月18日对辖下专利审判及上诉委员会（PTAB）发布的指导备忘录。本判决确立PTAB在审理专利权之挑战者提出之多方复审（IPR）程序时，依据美国专利法第311条第b项规定，应如何看待申请人在系争专利中所承认的先前技术的具体解释与规范。

美国专利法第311条第b项规定，「申请人只能基于『由专利或印刷出版物组成的先前技术』下，以专利法第102条新颖性或103条非显而易见性等事由为基础，对一个或多个无效专利请求项提起IPR请求撤销之[1]。」

但在实务上，PTAB对上述「由专利或印刷出版物组成的先前技术」范围，是否包含申请人所承认的先前技术之解释莫衷一是，造成专利权之挑战者和专利权人在专利无效争讼上无所适从。因此，USPTO利用高通公司与苹果公司间专利无效纷争等重大瞩目案件，对PTAB发布具有拘束力的指导备忘录，并在本文介绍的2022年Qualcomm Inc. v. Apple Inc.案经CAFC确认后[2]，终告尘埃落定。

前述所谓「申请人所承认的先前技术」（applicant admitted prior art，AAPA），系指专利申请人在撰写专利说明书时，自行记载于「先前技术」字段（在美国专利说明书中为Background字段）的技术，或载于其他字段但有自认为先前技术之意思表示，且此类陈述或图式多未明确揭示特定专利或期刊等文献[3]。

本文以下将透过案件历程与案情简介，为大家整理CAFC最终确认之AAPA于PTAB审查IPR时所担任的角色，具体提出相关申请人撰写专利说明书，和专利权之挑战者或专利权人在专利无效争讼攻防上的建议。

高通公司为美国第8,063,674号发明专利（下称系争专利）的专利权人。高通公司于申请专利时，于该专利说明书的背景技术字段（Background），描述了一种具有电源升降检测器（power up/ down detector，如图1中FIG. 1和FIG. 4绿色标记处所示）的标准电源开关控制（POC）系统，并附有图1，该图括号中注明其为先前技术。系争专利则在该先前技术的基础下提出增设升压晶体管作为反馈电路（feedback network），以调节电源升降检测器的电流容量并提高检测速度，具体如图1中FIG. 4蓝色标记处所示。上述高通在背景技术字段和FIG. 1所陈述的POC系统，即可作为AAPA的适例。

图一、系争专利FIG. 1和FIG. 4对照

数据源：美国第8,063,674号专利和苹果公司在本案PTAB审理过程中的简报

2018年6月，苹果公司向PTAB提起IPR，请求撤销系争专利。由于高通在描述POC系统和绘制FIG. 1时并无揭露任何具体的专利或期刊等文献，因此苹果公司在IPR攻防时直接以FIG. 1所示的POC系统及其文字描述作为最接近的先前技术，结合另一篇已公开的专利申请案（下称Majcherczak文献）[4]，据此主张系争专利未具有美国专利法的103条非显而易见性，相关图说可见下图2和图3苹果公司在本案PTAB审理过程中的简报。

图二、系争专利FIG. 1和Majcherczak文献比对图

数据源：美国第8,063,674号专利和苹果公司在本案PTAB审理过程中的简报

图三、苹果公司在本案PTAB审理时的主张

数据源：美国第8,063,674号专利和苹果公司在本案PTAB审理过程中的简报

2020年1月3日，PTAB对本案作出最终书面决定（FWD），认为本案中AAPA是专利权人自认的先前技术且记载在专利文献中，属于专利法第311条第b项所规定的「由专利或印刷出版物组成的先前技术」，所以可以作为IPR无效审查的基础。基于此，PTAB认为，系争专利背景技术字段中所陈述的POC系统和Majcherczak文献之组合可以证明系争专利是显而易见的[5]。高通公司不服，上诉至CAFC。

从过往PTAB作出的FWD案例来看，PTAB对上述「由专利或印刷出版物组成的先前技术」范围是否包含申请人所承认的先前技术之解释及其适用莫衷一是。虽然，PTAB在多数案件中认为AAPA不能单独作为IPR审理时的先前技术专利（prior-art patents）[6]，但PTAB亦有承认AAPA可单独作为IPR审理时的证据基础者[7]。或有与本文所简介的案例见解相同，允许AAPA与各种先前技术专利或印刷出版物结合使用，以主张系争专利不具非显而易见性者[8]。

2020年8月18日，为有效定纷止争，USPTO以局长名义对PTAB发布一份具有拘束力的指导备忘录，明确指出PTAB在审理IPR时，不得将AAPA视为用以证明系争专利不具新颖性和非显而易见性之独立的先前技术证据，但可以将该AAPA作为所属技术领域中具有通常知识者所认知之一般常识的左证依据[9]。

2022年2月1日，CAFC做出本案判决，肯认前述USPTO发布的指导备忘录，并强调专利法第311条第b项所规定的「专利或印刷出版物」本身必须是系争专利之前的先前技术，而不能是申请人在系争专利中陈述的AAPA等所谓背景或先前技术，由此确认系争专利的陈述均不视为先前技术。但CAFC亦呼应备忘录，认为AAPA可作为协助审查官或PTAB判断请求项中个别技术特征是否为所属技术领域中具有通常知识者所认知之一般常识。此时，申请人在专利说明书中描述的先前技术或在意见陈述中自认的先前技术，就对申请人自己产生了约束力。

透过本案可知， USPTO和CAFC均意识到专利法第311条第b项「专利或印刷出版物」解释的两个极端：一端是将AAPA直接视为先前技术，但恐会颠覆现有法规范和证据规则；另一端则是完全无视AAPA，不考虑其作为所属技术领域中具有通常知识者所认知之一般常识，但会造成PTAB在审视任何专利说明书内的技术常识都不敢越雷池一步。

为避免走向极端，USPTO和CAFC达成共识：区别对待先前技术和一般常识，不同意PTAB将AAPA直接用作先前技术的证据，但允许其将AAPA融入通常知识者所认知的一般常识。至于在哪些具体情形下考虑及如何考虑AAPA，或从AAPA中寻求技术启示算不算明显的事后诸葛（hindsight）等，还有待PTAB进一步以案例作出阐释。

但回归专利申请的撰写实务上，提醒读者在撰写说明书时，应特别留意切勿将未公开的技术写入先前技术（或Background），或将技术描述为「众所皆知的」（well-known）或「习知的」（conventional）而被认定为AAPA。同时，在申请及答辩过程中亦应避免使用诸如「众所皆知」（It is well known that…）、「众所认识的」（It is well understood that…）或「本领域技术人员都很熟悉的」（One of skill in the art would readily understand that…）等类似之陈述，以避免成为专利权之挑战者或IPR审查时架构不利于专利权人之一般常识的左证依据。

35 U.S.C.§ 311(b). (“A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.”)
Qualcomm Inc. v. Apple Inc., 2022 U.S. App. LEXIS 2836 (Fed. Cir. Feb. 1, 2022).
例如，说明书先前技术字段可能载有「众所皆知，在某X结构中，系将Y组件设于Z组件上方」或类似之揭示。详细论述可见，李伯昌等，申请人自承技艺作为先前技术之探讨，专利师，第23期，2015年10月，页78-79。
U.S. Patent Application Publication No. 2002/0163364.
Apple Inc. v. Qualcomm Inc., IPR2018-01315, Paper 26, at 22 (PTAB Jan. 3, 2020).
See Sony Corp. v. Collabo Innovations, Inc., IPR2016-00940, Paper 7 at 30 (PTAB Oct. 24, 2016) ；Kingbright Electronics Co. Ltd., et al. v. Cree, Inc., IPR2015-00741, Paper 8, at 5-6 (PTAB Aug. 20, 2015) ；LG Electronics, Inc. v. Core Wireless Licensing S.A.R.L., IPR2015-01987, Paper 7, at 18 (PTAB March 24, 2016).
Intel Corp. v. Godo Kaisha IP Bridge 1, IPR2018-00951, Paper 7 at 22-24 (PTAB Dec. 4, 2018).
Cardiovascular Sys., Inc. v. Shockwave Med., Inc., IPR2019-00405, Paper 75, at 2-3, 35-36 (PTAB Jul. 8, 2020).
Memorandum, Treatment of Statements of the Applicant In The Challenged Patent In Inter Partes Reviews Under§ 311 , USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf (last visited Feb. 11, 2022).