在美国专利法的发展中，主要的法理是美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）所发展，而最终审机构美国联邦最高法院（Supreme Court of the United States, 后称「最高法院」）偶尔会解释专利法的法条内容。

图片来源 : shutterstock、达志影像

不过，最高法院在定义相关概念之余，仍开放CAFC建构判断基准。本文意在介绍最高法院之Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案（稱「Akamai III案」）判决[1]，其涉及「间接侵权」的直接侵权要件判断之问题。

直接侵权与间接侵权

在美国，专利侵害行为概念上可分为称为「直接侵权」（direct infringement），即侵权人是直接实施系争专利之人，以及「间接侵权」（indirect infringement），即侵权人本身不参与直接侵权行为。「直接侵权」（35 U.S.C. § 271(a)）与台湾专利法第58条类似而禁止他人未经同意实施专利。「间接侵权」规定在35 U.S.C. § 271(b)（称「引诱侵权」）和§ 271(c)等二项，其共同要件为「直接侵权」；亦即必须有「直接侵权」的存在而才有「间接侵权」成立的可能。

Akamai案背景

在本案中，原告为Akamai Technologies公司和麻省理工学院（合称「Akamai」），而被告为Limelight Networks公司（称「Limelight」）。所涉及的技术为「内容传递网络」（content delivery network，CDN）之技术，而系争专利为美国专利第6,108,703号（称「703号专利」）。

2006年6月间Akamai在美国联邦地方法院麻州分院控告Limelight侵害专利。在地方法院阶段，法官裁定侵权不成立，因为Limelight并未执行系争请求项内的所有步骤，而有些步骤事实上是Limelight的客户所实施的。专利权人不服地方法院的裁判，并上诉至CAFC。在2010年12月间，CAFC以Akamai I案判决维持地方法院裁判。

Akamai I案判决公告于2010年12月20日，而迟自2011年4月20日时，CAFC废弃Akamai I案判决，并决定重新审理本案；其界定的议题为§ 271(b)的「直接侵权」要件，而非Akamai I案的法律议题，即§ 271(a)的直接侵权行为。根据§ 271(b)，「任何人其积极地引诱专利侵害行为时应与侵权人一样负责」。另CAFC同时审理McKesson Automation, Inc. v. Epic Sys. Corp.案（称「McKesson案」）之上诉[2]。Akamai I案和McKesson案的差异在于，前者是被告亲自执行方法请求项的部分步骤，并引诱他人执行了剩下的步骤；后者是被告引诱数个人一起完成方法请求项的所有步骤，但被告本身未参与。

CAFC于2012年8月31日做出Akamai II案判决，认为§ 271(b)的「直接侵权」要件与§ 271(a)不同，而不须要由「单一个体」（single entity）完成直接侵权行为的所有步骤[3]。被告不服，而上诉至最高法院。最高法院在2014年1月10日受理本案，于2014年4月30日举行听证，而最后于2014年6月2日推翻Akamai II案判决，称「Akamai III案」[4]。因而，§ 271(a)的直接侵权行为和§ 271(b)的「直接侵权」要件又成为同一的概念。

最高法院见解

最高法院指出CAFC和专利权人都不否认「直接侵权」是「引诱侵权」成立的前提，而此前提也有最高法院判例所支持。不过，最高法院无奈地表示其无法因此而结案，因为CAFC认为「直接侵权」要件可独立于专利法直接侵权条文之规范，故在无人直接侵害专利之情况下，引诱侵权也能成立。对CAFC的见解，最高法院一点也不认同，并指责CAFC「根本误认」（fundamentally misunderstands）侵害方法专利之意义。

最高法院认为CAFC的见解有二个问题。首先，针对方法专利的侵害，由于方法专利系由数个步骤所构成，侵害行为的成立必须是所有步骤皆被执行。CAFC见解的问题在于其将提供超过专利权范围应有的保护。对此，最高法院重申专利权的范围仅仅是请求项内所有要件的组合。

既然请求项内所有步骤要件必须被执行才会构成侵害方法专利，CAFC却认为在引诱侵权的情境下直接侵权行为人不须为「单一个体」。对此，最高法院引CAFC的2008年Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案（称「Muniauction案」）判决[5]而指出CAFC亦认为除非步骤的执行皆归因于同一位被告（无论是亲自实施所有步骤，或是指示或控制他人实施），否则方法请求项的步骤即未全部实施。其次，由于Muniauction案判决涉及§ 271(a)而非Akamai III案判决所处理的争点，最高法院在「假设」Muniauction案判决是正确的情况下，指出在Akamai III案中权利人的专利方法未受侵害，因为专利方法内所有步骤之实施并非归因于任何一个人。因此，既然无直接侵权发生，引诱侵权当然也不成立。

CAFC见解的第二个问题是§ 271(b)的适用将有不确定性的问题。最高法院指出如果引诱侵权的成立并非导因于直接侵权之行为，法院将无法确认何时权利人受有引诱侵权之害。例如，对一个有12个步骤的方法专利，被告仅付钱请他人执行其中一个最重要的步骤，但其他步骤则无人实施。在这案例中，最高法院认为被告并无鼓励直接侵权之情势（亦即被告并非鼓励他人执行所有步骤），但按照CAFC的Akamai II案判决，该名被告仍会负引诱侵权之责。亦即，根据Akamai II案判决，只要专利方法的某些步骤被实施，则被告即应负引诱侵权之责。最高法院担忧此将导致法院必须发展二种判例法来分别处理「直接侵权」以及「引诱侵权」的「直接侵权」要件。

Akamai II案判决：解决方法专利保护之问题

CAFC于2007年做出BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.案（称「BMC案」）判决[6]，其提到「分段式侵权」（divided infringement）的议题，即数个行为人的集体行为构成方法专利的实施。根据BMC案判决，就方法专利而言，若将步骤委托他人执行，则控制委托活动者应负侵权之责。当行为人有控制（control）或指示（direction）的行为时，法院即可认定有「共同侵权」（joint infringement）的发生。针对「分段式侵权」或「共同侵权」部分，BMC案判决是Muniauction案判决的法理基础。

无论是BMC案、Muniauction案、Akamai II案、或McKesson案，其涉及的技术属「交互式技术」，亦即技术的实施可能涉及多方单位。BMC案的专利技术为使用电话操作金融卡付款的方法，而整个程序涉及收款单位（使者）、服务提供商、自动汇款网络、和发卡银行等等。系争请求项包含使用者输入银行账号和金额、确认账号有效性、确认账号存款足够、执行扣款动作、回报扣款成功等等步骤。

BMC案被告为服务提供商，而管理付款程序的信息和确认等事务。但被告并未执行专利方法的所有步骤，而是在账号有效性与存款额度的确认等步骤是由自动汇款网络执行。该案CAFC认为被告并未控制自动汇款网络执行相关步骤，故未有「共同侵权」情势发生。甚至，该案CAFC指出因专利权人自行将请求项步骤设计为由多方单位来执行，而未提供由单一个体执行的专利方法步骤，才造成侵权行为证明的困境。

在Muniauction案中，系争技术为网络竞标的方法，涉及竞标主持单位和竞标者间的互动。系争专利方法包括输入数据、计算标金、竞标提案、和主持单位接受提案等等步骤。被告系统仅执行系争专利方法的部分步骤，而竞标者实施输入数据的步骤。因为被告对竞标者无控制或指示关系，故该案CAFC认为无直接侵权的发生。

面对BMC案和Muniauction案，妥善地撰写请求项或许是解决方法，即将执行者归属单一个体。然而，Akamai II案和McKesson案所涉及的专利技术则不再有绝对的单一控制者。

在Akamai II案中，系争技术系关于网页技术。系争请求项包括复制网页架构、复制网页内嵌文件、和传送网页内容物给读者等等步骤，而内嵌文件由其他网址（非内容物提供者的网址）读取至读者画面。被告所经营的网页系统，其准许内容物提供者自行选择内嵌文件的来源网址。因此，被告并未执行专利方法的所有步骤。另被告并无控制或指示网页内容物提供者客户去使用其他网址来读取内嵌文件；尽管有网页服务契约，其仅是准许客户得以使用，而非强制性。

Akamai II案的网络技术可由网页系统经营者一人执行，也可将系统运作分给不同的个体执行。此类技术的专利权人面临的问题是若请求项设计为单一个体执行，则只要被告将一一步骤分给他人执行即可避免侵权；若请求项设计成多数个体执行，则在无单一个体为控制或指示其他执行者的状况下，直接侵权也无法成立。因此，请求项写作是无法拯救专利权人，而若无Akamai II案判决的引诱侵权法理，则以多个体执行的方法发明将难以获得专利保护。

McKesson案的专利方法是比Akamai II案的系争专利技术更糟的例子，因为系争技术必然是多个体执行的方法。在McKesson案中，系争技术系关于医疗服务提供商和病患间自动化与电子化的通讯技术。系争请求项包括病患端启动通讯、病患端执行通讯、医疗服务提供商端进行通讯内容分析并产生响应、以及回传响应内容等步骤。被告则授权提供软件给医疗机构以进行与病患间的沟通。被告软件涉及医疗机构端和病患端各自的操作，而医疗机构又无强制病患使用该软件。该案地院认为专利方法步骤的实施并非导因于被告，故直接侵权不成立。

BMC案等四案例显示§ 271(a)的「直接侵权」规范上的漏洞，不利于须复数个体执行才得以运作之方法专利。Akamai II案判决看该问题，因而采取「引诱侵权」的方式来解决，因为提供他人「指引」或「教导」是引诱行为。此与Akamai II案被告与McKesson案被告的行为相近，因为网络技术的操作会涉及执行方式的说明，而说明来自于被告，故被告有某种程度地引导他人从事侵权步骤之行为。可惜的是最高法院不认同该解决方案。

Akamai III案判决之后

虽最高法院将Akamai II案判决发回更审，却明确指出CAFC得自行决定是否重新检视Muniauction案判决。之后，CAFC于2015年时在Akamai VI案判决[7]中维持§ 271(a)的「单一个体」原则，但扩大「控制或指示」基准之适用至Akamai案的侵权行为。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系