第107期
2022 年 03 月 23 日
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CRISPR专利在美争讼缘起、最新裁决与竞合趋势
李秉燊/北美智权报专栏作家

被盛誉为「上帝的手术刀」的CRISPR/Cas9基因编辑技术,使科学家可以精准地对目标基因进行编辑,为许多无药可医的疾病带来全新的可能性。划时代的技术,通常伴随着让人津津乐道的故事,尤其技术蕴含着巨大的市场潜力,CRISPR当然毫不例外;分别来自美国东西岸的两个顶尖团队,围绕在其学术、基因和产业从2012年展开史诗级的漫长争夺,最新篇章落在2022年2月的裁决。本文从CRISPR专利在美争讼的源头开始讲起,循序解说历次专利判决,和因应本次最新裁决结果之未来可能的竞合趋势。


图片来源:Pixabay

CRISPR/Cas9基因编辑技术(下称CRISPR),从动植物之育种到遗传性疾病的治疗,可资运用的领域浩瀚无际、潜力无穷,被盛誉为「上帝的手术刀」。举例来说,生化与细胞生物学家现在可以轻易地研究不同基因的功能,以及它们在疾病进展的可能角色;在动植物育种中,研究人员可以赋予其特定性质,例如在温暖的气候下具有抗旱能力,以对抗气候变迁;在医学上,CRISPR技术正在为癌症提供新的疗法,甚至是过往望之兴叹遗传性疾病也可能除根[1]

上帝的手术刀现身

自美国加州大学系统的Jennifer Doudna和瑞典Umeå大学的Emmanuelle Charpentier两位学者所带领的跨国研究团队(下称CVC[2]),在2012年6月将史上第一次用CRISPR在试管切割DNA序列上的特定基因片段的成果发表《科学》期刊后[3],多个研究小组展示CRISPR除可在试管环境中剪辑无核生物(例如细菌)的基因,更进一步将技术拓展至将CRISPR传送至细胞环境内修饰斑马鱼、小鼠甚至是人类细胞中的基因体,驱使以CRISPR为主的基因编辑技术呈现爆炸性的发展,精准医疗的构想蓝图跃然纸上。

其中,由美国哈佛大学与MIT共同创立的Broad研究所的Feng Zhang团队(下称Broad),于前述CVC成果刊登后不久,即在2012年10月投稿,并在2013年1月将CRISPR应用于哺乳类动物细胞的突破性成果发表《科学》期刊[4],跃升为技术领头羊之一,并持续致力于建构相关技术平台。Broad逐渐崭露头角、成为后起之秀,促使美国东西双雄在CRISPR技术领域相互争霸的态势日益明朗化(恰巧加州大学系统位于美西沿海,Broad则坐落于美国东北海岸)。

若说CVC的两位女科学家解析CRISPR的工作原理,掀开了基因编辑新世纪的帷幕;Broad团队则是将其应用到了哺乳动物身上,彻底推开了大门,让世人见识到CRISPR无穷的威力。由于诺贝尔化学奖旨在表彰科学领域的基础研究,而非技术的优化,2020年诺贝尔化学奖的桂冠颁给了CVC的Doudna与Charpentier,也是诺贝尔科学奖首度颁给一个全为女性的科学家组合。

学术荣誉之外,莫忘专利

基因编辑技术潜藏无穷商机,因此,两强除在学术上相互激荡、争取学术桂冠外,更未忘积极申请专利、布局市场。2013年3月15日,CVC以2012年5月25日的临时申请案(provisional application,PA)[5]为优先权日,正式提出了其对CRISPR的第一个专利申请案:美国第13/842,859号专利申请案(859号申请案)[6]。由于先行者的优势,该专利申请案的内容特点就是未限制CRISPR所适用的环境(without restriction to the environment)[7],一旦获准,专利权范围将无远弗届。但是,由多个中心联合组成的跨国团队让CVC专利申请权和发明人头衔的归属产生混乱;另因专利权范围申请的太过广泛可能招致其他团队的忌惮,审查中不时有第三人提供审查官号称能据以核驳申请的数据,导致CVC需要不断以延续案的方式删除又新增新的专利请求项,使审查进度持续延宕[8]。CVC种种团队组成的先天缺陷和申请专利时策略的失误,让Broad抢占专利地盘先机。

在此,让我们将目光转向Broad团队。2013年10月15日,Broad以2012年12月12日为优先权日另提出了针对CRISPR在哺乳类动物等真核细胞(eukaryotic cell)环境中编辑基因的专利申请案:美国第14/054,414号专利申请案[9];在Broad要求适用加速审查(Accelerated Examination,AE)下,其顺利地在2014年4月15日后发先至,比CVC还早要正式获USPTO核准CRISPR领域的发明专利。

首役势均力敌、不分胜败

由上述可知,CVC和Broad几近同时抢着以临时案申请CRISPR专利,且申请范围互有重迭(前者涵盖所有类型细胞和非细胞环境,后者则聚焦在真核细胞)。戏剧化地更是,率先递出申请的CVC在审查过程并不顺遂,时程一直被耽搁;输在起跑点的Broad却以加速审查弯道超车,顺利在真核细胞环境的CRISPR应用抢下了制高点。想当然尔,CVC绝对不甘示弱,双雄战火未燃、烟硝已起。

由于双方申请之专利,不适用2013年3月16日正式生效的美国发明法案(the Leahy-Smith America Invents Act,AIA),因此应循AIA前专利法针对先发明原则(first-to-invent)下,二件以上由不同的发明人所提出的申请案,或是未届期的专利案具相同或是实质上相同的发明范围有所争议时,所设计的「冲突程序」(interference proceeding),判断发明的先后顺序以确认真正发明人。申言之,美国专利及商标局(USPTO)须依构想(conception)、付诸实施(reduction to practice)及合理努力(reasonable diligence)等要件的时间先后判定真正发明人[10]

因此,2016 年CVC向USPTO下的专利诉讼及上诉委员会(PTAB)提起冲突程序,主张「CRISPR技术于真核细胞的应用」技术的真正发明人系CVC,并据以撤销前述Broad已在2014年获准之美国8,697,359号专利(359号专利)[11],两军正式对垒。然而Broad的法律团队并非省油的灯,2017年2月15日PTAB即依Broad抗辩,基于系争两专利间「事实上并不冲突」(no interference in fact),驳回CVC的主张[12]。CVC不服PTAB对此冲突程序的决定,上诉美国联邦上诉巡回法院(CAFC)。2018年9月10日,CAFC认同Broad所拥有的真核基因体 CRISPR专利不会干扰CVC提交的专利申请,维持PTAB决定,判决CVC和Broad两团队仍然享有各自的专利(申请)权[13]

2019年4月,经过多番申请程序的努力,CVC终于以859号申请案获USPTO核发美国10,266,850号专利(850号专利)[14]。可叹的是,由于冲突程序一役后Broad所拥有的359号真核细胞 CRISPR基因编辑专利仍完好如初,以专利法权利范围的概念,即使CVC终于取得以CRISPR编辑或调节所有类型细胞和非细胞环境的专利权范围,却好似自己好不容易争取的广大领土中最关键的地域有Broad合法盖的城堡;一旦CVC自己或第三人欲实施CRISPR修饰任何哺乳类动物细胞的基因,都须取得Broad的同意或授权。

关键专利权范围,双方再战

为减少前述冲击,CVC自2018年4月起,积极利用其第一件提出的专利申请案(即最后获核850号专利的859号申请案)仍在审查时的机会之窗,赶紧将其作为母案提出延续案(continuation application,CA)申请,其共提出了包含美国第15/947,680号专利申请案等14个延续案。申请延续案的主要目的,就是要申请与859号申请案请求项范围不同,且系针对CRISPR在真核生物细胞环境中编辑基因的请求项范围[15]。可以想见,CVC和Broad因此再次于「以CRISPR在真核生物细胞环境中编辑基因」的专利权范围对野,两方难免再战、寻求「冲突程序」确认该关键权利范围究竟为谁所属。

2022年2月28日,PTAB再次于冲突程序,将「以CRISPR在真核生物细胞环境中编辑基因」的专利权范围判给了Broad[16]。理由主要为:

(1) CVC无法提出有力证明说服行政专利法官(administrative patent judges,APJ)其较Broad更早「形成将运用CRISPR在真核生物细胞环境中编辑基因的具体构想」,并「将该构想以合理努力付诸实施」;例如对编辑斑马鱼体内细胞的特定基因片段的实验计划,或获得成功实验结果的纸本纪录。

具体来说,几份经证据开示后,呈现在PTAB前的实验纪录簿和email沟通内容均显示,CVC团队在2012年10月时对哺乳类动物细胞的CRISPR实验结果仍几乎都是失败的。APJ因此很难从CVC当时的实验成果能合理期待其即将可以把「以CRISPR在真核生物细胞环境中编辑基因」的构想付诸实施。

(2) 相反地,2012年10月,Broad已经针对将CRISPR应用于哺乳类动物细胞的实验数据整理成初稿,并投稿至《科学》期刊。很明显地能证明Broad在当时已经具有相当且具体的研究成果。

CVC失守街亭后,双方是交互授权还是寻求专利集管?

经过2022年CVC和Broad于冲突程序再度正面交锋后,CVC不幸再度落败,犹如失守街亭这个重要的战略地理位置。

从专利法的角度观之,Broad再次坚守其透过359号专利围起的专利权范围;CVC虽然仍保有其可将CRISPR应用于所有细胞和非细胞环境的权利,但对「真核生物细胞环境」这片领域仍需要与Broad共享权限。进一步来说,即使第三人获得CVC授权850号专利及其专利家族的实施权,只要该第三人是要将CRISPR应用在真核生物细胞环境中编辑基因,仍会侵害Broad的359号专利;反之亦然。换言之,从今往后,想要使用CRISPR的企业必须向双方都取得授权才能进行。因此,CVC和Broad两大巨擘的下一步将影响着整个技术应用和产业的发展。若双方执意继续将战场延续,将大大提高企业同时须向两阵营均寻求授权的成本。

但从好的方向来想,由于双方在2022年裁决后专利权重合的情形仍然胶着,这次战役说不定是促成双方协商的契机,不论是交互授权还是寻求专利池(patent pool,或有称「专利联盟」、「专利池」)的统一授权都是潜在的解决方案。在Broad于PTAB裁决后主动发声明向CVC递出橄榄枝后[17],CRISPR应用的技术进程是快是慢、基因编辑产业是否能继续蓬勃发展,就看CVC如何沉着接招了!

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
现任: 北美智权报 专栏作家
学历: 美国杜克大学法学院硕士班
台湾地区交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院访问学者
台湾地区交通大学科技法律研究所硕士生(径升博士班)
台湾地区阳明大学医事技术暨检验学系硕士
专业资格: 2018年度台湾地区专利师考试及格
2014年度台湾地区医事检验师考试及格

 


 





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