近代美国专利法第103条「显而易知性」（obviousness）的判断基准，奠基于美国联邦最高法院所做出的KSR International Co. v. Teleflex Inc.案（KSR案）判决[1]，其修正当时的「建议（suggestion）、教示（teaching）或动机（motivation）」原则（称「TSM原则」）。

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KSR案判决松绑了法院对于显而易知性判断的操作，使得法院可对许多不具创意的专利宣告无效，或美国专利暨商标局（USPTO）可据此核驳简单发明的专利申请。然而，其反面效果即是美国专利的取得更困难，或在专利侵权诉讼时抵抗专利无效抗辩之难度提高。

KSR案判决是专利入门者必须研读的经典判决。本文在简介KSR案背景与判决内容。

KSR案的历史

本案起源于Teleflex公司向美国联邦东密执安州地方法院控告KSR公司侵害其美国专利第6,237,565号「具有电子式节流阀的可调式踏板组装」（adjustable pedal assembly with electronic throttle control）。在2003年12月12日，地方法院以径行判决（summary judgment）裁定系争请求项因「显而易知性」无效。

专利权人上诉至美国联邦巡回上诉法院（CAFC），其撤销地方法院判决。之后，本案上诉至最高法院，其撤销CAFC判决。在本案回到CAFC后，其维持原地方法院见解。

KSR案前的TSM原则

当「显而易知性」的成立是基于多个先前技术参考文献时，主张专利权无效者必须提出「建议、教示或动机」的理由，使熟知此技艺者能以系争请求项内所主张的方式（in the manner claimed），来结合相关先前技术内的教示[2]。然而，专利权人可对「初步的显而易知性」（a prima facie case of obviousness）提出抗辩，并提出反驳他方主张，或举出其他客观的非显而易知性证据。

建议、教示或动机的来源为：

1. 所引先前技术参考文献内的叙述，
2. 熟知此技艺者的知识，而此知识源自该技艺领域中具有特殊利益或重要性的参考文献或其所揭露的信息，
3. 待解问题的本质，而使发明人参酌与问题可能解法有关的参考文献。

专利权人最佳的抗辩策略为要求主张「显而易知性」成立者必须严格适用相关要件，以得到如何结合先前技术参考文献的教示或动机。否则，在没有「建议、教示或动机」的证据下却结合先前技术参考文献，此明显是依据发明人所揭露的信息而将先前技术结合在一起，并据此攻击系争请求项的可专利性，本质上是后见之明的行为。

因此，对于先前技术参考文献的结合，除了要证明有「建议、教示或动机」以结合先前技术的教示外，且要证明是以系争请求项内所主张的方式来结合先前技术的教示。

地方法院判决

本案系争请求项为请求项4「一种车用控制踏板装置」（a vehicle control pedal apparatus），包括支撑（support）、可调式踏板组装（adjustable pedal assembly）、枢接（pivot）、与「电子控制器」（electronic control）等组件；而该可调式踏板组装具有踏板臂（pedal arm），且该枢接定义枢轴（pivot axis）；该电子控制器附着于该支撑。系争请求项的特征是该电子控制器以讯号反应该枢接机构之运作状况。

地方法院认为引证案美国专利第5,010,782号「位置可调式踏板组装」（position adjustable pedal assembly，「Asano专利」），其揭露的系争请求项的除「电子控制器」之外的所有结构性组件。此外，由于「电子控制器」是先前技术中相当常见的装置，故只要结合Asano专利和电子控制器的参考文献，即可使系争请求项4因显而易知性而无效。

地方法院以系争专利所揭露的待解问题的本质，做为结合引证案的建议或动机，而待解的问题是「设计较不贵，较不复杂，更密实的组装设计时所遇到的问题」。接着，地方法院取引证案美国专利第5,819,593号「电子式可调式踏板组装」（electronic adjustable pedal assembly，「Rixon专利」），并指出Rixon专利揭露传统踏板设计的复杂所导致的「电线失效」（wire failure），而Rixon专利是为克服此「电线失效」而提出了解决方法。不过Rixon专利中对应于系争请求项的「电子控制器」的组件并未「附着于支撑」（attached to said support）。

因此，地方法院又举引证案美国专利第5,063,811号「加速器踏板组装」（accelerator pedal assembly，「Smith专利」）。而地方法院认为Smith专利提供了一对应于系争请求项的「电子控制器」的组件，其附着于一固定的支撑组件（fixed support member），并据此解决了Rixon专利所指出的「电线失效」（或电线磨损问题）。

进一步，地方法院引述系争专利申请记录而指出，在审查官以结合美国专利第5,460,061号（「061专利」）及Smith专利而核驳系争请求项后，申请人以增加限制条件的方式来克服核驳。因为所增加限制条件是Asano专利所揭露的，所以若审查官亦引用Asano专利而结合061专利及Smith专利，则系争请求项亦将被核驳。

因此，地方法院裁定系争请求项因「显而易知性」而无效。

CAFC判决

CAFC认为地方法院不适当使用TSM原则。首先，CAFC认为虽地方法院正确地指出待解问题的本质可为引证案结合的建议或动机，但Asano专利的目的并非让电子式踏板的设计能较不贵或较不复杂，而是解决踏板结构上的力学问题。

此外，CAFC指出Rixon专利仅是提到传统的踏板设计有结构上的复杂问题，不是要解决该结构问题，而地方法院亦未解释该问题如何使得熟知此技艺者会将电子式控制器附着于支撑架（support bracket），故地方法院并未发现结合Asano专利与及Rixon专利的动机。

再者，CAFC认为地方法院引用Smith专利是不对的，因为解决「电线失效」和解决设计复杂的问题是不同的问题，且Smith专利和「可调式踏板组装」并无关系，故Smith专利并不是解决「可调式踏板组装」的「电线失效」。

另针对地方法院以申请记录来支持其引用Asano专利和Smith专利等一事，CAFC不同意，因为在审查可专利性时，非以当时承审系争专利的审查官的角度，来预测审查官在面对本案引证案时会有什么决定，而是应独立地进行显而易知性的判断。

最后，CAFC同意原告Teleflex公司所提的证据显示有重要的事实仍待判断，故将本案发回地方法院并指示重新判断显而易知性的争点。

KSR案后的TSM原则

最高法院所推翻的显而易知性判断原则并不是TSM原则本身，而是推翻CAFC所采取的「严格的及必要的模式」（rigid and mandatory formula）。最高法院事实上也知道，CAFC并非在所有的判例中采取如此拘谨的操作，CAFC亦曾认为TSM原则是准许参考一般知识和常识（common knowledge and common sense）。那么KSR案后的TSM原则是什么面貌呢？首先，地方法院的论证逻辑是最高法院所认可的。虽Asano专利中未提到电子控制器，但电子控制器的应用是此技术领域常见的方式，故与踏板相关的、应用电子控制器的参考文献皆可为适当的引证案。

其次，Rixon专利的目的亦在解决系争专利的问题，故可用于和Asano专利结合。不过，Rixon专利和系争请求项间仍有差异，但此差异却可在Smith专利中发现。虽Smith专利仅在解决Rixon专利的问题而非系争专利的问题，但Smith专利仍可用于和Asano专利与Rixon专利等结合。

最高法院指出显而易知性的分析不能拘限在制式化的概念（formalistic conception），例如建议、教示或动机，或是过于强调公开出版的文献或公告专利中的明示内容。而在许多领域中，比较少有讨论什么是显而易知的技术或组合，反而是市场需求（而非科学文献）在带动设计的趋势。

最高法院认为发明人的动机或目的不是重点，而重点是请求项所要达到的客观目的。因此，证明系争发明为显而易知的方法之一是，证明系争请求项所包含的解决之道是发明诞生之前即为大众所知的方法。

此外，最高法院提供显而易知性判断的操作策略：

1. 结合引证文献的理由包括：在发明所涉及领域内所存在的需求或问题，或是系争专利所提到的需求或问题。
2. 引证文献所提到的主要目的并不是重点，而是引证文献在一般常识的检验下，可提供何种显而易知的相似事项。
3. 当因设计上需要或市场上压力而要去解决问题的时候，熟知此技艺者会参考可确认的、可预见的解决方案，并试着去组合现有的文献；而倘若这样的组合是可以预期其成功性，则此即非创新而仅属基本的技艺或常识的使用。

CAFC在In re Translogic Technology, Inc.案[3]中，确认TSM原则可使用「通常知识」（customary knowledge）来操作。此外，CAFC指出认为TSM原则是很弹性的，但为避免后见之明，其重心会放在发明前的证据；但其不会无限制地限缩熟知此技艺者可用的知识范围。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系