2020年6月11日，美国专利审判和上诉委员会（PTAB）指定一个对有关设计专利功能性审查的决定为信息性决定（informative decisions）提供指导性原则。PTAB的先例性决定对所有委员会小组都具有约束力。信息性决定虽不具有约束力，但它们确实为委员会提供了关于经常性问题的规范、对委员会第一印象问题的指导、关于委员会规则和实务的指导，以及对在许多情况下通过分析经常性问题可能产生的问题的指导性原则。

本文中将介绍PGR2019-0003决定，分析与设计专利功能性审查相关的事证及论述[1]，提供给国内厂商及专利业、法院作为在主张及判断设计专利中功能性设计之参考。

挑战专利有效性的IPR和PGR程序

设计专利保护的是制品的装饰性设计。依照工业制品的定义，旨在执行有用的功能。但是，如果制品的设计是由其功能决定的，特别是如果没有可用的替代设计来执行相同的功能，根据美国专利法第171规定，设计专利可能因缺乏装饰性而专利无效。通常在讨论美国专利法第171规定之法地目标时，讨论中经常会将「功能性」和「缺乏装饰性」的术语交替使用。

当企业觉得竞争对手的美国专利有问题时，如果专利的有效申请日期在2013年3月16日或之后，企业有九个月的时间来决定是否通过请求IPR来挑战专利的可专利性。或者，公司可以等到颁发后九个月内，对已颁发的专利提出质疑，然后提交多方请求审查（PGR）。在IPR和PGR中，请求者都可以参与USPTO的程序并响应专利权人的立场。挑战竞争对手专利的第三种选择是在专利发布后的任何时间请求重新审查（Reexamination）。但重新审查成立后，请求方不得参加重新审查，只能以印刷出版物为由提出重新审查。由于请求者不能参与机构后的重新审查，公司通常更愿意通过提交IPR或PGR请求来攻击对手的专利。

IPR和PGR程序在范围和时间上彼此不同。专利可以在PGR中以任何可专利性为基础对专利提出质疑，而专利只能基于IPR中的印刷出版物受到质疑。如果在IPR或PGR中做出有利于专利权人的最终决定，则禁止挑战者在诉讼中提出任何可能在专利局程序中提出的有效性问题。这意味着PGR最终决定中的损失比IPR中的相应损失具有更深远的影响。PGR的损失完全阻止公司在诉讼中提出任何无效抗辩，而IPR的损失（原则上）仅阻止公司根据印刷出版物提出无效抗辩。

如果一家公司看到竞争对手的专利即将发布，并希望仅根据印刷出版物提交PGR或IPR，则它面临着一个战略选择：（a）在发布后立即攻击竞争对手的专利，但有可能放弃诉讼中的所有无效抗辩（PGR）；或（b）等待9个月，直到可以提交IPR，以将任何诉讼禁反言限制在印刷出版物，但可能会面临9个月的延迟，从而使专利所有者在市场、诉讼中甚至在IPR中具有战略优势本身（如果平行诉讼进展迅速）。

发现一项因功能性或缺乏装饰性而无法获得专利的设计可能很困难，特别是因为通常可以使用替代设计。但是，如果可以提出有说服力的论点，即有专利之设计是由其功能决定的，并且挑战者愿意冒险在诉讼中牺牲所有未来的无效抗辩，则PGR程序可以成为在不久之后移除竞争对手的设计专利的非常有效的工具在受理后。对于请求人Sattler来说，提起PGR程序的风险已得到了回报。

Sattler Tech.公司的PGR2019-00030案件

2017年2月17日，位于Illinois州芝加哥市的Humancentric Ventures公司向USPTO提出一个「VESA 安装适配器支架」的设计专利申请案，其中包含6张图式，1张立体图及5张视图（如图1所示），左侧视图与右侧视图呈镜像，故省略之，D093专利请求保护的设计部分包括以实线揭露的：（1）顶部和底部凸片和（2）八个凸起的扣眼，以对角线对排列朝向板的四个角。说明书中解释，「图中虚线代表物品的一部分，不构成请求保护设计的一部分」。2018年7月17日获准公告，专利号D823,093专利（简称D093专利）。2019年1月15日，Sattler Tech公司提出证据向PTAB提交了对D093设计专利进行授权后审查程序（PGR）的申请书，认为D093专利的权利请求是缺乏装饰性的功能性设计而无法获得专利。

图1 Humancentric Ventures公司的D093专利之图式

授权后再审查的资格分析

Sattler在申请书中主张，VESA安装适配器支架是专门设计用于安装在视频监视器的背面，以便它们可以连接到使用行业标准（称为视频电子标准协会平面显示器安装接口标准）的监视器安装系统上。Sattler认为，Humancentric D093专利之设计的几个设计特征实际上是功能性的，而不是装饰性的，包括支架顶部和底部的卷标以及扣眼的位置、尺寸和凸起边缘。Sattler认为，这些功能性中的每一个都是符合VESA标准的必要条件。Sattler主张，所有替代的VESA安装适配器支架都具有与D093专利相同的设计特征，因为这种设计是其正常运行所必需的。

美国发明法案（American Invents Act, AIA）第6节的授权后审查规定，仅适用于受第一发明人提交AIA规定的专利。具体而言，第一个提出规定的发明人适用于任何专利申请，以及在其上颁发的任何专利，该申请包含或在任何时候包含对请求保护的发明的权利请求，其有效申请日期为2013年3月16日或之后。此外「授权后审查请求只能在不迟于授予专利或重新颁发专利（视情况而定）之日起9个月的日期提交。」[2]

D093专利于2018年7月17日发布。请求书是2019年1月15日提交。因此，请求书是在D093专利发布后的九个月内提交的。此外，D093专利的最早有效申请日期是2017年2月17日。因此，D093专利须由第一发明人提交AIA条款。

请求人证明D093专利「可用于授权后审查，并且请求人没有被禁止或阻止请求对D093专利进行授权后审查」。在程序的这个阶段，专利权人没有对请求人关于D093专利是否有资格进行授权后审查的论点提出质疑。在此记录上，我们同意请求人的观点，即D093专利有资格进行授权后审查。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。