长久以来，在设计专利侵权诉讼中，被告将功能性设计与非显而易见性用来作为专利权无效的积极抗辩，在这前提概念下，一个不是装饰性的设计不具可专利性，而设计是否具有装饰性，应就个案的基础事实个别处理，必须藉由发明专利或关于设计取决于功能性考虑因素的分析加以证明。设计专利被推定有效，因此，寻求在简易判决中使设计专利无效的请求方必须提交非常明确和令人信服的无效事实证据，否则，法院将无法做出无效的判断[1]。

※「CAFC确认设计专利因功能性及显而易见性而无效之决定」将分为五期刊出，本期为第一部分

图片来源 : shutterstock、达志影像

在设计专利有效性和侵权分析中都出现了所谓的功能性原则。概括地说，该原则旨在确保设计专利不会垄断本应由发明专利垄断的专利。近年来，功能性在美国设计专利侵权诉讼中有效性的角色日益吃重，实有探讨之必要。地方法院在Golden Eye Media[2]案件中以功能性和显而易见性为由裁定D828专利无效。2022年6月22日，CAFC支持地方法院的裁定也确认了替代设计因素的重要性。本文就该判决在设计专利功能性及显而易见性判断法理和原则加以分析探讨。

Golden Eye Media USA, Inc., v. Trolley Bags UK Ltd.案件

事实背景

一家英国公司Trolley Bags销售普通购物车（亦称为手推车）也销售与手推车一起使用的可重复使用购物袋。2015年3月，Trolley Bags UK公司（TB UK）开始在美国推广和销售，他们的可重复使用购物袋，并在美国建立了据点，他们的购物袋在数百家Bed Bath & Beyond商店出售。Berghoff公司主张他们是Trolley Bags 产品在美国的独家经销商。且以「TROLLEY BAGS」为商标在美国各地营销和销售 Trolley Bags 的可重复使用购物袋。2017年2月28日，USPTO核准了Trolley Bags公司申请一项名为「可折迭袋」的设计专利USD779,828（如图1左侧，简称D828专利），其中的权利请求项是「可折迭袋的装饰性设计」。这种款式的包在英国被称为「手推车购物袋」（如图1右侧），用于购物车（手推车）中，以可重复使用的方式维持前后秩序。

图1：Trolley Bags公司的USD 779,828购物袋的设计专利

Golden Eye Media USA 公司（GEM）拥有并经营位于加州卡尔斯巴德（Lotus Sustainables）的家族企业，该公司的目标在降低塑料袋的用量。该公司业务的一部分在销售环保物品，包括可重复使用的购物袋。2017 年 7 月，TB UK 向 GEM 发出停止销售函，主张 GEM 销售 Lotus Bags 侵害了D828专利。 2018 年 9 月，GEM 随后在加州南区地方法院对 TB UK 提起宣告性判决诉讼。GEM 请求法院裁定 (1) GEM 没有侵害D828专利，(2) D828专利因 (a) 先前技艺Doyle 和 Brennan 的显而易见性，和 (b) 功能性设计而专利无效，以及 (3 ) GEM 没有侵害 TB UK 的普通法商标。双方随后提出即决判决。2018 年 9 月，GEM 在地方法院寻求对 TB UK 作出宣告性判决。地方法院以功能性和显而易见性为由裁定D828专利无效。TB UK不服地方法院的裁决，上诉至CAFC。

功能性设计学说与判断原则

美国专利法规定设计专利保护的是实施于工业产品的应用设计， 而不是纯艺术创作；大部分的工业产品都具有实用性功能，否则该产品无法在商业市场中立足。不能因物品具有实用功能而认为该物品不是设计专利保护之目标。例如：有些设计同时对于「吸引人的外观」及「商业上的实用性」都有贡献，这种设计具有可提升「物品的实用价值以及外观价值」的功用[3]。因此，这种设计不但可申请发明专利，同时也可提出设计专利的申请。设计专利是否为功能性设计，不是要论究物品本身是否具有实用功能，而是要讨论物品设计的主要考虑因素，是功能性因素还是装饰性因素，例如：市面上销售的椅子都有基本的实用功能，但不能因此就认 定所有的椅子设计都是功能性设计，一个可以执行实用功能的设计， 可能也符合设计专利的规定，可以取得设计专利的保护。物品的实用功能与功能性设计是不一样的，功能性设计是指创作该设计的考虑因素是实用目的、操作功能、或使之产生较佳的运作、或是会影响物品 之质量或成本。

功能性学说是由判例法创建的，以防止使用设计专利来保护实用特征，这是发明专利的范畴。当法院意识到所有产品设计都包含实用功能时，他们开始明白不能仅仅因为请求保护的设计具有与之相关的一项或多项实用功能而使设计专利无效。随着时间的推移，法院意识到，如果替代设计（看起来与请求保护的设计不一样的产品），则产品设计的实用性特征不能被设计专利垄断。执行基本相同的功能，替代设计的存在是无可争辩的证据，用客观证据证明，设计专利不会垄断实用特征，仅垄断整体设计的特定外观，包括这种实用性特征的外观。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。