损害赔偿计算中有所谓「所失利益」（lost profits）法，其估算「若不是」（but for）侵权行为时专利权人所早已获得的销售利益。基本上，专利权人必须举证：（1）专利产品的需求；（2）没有可接受的非侵权替代物；（3）其生产与营销的能力，以能开拓该需求；（4）其所早已获得的利益金额。

不过，当民事诉讼过程中，有部分的系争请求项遭无效，则原所失利益法赔偿金是否应重新计算？本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corporation案[1]判决，供实务界参考。

背景

本案原告暨专利权人为WesternGeco L.L.C.（WesternGeco公司）控告被告ION Geophysical Corp.（ION公司）侵害其专利；CAFC将所失利益计算所涉及的专利称为「Bittleston专利」（以发明人命名），包含美国专利第7,293,520号（520号专利，系争请求项有第18、19与23项）、第7,162,967号（967号专利，系争请求项为第15项）、及第7,080,607号（607号专利，系争请求项为第15项）。

系争专利技术涉及海上震测（marine seismic survey）其用来发掘海底下石油和天然气的矿床。系争专利请求项指涉控制长型漂浮拖缆（streamer）的移动与定位之技术，而该长型漂浮拖缆系经船只所拖曳。沿着该些漂浮拖缆的长度有设置传感器，其侦测回传声波，而该声波系以空气枪向海底射击所反射者。所搜集的资料接着用来制作海洋的地下地质（subsurface geology）地图。控制在数组中不同的漂浮拖缆之定位对地图的质量而言是重要的；此对确认石油或天然气的钻孔位置亦属重要。

当事人双方皆属美国国内的海上震测仪器制造商，该仪器以引导漂浮拖缆的方式来执行海上震测；原告WesternGeco公司的产品为Q-Marine，而被告ION公司的产品为DigiFin。不过，原告WesternGeco公司并非销售Q-Marine，而是替石油公司在境外使用Q-Marine来进行海上震测任务。但被告ION公司则将DigiFin销售给在境外从事海上震测任务之公司。

本案历经两次美国联邦最高法院的审查；而最高法院在第二次判决中指出CAFC在「所失利益」法的操作上有错误，而于2018年时废弃前次CAFC判决。另在民事诉讼进行过程中，于2015年12月间USPTO裁定520号专利请求项的第18与19项、967号专利请求项的第15项、及607号专利请求项的第15项等为不具可专利性；而该裁定于2018年间经CAFC所维持。

应注意的是，仅520号专利的第23项请求项与「所失利益」（lost profits）法损害赔偿计算有关。另与所失利益相关之争议不涉及于美国境内所从事的海上震测活动。

法律争点

本案争点之一为既然原有四项系争请求项已经无效，则此是否影响「所失利益」法的计算结果。本案于地院阶段时，陪审团审酌Bittleston专利的原始系争请求项等皆受侵害，并给予单一的所失利益赔偿金；另地院所给陪审团的指引、与陪审团所给的决议（verdict）等，皆未区分不同的系争请求项与侵权认定，来做为损害赔偿核定的依据。因而，被告ION公司主张原本的所失利益法赔偿金不应维持，因为系争请求项已经有四项被宣告无效。

基本法理

CAFC指出陪审团所核予的赔偿金可基于对现已经无效的请求项所做的侵权行为，但该赔偿金核予即不能于上诉审时维持。CAFC认为，基本规则是当陪审团经告知其可依赖二个或以上的独立法律理论之一而决议，但其中一理论有瑕疵时，则该陪审团决议必须被废弃。CAFC提到其判例已确立一个规则，其所适用的情境（如同本案者）为，陪审团仅做出单一的赔偿金决议，且未将赔偿金拆解成以个别专利为原因之金额项目，但在该些专利请求项中至少有一项被裁定有缺陷者。

不过，CAFC并不觉得本案有当然启动新陪审团审理之必要，如果原陪审团必须已发现520号专利请求项第23项所涵盖的技术系属执行系争海上震测任务所必要者。于此时，CAFC认为其审查基准为「无所损害分析」（harmlessness analysis），即如同在检验陪审团指引是否有误时所采取之方法。

争点一：被告专家证人之证词

原告WesternGeco公司主张双方的损害赔偿专家都对陪审团告知，对Bittleston专利的任何系争请求项之侵权行为等皆可支持全额之所失利益赔偿金。特别是原告WesternGeco公司引述被告ION公司的专家证人Gunderson先生的证词，而该证词为其假设系争专利并未有无效之情事，且至少有一个有效的请求项遭侵害，但此对损害赔偿专家而言属基本假设之一。

不过，CAFC指出原告WesternGeco公司乃过度解读Gunderson先生的证词。CAFC表示Gunderson先生仅在确立其专利损害赔偿计算的基本假设，况且其证词系导向以左证就任一件系争专利之侵权行为，原告WesternGeco公司都不应获得其所请求之所失利益法赔偿金。因此，CAFC认为其不会将Gunderson先生的证词诠释为支持原告的理论，即对任一项Bittleston专利请求项之侵权行为都可支持整个所失利益法赔偿金。

争点二：原告专家证人之证词

原告WesternGeco公司又依赖自己的专家证人Sims先生，其作证指出必须要有Bittleston的「侧向驶引」（lateral steering）技术才能执行系争海上震测任务；另Sims先生陈述其认知是因为每件Bittleston专利会让被告ION公司不能销售与供给，因而承包商等不能使用侧向驶引技术，故相关利益系导因于每件Bittleston专利。

不过，CAFC表示这些证词清楚显示Sims先生仅提出假设，并非做出独立决定，而认为系争请求项所代表的技术系执行系争海上震测任务所必备者。CAFC指出Sims先生是损害赔偿专家，其拒绝承认有技术方面的知识，且明确地依赖其他专家以支持其假设，即就所失利益法赔偿金而言，对任一个Bittleston专利请求项之侵权行为早已是执行系争10件海上震测任务所必须的行为。CAFC又提到Sims先生作证说其依赖Walker先生的帮助来确认需要系争专利技术之海上震测任务，但Sims先生拒绝承认有系争专利范围之知识。因此，CAFC认为Sims先生的证词不能左证陪审团所核定的所失利益法赔偿金。

争点三：是否侵害520号专利请求项的第23项

原告WesternGeco公司于言词辩论时指出，本案陪审团基本上已经被告知侧向驶引技术是执行系争海上震测任务所必要者、且520号专利的第23项请求项系涵盖该技术之一部分。不过，CAFC指出WesternGeco公司并未引用特定的证词，以左证侵害该请求项之行为乃执行系争10件海上震测任务时所必须之行为。

CAFC认为侧向驶引技术亦反映在现已经无效之其他四项系争请求项，即520号专利的第18与19项请求项、967号专利的第15项请求项、及607号专利的第15项请求项等。CAFC举二例。首先，520号专利的第18项请求项，其为「一设备，其包括：

1. (a) 一漂浮拖缆之数组，而每一漂浮拖缆各自具有复数个漂浮拖缆定位装置；
2. (b) 一控制系统，其配置来使用一控制模式，该模式系选自于水羽（feather）角度模式、同转（turn）控制模式、漂浮拖缆分离模式、及二个或以上的该些模式」。

其次为520号专利的第19项请求项，其为「如请求项第18项之设备，其中该控制模式为该水羽角度模式，及该控制行为包括该控制系统其试着将每一漂浮拖缆维持在一直流线上、且偏移于一拖曳方向为一水羽角度」。

CAFC再指出唯一存活的520号专利的第23项请求项，其为「如请求项第18项之设备，该拖曳行为包括停止一航道（pass），将一附着有该些漂浮拖缆之拖曳船只转向但于开始另一航道前投掷该些漂浮拖缆，在转向行为与投掷行为期间以利用该控制模式于该同转控制模式中」。据此，CAFC表示为维持所失利益之赔偿金，诉讼记录必须能构成该第23项所涵盖之系争技术系独立于由现已被无效之请求项所涵盖之技术（例如520号专利的第18与19项请求项），并须要用来执行系争海上震测任务，且该认定是无争执的。此外，CAFC认为该认定必须基于现有的诉讼纪录。

最后，CAFC决定将此争点发回给本案地院重审，以斟酌是否要重组陪审团来审理所失利益之损害赔偿。主因是CAFC认为该争点于言词辩论前未适当释明，且本案地院具最佳的位置而能首次考虑该争点。然而，CAFC表示本案地院可拒绝重组陪审团，若且唯若其认定WesternGeco公司于原陪审团审理时已建构无可争执的证据，以左证520号专利的第23项请求项乃涵盖执行系争海上震测任务所需之技术，且以该些海上震测任务为基础来计算所失利益之赔偿金。

备注：

好消息～北美智权报有微信公众号了！ 《北美智权报》内容涵盖世界各国的知识产权新闻、重要的侵权诉讼案例分析、法规解析，以及产业与技术新知等等。 立即关注北美智权微信公众号→ NAIP_IPServices ～欢迎读者分享与转发～

【本文只反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系