第123期
2022 年 11 月 23 日
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不是产自Gruyere的Gruyere奶酪:
Interprofession du Gruyere v. U.S. Dairy Exp. Council
许慈真/北美智权报 专栏作家

地理标示(Geographical Indication, GI)保护不仅牵涉到旧世界(移民来源地)与新世界(新移民地)的利益冲突,往往也面临着通用化的威胁。来自瑞士及法国的Gruyère奶酪虽已是欧盟的受保护地理标示(PGI),但在美国消费者眼里,却可能只是某种奶酪的代称。

本案[1]争议源自原告Swiss Interprofession du Gruyère与French Syndicat Interprofessional du Gruyère在2015年向美国专利商标局(USPTO)申请将「GRUYERE」注册为证明标章,用以证明产自瑞士及法国Gruyère地区的奶酪。惟遭到被告United States Dairy Export Council、Atalanta Corporation与Intercibus Inc.提出异议,指称该词汇已成为特定奶酪类别的通用名称,而与产地无关。商标审理暨上诉委员会(TTAB)最终以美国奶酪收购者及消费者认为「GRUYERE」一词系通用名称为由,驳回该申请案;原告因而向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼。

判断通用性所需审酌的证据

法院指出,通用名称与商标系属互斥的概念,因而通用性测试(test for genericness)的关键在于:就相关公众而言,涉讼商标之主要意义是否仍为购买动机(在本案即指特定地理来源)而非仅指称商品或服务之性质或类别;换言之,相关公众如何认知乃是首要考虑因素。

至于适于审酌的证据种类众多,包括消费者问卷调查、字典、消费者与竞争对手的用法、包装及营销数据、相关产业与媒体的通常称呼,以及其他足以显示消费者如何理解的各项证据。尽管消费者问卷调查被认为是证明之首选方法,但这并非意味着若未提交此类证据即无法判断通用性(例如本案情形),未提交之一方也不因此而蒙受诉讼上之不利益;简单来说,只要能够清楚证明消费者将「GRUYERE」视为通用名称此一事实,法院仍可据此作成简易判决。

相关记录及词汇使用情形均支持Gruyere属于通用名称

FDA法规并未以产地作为奶酪产品标贴「GRUYERE」的限制条件

根据美国食品药物管理局(FDA),有关GRUYERE的身分标准(standard of identity)描述仅提及风味温和(部分原因为表面固化剂)、包含许多小孔洞、熟成至少需90天,以及最低乳脂含量为固体重量的45%且最高含水量为重量的39%,并未设有任何产地限制。USPTO商标审查指南(Trademark Examination Guide)进一步指出[2],FDA身分标准内含的奶酪名称无法作为单一来源指示,而且该词汇被列入奶酪类别清单正是说明通用性的强有力证据。

尽管原告正确地反驳该指南系不具法律效力的非拘束性规范,但法院认为,政府机关若能以具说服力的论理解释相关准则,则得适用Skidmore遵从法则(doctrine of Skidmore deference)予以采纳,因而,FDA有关GRUYERE的身分标准便成为证明其已成为通用名称的关键证据。更何况,该标准自1977年发布之后,原告也未曾提出质疑或要求修改。

以「GRUYERE」为名销售的奶酪绝大多数并非来自瑞士
及法国Gruyère地区或本即产自美国境内

在美国,有许多规模不一的奶酪制造商皆以「GRUYERE」贩卖产品,例如Glanbia、Red Apple Cheese、Burnett Dairy等,而且不少产品也明确标示其产地为威斯康星州。虽然原告指摘被告并未提供非瑞士及法国Gruyère地区的奶酪市占率为何,但法院认为,被告提交的非瑞士及法国奶酪的进口数据以及在美生产奶酪的具体销售数据,已足以说明美国消费者更常接触、购买的绝非产自瑞士及法国Gruyère地区的奶酪。诚如联邦第一巡回上诉法院所言[3],如公众越常见到竞争对手使用特定词汇,便越不可能认为该词汇系与特定生产来源有所关联。

「GRUYERE」在通常用法及产业惯例上未必指称特定产地的奶酪

至于「GRUYERE」在公众生活中的使用情形,法院则是审酌下列证据后,认定「GRUYERE」虽与瑞士有所关联(与法国的关联性较低),但普遍上已不再将该词理解为表示Gruyère地区生产的奶酪。

字典释义
根据原告引述的在线字典(包括Encyclopedia Britannica、The Free Dictionary与Random House Kernman Webster's College Dictionary),Gruyère确实系指与特定产地相关的奶酪,但反观被告援引的字典解释(包括American Heritage Dictionary of the English Language、English Oxford Living Dictionaries与Merriam-webster.com),则未明确提及产地,仅泛称为由牛奶制成、具坚果风味、淡黄色、带有小孔、质地坚硬的奶酪。

产业刊物、贸易资料、新闻报导及网站
从被告提交的此类公开信息可知,「GRUYERE」已经用于称呼威斯康星州产的奶酪,有时也用于指称瑞士及法国以外产地的奶酪,原告并未对此提出有力的反证。联邦第三巡回上诉法院即曾表示[4],判断特定词汇是否为通用名称时,常见的媒体及产业用法将是极具说服力的证据。

专业竞赛
而在被告举证中,另一项极具杀伤力的事例则是专业奶酪竞赛的分类方式:无论是在美国或其他国家,GRUYERE类别的参赛资格并未限定瑞士及法国,以威斯康星州举办的世界冠军奶酪竞赛(World Championship Cheese Competition)为例,在1995至2018年间,该类别的参赛产品便涵盖瑞士、法国、美国、澳洲、南非、丹麦等产地。原告虽以「世界奶酪大奖(World Cheese Awards)的GRUYERE类别参赛产品均是源自瑞士」为由予以反驳,但被告认为,在证明美国消费者认知方面,欧洲举办的世界奶酪大奖的关联性远不及于美国举办的世界冠军奶酪比赛。

原告并未成功控制「GRUYERE」一词的使用情形

尽管TTAB仅以通用性为由作成有利被告之裁决,并未检视原告是否就「GRUYERE」一词采取合法控制措施,但就相关事实观察,原告对于该词汇的管控确实失之松散。除未曾对前述FDA身分标准提出反对意见外,尚无证据显示原告于2012年之前曾管控竞争对手如何使用「GRUYERE」。又如2013年,原告始要求美国奶酪知名大厂Emmi Roth USA, Inc.不得于自有品牌上使用「GRUYERE」,尽管获得其同意,但此一限制却不及于收购其奶酪产品的美国客户,因而这些客户仍可自由标贴「GRUYERE」;根据销售数据,自2014至2020年,该类收购产品的数量均超过Emmi Roth的自有品牌销量,甚至在2018年,单是标贴「GRUYERE」的收购产品便超过Emmi Roth自有品牌的数量。

综上各项证据,法院认为即使「GRUYERE」曾经专指来自瑞士及法国的奶酪,但随着大量非该产地的奶酪均以「GRUYERE」为名进口、生产及销售,此一通用化(genericide)过程已然侵蚀「GRUYERE」的专属意义,导致其如今仅能用以识别商品或服务类别而无法指示来源,自然丧失作为证明标章之资格。

结语

2022年1月,本案原告已向联邦第四巡回上诉法院提起上诉,胜负结果是否扭转,有待原告提交更多有利的事证。不过,纵使「GRUYERE」在美国成为通用名称,基于属地原则,仍不影响其在欧盟及其他国家的既有保护或保护可能性;诚如日本Sony的随身听品牌Walkman,虽曾于2002年遭奥地利最高法院认定为通用名称而使Sony无权独占该词汇(证据之一同样是因为字典定义!),但在Sony革新标识、积极教育消费者并管控市场使用情形后,仍是成功地保住不少国家的商标权。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
学历: (台湾)辅仁大学外语学院财经法律翻译学程
(台湾)辅仁大学法律学系博士
(台湾)辅仁大学财经法律学系硕士
(台湾)辅仁大学法律学系学士
专长: 智慧财产权、法律翻译

 


 





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