第127期
2023 年 01 月 18 日
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谈美国专利诉讼之第一战:「特定性管辖权」争议
陈秉训/(台湾)政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授

本文在介绍美国民事诉讼之「对人管辖权」(personal jurisdiction),特别是「特定性管辖权」(specific jurisdiction)案例以供参考。


图片来源 : shutterstock、达志影像

美国专利诉讼中之管辖权争议是应注意的议题。一旦承审的地方法院无管辖权,即可移转案件到其他法院,而对原告产生诉讼成本,例如寻找新的在地律师、重新评估诉讼策略等。若被告有机会换到「非专利权人友善」的地方法院,专利侵权不成立的机会将增加。

美国联邦法院之管辖权

美国司法体系分为联邦层级和州层级。州法院有「一般性管辖权」(general jurisdiction)。除美国联邦宪法或法律有规定外,州法院可管辖所有的事件。联邦法院则有「限制性管辖权」(limited jurisdiction)或「限制性的对事管辖权」(limited subject-matter jurisdiction)。

联邦法院的系统基本上是三层级:最高法院、上诉法院、和地方法院。美国宪法规定美国联邦最高法院的管辖权,第3条指出联邦政府的司法权属于最高法院和其他由国会所立法设立的法院。

宪法第3条另限制联邦法院的「对事管辖权」(subject matter jurisdiction),而仅有下列案件是联邦法院可管辖的:(1)根据联邦法律或缘起于联邦法律的案件;(2)会影响大使和其他外交官员的案件;(3)海事案件;(4)联邦政府为当事人的案件;(5)州与州之间的诉讼案件;(6)争议属不同州的公民间、本州岛政府与他州公民间、或本国公民与外国人间等情况之案件。如果该案件会影响大使、公务主管或外交官员,或该案件的一方是州时,最高法院有初审管辖权。而对其他案件,最高法院有上诉审管辖权,但国会可规范该上诉审管辖权的范围。

关于联邦法院的「对事管辖权」,其权力的行使是根据争讼事件的性质。该争讼所涉及之纠纷必须源自于联邦法律(28 U.S.C. § 1331),或是当事人双方是属于不同州的州民(28 U.S.C. § 1332)。

联邦地方法院对专利法事件的管辖权系依据28 U.S.C. § 1338,属于初审管辖权(original jurisdiction),并且是专属管辖权(exclusive jurisdiction)。美国联邦巡回上诉法院(CAFC)则根据28 U.S.C. § 1295(a)(1)对于联邦地方法院涉及专利法的「上诉」有专属管辖权。

虽然联邦地方法院对专利侵权诉讼事件有专属性的「对事管辖权」,但其能否对被告行使管辖权还要视「对人管辖权」要件能否满足。

对人管辖权

「对人管辖权」分为「一般性管辖权」、「特定性管辖权」和「根据Rule 4(k)(2)的对人管辖权」。「一般性管辖权」所涉之被告行为与专利侵权行为之间无必然关系。另「特定性管辖权」与「根据Rule 4(k)(2)的对人管辖权」等所针对之被告行为即是系争专利侵权行为。

「一般性管辖权」和「特定性管辖权」等二类管辖权有相同的要件:(1)该州的长臂条款(long-arm statute)准许法院行使管辖权;(2)该权力行使未违反联邦正当程序(federal due process)。一般而言,「长臂条款」的主要问题是「正当程序」。

「正当程序」的议题主要在处理被告和该州有无「最小接触」(minimum contacts)。根据Avocent Huntsville Corp. v. Aten International Co.[1],法院将检视被告的行为与法院所在州之关系是否足够到让系争诉讼能继续、且不违反「公平的游戏和基本的正义」的原则。法院在意的是被告是否有意地让其能享有在该州从事活动的特权,以能受到该州法律的利益和保护。如此,被告不会仅因「随机的、偶尔的或不起眼的接触」,或他人或第三人的单方行为,而让其受到该州法院的管辖。法院着重被告的行为,而非其他人的、与被告有关之单方行为。

特定性管辖权

根据Nuance Communications, Inc. v. Abbyy Software House[2],联邦地方法院得行使「特定性管辖权」的要件有三:(1)被告有意地从事针对该州居民之活动;(2)原告之诉状声明是源自于该些活动、或与该些活动有关;(3)管辖权的行使是合理的且公平的。要件一和二的举证责任在原告,而要件三则由被告举证。

在要件一和二等皆满足的情况下,关于要件三之举证,被告必须提出强而有力的证据,以主张管辖权的行使不合理。根据Inamed Corp. v. Kuzmak[3],相关考虑因素包括:(1)被告所承受的负担;(2)该州的利益;(3)原告能取得救济的利益;(4)跨州际的利益,以能得到最有效率的纠纷解决;(5)不同州之间所共享的利益,以推广基本的、实质的社会政策。

另有所谓「商业通路」(stream of commerce)理论,用以判断地方法院是否对外国被告有「对人管辖权」。美国联邦最高法院于World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson[4]就「商业通路」理论提供二个观点:(1)若被告努力地将其产品提供到该州,则「对人管辖权」的行使是合理的;(2)若被告仅将其产品置于商业通路中,虽其可预期该州的消费者会购买其产品,但该州的地方法院并无法行使「对人管辖权」;亦即,被告须积极地让其产品进入该州。

案例一:有特定性管辖权

DRAM Technologies LLC v. America II Group, Inc.[5]中,被告之一ESMT公司其以无对人管辖权为由向本案地院声请驳回起诉(a motion to dismiss)。承审的美国联邦地方法院德州东区分院宣告其有对人管辖权,并驳回ESMT的声请。另原告有进行「管辖权的事实调查程序」,故其负「优势举证」(a preponderance of the evidence)的举证责任;而本案地院认为原告已尽举证义务。

本案之争议只有「特定性管辖权」。本案地院在判决中引用最高法院J. McIntyre Machinery, Ltd.案进行论证,不过其认为无论是根据任一派的法则,对该被告都有管辖权。

本案地院对ESMT与德州之「最小接触」事实发现约分为二类。第一类系关于ESMT的客户,包括:

  1. ESMT生产内存芯片,并销售给位于美国境外的公司,例如Sony、LG、Western Digital、Seagate Technology、Spansion及Samsung;而这些境外公司会将ESMT的芯片置入其产品(例如游戏机、MP3播放器、DVD播放器、和硬盘机)中,并销售至美国。
  2. 在消费性电子产业中,ESMT是大型且知名的公司;因此,该法院推定ESMT知道美国是消费性电子产品的大型市场之一。
  3. ESMT知道其芯片产品是如何使用在产品中。
  4. ESMT知道他的客户在美国的生意。

第二类则有关ESMT于德州的商业活动,包括:

  1. 在2005至2010年间,ESMT总共将1百万个封装好的芯片进口到美国。尽管ESMT表示这些芯片并非直接运往德州,但在本州岛的一些商店内有贩卖含有该些芯片的电子产品。
  2. ESMT的网站曾经有将芯片运往本州岛的交易。
  3. ESMT的员工会定期拜访美国客户。
  4. 曾经有段时间,ESMT有位在美国的关系企业。

案例二:无特定性管辖权

Computer Stores Northwest, Inc. v. Dunwell Tech, Inc.[6]中,被告有二家公司:Dunwell Tech公司和ANMO Electronics公司,前者是ANMO Electronics在美国的经销商。ANMO Electronics以无对人管辖权为由向本案地院声请驳回起诉。承审的美国联邦地方法院俄勒冈州分院同意ANMO Electronics的声请。在本案中,「特定性管辖权」是唯一的争议。

本案地院认定其无特定性管辖权时所依赖的事实,可分为二类。第一类系关于客服活动,包括:

  1. ANMO Electronics并未和本州岛的客户有主动接触。
  2. 根据三封与本州岛客户通联的电子邮件,都是由客户端主动联系。
  3. 在2010年8月的电子邮件中,面对某本州岛客户询问购买其产品的事情,ANMO Electronics仅回复说他的美国经销商会进行联系。
  4. 在2011年1月的电子邮件中,对象是已购买其产品的某本州岛客户,而对于该客户询问产品手册一事,ANMO Electronics仅回复说他的美国经销商会与该客户联系。甚至在之后的技术服务部分,ANMO Electronics并未直接对该客户服务,而是仅和其美国经销商讨论技术问题。
  5. 在2011年2月的电子邮件中,面对某本州岛客户询问其产品的信息,ANMO Electronics仅回复说他的美国经销商会和该客户联系。

第二类则属销售活动,包括:

  1. 虽然ANMO Electronics的网页有提供联络方式(例如住址、电话和电子邮件),也准许浏览者响应,并提供软件或用户手册的下载,但是该网页并无提供交易的功能,亦即无法利用该网页购买产品或付款。
  2. ANMO Electronics的美国经销商位在加州,且二者间非属关系企业。
  3. ANMO Electronics并未承诺提供新版或更新后的产品给其美国经销商、或对其美国经销商提供相关技术支持、或咨询。
  4. ANMO Electronics的美国经销商并无提供其产品保固的保证。
  5. ANMO Electronics并无意图和位于本州岛的零售商建立持续的商业关系。

 

备注:

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 陈秉训
现任: (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授
经历: (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
学历: 美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系

 


 





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