第128期
2023 年 02 月 08 日
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扩大的(Enlarged)是多大?
2023年Grace Instruments Industrial v. Chandler Instruments案
李秉燊/检察事务官

相对性用语通常蕴含「比较」的概念,使用在专利请求项时,是否能明确地界定所欲保护的技术特征,将取决于对PHOSITA来说是否为可合理推知,或说明书是否提供足够的叙述来支持。另依台美实务见解,解释专利请求项时,应循既定流程;若专利权人在说明书针对请求项中之用语已有明确之定义或说明时,应以该定义或说明为准。2023年Grace案,因联邦地院错误优先采用专业字典等外部证据的前提下,错误地认为PHOSITA无法推知系争请求项中「扩大的(enlarged)」的意义,而被美国联邦巡回区上诉法院(CAFC)纠正。


图片来源 : shutterstock、达志影像

解释请求项之流程

发明专利权的范围,以请求项为准;解释请求项时,并得审酌说明书及图式[1]。而依美国法院判例之说明,解释请求项,应遵循如下流程:(1)对于请求项中用语及技术特征,应以「该发明所属技术领域中具有通常知识者」(PHOSITA)之知识给予最合理的解释;(2)对请求项之记载有疑义,而须厘清时,应考虑说明书、申请专利范围、图式及申请历史档案等「内部证据」,尤其对于请求项中之用语;若于说明书中另有明确之定义或说明时,应考虑该定义或说明;(3)若仍有疑义时,方另考虑专业字典、辞典、工具书、教科书、百科全书及专家证词等「外部证据」[2]

换句话说,解释请求项时,「外部证据与内部证据对于请求项之解释有冲突或不一致者,应优先采用内部证据。」。CAFC于2023年,在Grace Instrument Indus., LLC v. Chandler Instruments Co., LLC案[3](下称2023年Grace案)再次强调,若专利权人在说明书针对请求项中之用语另有明确之定义或说明时,应以该定义或说明为准[4]。本文以下将介绍本案例重点。

2023年Grace案:案件背景、技术特征

美国因技术之突破,得以大量开采页岩内的天然气和石油,甚至成为全球最大石油生产国。其中,用于协助地表钻孔的「钻井液」(drilling fluid)技术,在钻油技术门坎上占有举足轻重的地位。钻井液的主要功能在于提供液体静压力,防止地层流体进入钻油井道,协助保持钻头冷却、清洁,并将岩屑带回地表。其中,钻井液本身的「黏滞系数」(viscosity) 最为关键,当其黏滞系数太高,难以被泵送、抽运;当系数太低,则无法携带岩屑,将使岩屑沉淀井底,导致油井的损坏[5]。因此,如何持续、准确地监测钻井液的黏滞系数,即成为2023年Grace案系争专利的重要技术特征。过去,测量钻井液的黏滞系数时,待测的「加压流体(pressurization fluid)」很容易与「样品流体(sample fluid)」混杂。因此先前技术多利用密度层析分离,或干脆予以封膜阻隔。但是,上述这些方法仍无法有效避免两者混杂,或因封膜后,流体与封膜之间的摩擦力导致测量结果的不准确,而成为习知技术的问题。因此,Grace仪器公司(下称Grace)设计了一个具有专门乘载样品流体以避免两者混砸的空间(或称腔室,chamber)的粘度计,据以取得系争美国第7,412,877号「具有防止样品污染的空间之高压粘度计」专利(下称系争专利)。

系争专利图示一、编号45、49所示之空间即为本案之技术特征

图片来源:美国第7,412,877号专利和2023年Grace案第5页

地院判决:「扩大的(enlarged)」因无比较基础而不明确

Grace于2020年5月因认Chandler仪器公司(下称Chandler)所贩卖型号为Model 7600之「黏滞系数测量仪(下称粘度计)」侵害系争专利,在德州南区联邦地院对Chandler专利侵权诉讼。被控侵权人Chandler在诉讼中,则主要抗辩系争专利,因请求项1和4中用语「扩大的空间(enlarged chamber)」不符明确性要件,应予撤销[6]

2021年7月,联邦地院根据字辞典的定义,认为「扩大的(enlarged)」是一个具有相对、比较意义的「程度上术语」(Terms of Degree),而需要有比较的基础才能让PHOSITA合理推知所谓「扩大的空间(enlarged chamber)」到底有多大。基于Grace未在系争专利中提供PHOSITA所需的客观界线,因此同意系争专利不符明确性要件。

CAFC:说明书已予以明确之定义

然而,CAFC对地院判决颇不以为然。CAFC于2023年1月之判决直指「若专利权人在说明书针对请求项中之用语另有明确之定义或说明时,即使该说明与字辞典等外部证据相冲突,仍应以说明书中的定义或说明为准。[7]」由于联邦地院错误优先采用专业字辞典等外部证据的前提下,错误地认为PHOSITA无法推知系争请求项中「扩大的(enlarged)」的意义,该部分判决应予废弃。

申言之,CAFC认为专利权人在系争专利说明书中,除解释本文前述习知技术的问题,更定义或说明请求项中用语所谓「扩大的(enlarged)」,系指图示中编号45、49所示之空间「足够大 (large enough) 」到在系争发明的粘度计在最大额定压力下,仍保有未混杂到加压流体的样品流体。而此说明书中的定义或说明等内部证据已足以指导PHOSITA系争专利使用该用语的涵义,并不需要另寻求字典等外部证据之定义[8]

引申:CAFC认说明书亦可透过「暗示」来定义请求项用语

除上述稳定外,CAFC亦在本判决指出,说明书「亦可透过暗示来定义请求项用语」[9]。因此,若专利在诉讼中受被告挑战因不符明确性要件,且该专利在说明书中并未提供明示定义的说明,作为专利权人的律师,可以另搜寻说明书中哪里有通过暗示来定义请求项的用语,使PHOSITA得可以透过阅读专利文件来找到或确定请求项用语的意义时,或许可以作为协助专利权人挽救该专利因不符明确性要件而被撤销的救命稻草。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
现任: 检察事务官
学历: 台湾阳明交通大学科技法律研究所博士候选人
美国杜克大学法学院硕士
台湾阳明大学医学生物技术暨检验学系学士、硕士
美国Winston & Strawn律师事务所华盛顿特区分所
美国杜克大学法学院访问学者
《杜克比较法和国际法学报》编辑
《交大法学评论》编辑
专业资格: 台湾律师、专利师、医事检验师考试及格

 


 





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