美国专利法第284条（35 U.S.C. § 284）规定专利所有人应从侵权人处获得损害赔偿以合理地为侵权行为来补偿。实务上，法院以Panduit测试法估算专利权人之「所失利益」（lost profits）为损害赔偿金。该方法类似台湾专利法第97条第1项第1款中「发明专利权人得就其实施专利权通常所可获得之利益，减除受害后实施同一专利权所得之利益，以其差额为所受损害」。

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本文在介绍美国联邦第六巡回上诉法院（「第六巡院」）于Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works 案判决[1]所创设的Panduit测试法，以供实务参考。

背景

原告Panduit公司于美国联邦地方法院密歇根州西区分院控告被告Stahlin公司侵害其美国专利第3,024,301号，该专利涉及电子控制系统之配线管。

本案地院曾认定系争请求项5为有效且受侵害，而侵权物品为Stahlin公司所销售之「Lok-Slot」与「Web-Slot」等二类配线管产品；该判决并核发禁制令，以限制Stahlin公司未来不得侵害系争专利；该判决已经确定。因而，本案地院后来裁定Stahlin公司的「Tear Drop」类配线管因属「Lok-Slot」类配线管侵权物之相近仿造产品，而构成违反法院禁制令；该裁定亦经上诉审维持。

本案地院指定专家（「法院专家」）来决定损害赔偿金，其适用相关证据，并提出针对三倍损害赔偿金、利息、诉讼费、与律师费等议题之报告。本案地院于采纳该法院专家报告的整体内容时，其考虑该法院专家的事实发现非属显然的错误，并提到该法院专家已正确适用法律于本案的情境。该法院专家报告建议损害赔偿金为44,709.6美金；该金额乃基于销售总额价格之2.5%之权利金，而该比例之计算系依照Stahlin公司的证词所指出其公司的所有产品的正常利润为4.04%；另该金额所根据的概念是「合理权利金」涉及给予「被授权人」某程度的利润。

不过，Panduit公司所请求之损害赔偿金是808,003美金的所失利益，就第一次侵权行为之日至初始禁制令之生效日间之所失销售量而言；或者，所请之损害赔偿金为625,940美金，其基于35%之合理权利金费率。此外，Panduit公司请求其公司本身销售的利益损失4,069,000美金，其导因于Stahlin公司的削价行为。

于上诉时，Panduit公司主张本案地院错误地拒绝其因销售量损失之所失利益、或是35%的合理权利金，及因Stahlin公司削价而失去之实际销售利益。

见解一：基于所失销售量之所失利益

第六巡院指出就无侵权行为时其所能产出的销售量（例如侵权人所产出的销售量），为获得基于该销售量所生之利益时，专利所有人必须证明：（1）对专利物品之需求；（2）缺少可接受的非侵权替代物品；（3）其制造与营销能力，以能开发该需求；（4）其所能产出之利益数额。另第六巡院表示无争议者为要件一与要件三。

至于要件二，本案地院于采纳该法院专家的报告时，提到：「该法院专家之发现，即非侵权代替物品是可取得的，其主要系基于另一个发现，即被告明显地成功将其客户移转到非侵权产品上，当该移转是必要时。后者之发现非属明显的错误，而虽然被告于相关时间区间内并未事实上贩卖主要的非侵权替代物品，但以替代物品是可取得者为结论并非为错误」。另本案地院认为该法院专家正确地将「可接受的非侵权替代物品」定义为消费者所愿意购买以取代侵权物品之物品。

不过，第六巡院表示虽该法院专家发现相关证据清楚显示有可接受的非侵权替代配线管产品，以致能允许被告能保住其客户，但该发现为错误的。

然而，第六巡院认为Panduit公司于本案中并未有资格获得所失销售量之所失利益，系因为其未能建构要件四。第六巡院指出Panduit公司关于要件四的致命伤是缺乏其固定费用之证据。因此，就该法院专家的事实发现，即未有足够证据可用以公平地决定原告就该所失销售量所原可产出之利益数量，第六巡院认为本案地院对该发现之维持并非错误。

见解二：「实用性」非考虑因素

第六巡院表示就该替代物品相关之认定，欲做出该认定发生错误之结论时，其首先考虑到Enter. Mfg. Co. v. Shakespeare Co.案判决[2]所下的评论：

• 「被上诉人藉侵权使用而推崇受侵害装置之实用性。但诚如本院Hickenlooper法官于Seymour v. Ford Motor Co.案判决[3]所言：专利本身就是其实用性之证据，而被告对专利装置之使用已长期认定为对实用性事实的承认，以致形成被告反驳该实用性之禁反言。」
• 「毫无疑问，如本案地院所认为，被告于其产品型录与其他广告中确认Case专利的实质价值；且在该些广告内所宣称的好处，其带有对受侵害专利的价值之肯定，相较于对该价值的拒绝与迟来否定系更加有力。」

第六巡院又提到Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers案判决[4]中的相关评论：「值得注意者为即使主张在『Weldtex』（专利产品）与其他装饰用三夹板间有激烈的竞争，但事实上尽管Georgia-Pacific公司的律师曾警告昂贵的侵权诉讼是无可避免的，Georgia-Pacific公司有意地复刻『Weldtex』产品。Georgia-Pacific公司对『Weldtex』产品是有算计的侵害，此乃以行为承认其视『Weldtex』产品于市场上占有一特殊有利的位置。」

见解三：被告的侵权执意

第六巡院表示法院专家就Panduit公司有竞争者之发现不是错误的，但从该发现所得之含意则是错误的。第六巡院认为在系争专利公告之际有四家竞争者，他们被认定为制造与销售者非为替代物品而是侵权配线管，又该些贩卖侵权配线管者间已经自认竞争激烈。然而，侵权人Stahlin公司不能基于其非属唯一的侵权人，而期待以支付较少的权利金做为其侵权行为之补偿。

第六巡院指出Stahlin公司之不能避免侵权即属缺少可接受的替代物品之例证；即于开始制造配线管起，于系争专利公告后、在Panduit公司提起侵权诉讼、与本案地院核发禁制令后，Stahlin公司仍继续生产。另第六巡院提到于第一次禁制令核发时，几乎所有Stahlin公司所销售的电子配线管属于侵权类型。

其次，第六巡院发现Stahlin公司的公司内部备忘录左证Stahlin公司早期认可Panduit公司的专利配线管有独特的好处；另本案地院于侵权审判庭后的意见中，亦认可相同的好处系优于非侵权的配线管。

再者，第六巡院引述学说而指出欲证明缺少非侵权替代物品时，其乃：「涉及一些证据其相同于引荐来支持专利有效性之证据。专利所有人若对特别的发明提供长期感受之需求时，其有较轻的举证责任，以左证其客户与侵权人客户事实上在尝试得到针对该需求或问题之专利解决方法。如钱币的另一面，其涉及侵权人所能强烈指称者，即虽然专利能内含某种微不足道的改进而在某种限缩范围内具可专利性，但该改进不会创造对专利物品的偏好，而不会对于非侵权替代物品有偏好。」

据此，第六巡院指出本案相关的地院与上诉审见解等毫无疑问地显示：专利物品填满等待中的需求、及其因得称赞的性质所引起之商业成功的反应；另Stahlin公司自己的公司内部备忘录、和侵权配线管的1,788,384美金销售额发生于「可接受的非侵权替代物品」所能取得之期间内等事实，也无可质疑地显现专利改进创造了实质上的客户偏好。

见解四：消费者的观点

第六巡院认为，若物品缺乏该专利所保护者之好处，其几乎不能称为想要该些好处之消费者所「可接受」之替代物。就Stahlin公司当最后被强迫遵守法院的禁制令而成功地将客户「移转」到非侵权物品，第六巡院表示该事后情境不会摧毁之前超过15年的系争专利好处之肯定；而该些受偏爱的好处已为Stahlin公司自己、其他侵权人、消费者、本案地院、与第六巡院所认可。

另第六巡院指出，即使Stahlin公司的客户不再能从Stahlin公司购买专利物品，却愿意从Stahlin公司购买其他东西，该事实不构成侵权行为的期间内在市场有消费者「一般而言（以法院专家的话来说）愿意去购买以取代侵权物品」之产品；况且，在决定可取得的替代物品时所必须要注重之日期（例如第一次侵权行为的日期）之数年后，Stahlin公司的「移转」行动才发生。

因此，第六巡院认为法院专家之建议大部分是基于错误的事实发现（即于相关期间内有可接受的非侵权替代物品），故本案地院之见解即有误。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系