2022年（令和4年）10月20日，日本知的财产高等裁判所（以下简称知财高裁，大致对应于我国的知识产权法院）做出了一件大合议判决（案号：令和2年（ネ）第10024号），此一判决相当受到大众瞩目，究其原因，除了因为判决中认定的赔偿金额高达近四亿日圆之外，该判决中还特别涉及特许法第102条第2项及第3项是否可以重迭适用的问题。由于此判决是由知财高裁的大合议部的五人合议所做出的判决，因此，可视为知财高裁整体对于专利权侵害时的损害额计算方式的见解，具有相当高的指标性，值得大家注意。

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案情概要

本案的原告富士医疗器公司（以下简称为甲方）为日本发明专利第4504690号（专利A）、日本发明专利第5162718号（专利B）、及日本发明专利第4866978号（专利C）的专利权人，基于上述三件发明专利控告FAMILY INADA公司（以下简称为乙方）的产品（以下称为被告产品）制造及贩卖行为侵害上述专利A、B、C，除要求乙方停止销售、制造侵权商品外，并要求15亿日圆的赔偿金。

不過，甲方在大阪地裁敗得很慘（參見大阪地方裁判所平成30年（ワ）第3226號），判決認為被告產品都沒有落入甲方的專利A、B、C的技術範圍內，甲方提出的侵權主張沒有一件成立。心有不服的甲方针对专利A及C的部分提出上诉，而知财高裁认为乙方针对专利A提出的无效抗辩成立，同时认为乙方有侵害专利C，于是情势大逆转，乙方必须赔偿近4亿日圆。

甲乙两方在知财高裁的审理过程中，争对诸多争点进行激烈的攻防战，包括被控侵权的产品是否落入技术范围、无效抗辩、损害赔偿等，本文主要讨论的是关于专利C的专利权侵害时的损害额计算。

本判决涉及之法律要点

依据日本民法第709条之规定，因故意或过失侵害他人之权利或法律上保护之利益者，对于因此所生之损害，负有赔偿责任。专利权亦属于该规定所保护之权利的一种，日本民法侵权行为所生之损害，与我国民法规定大致相同，基本上可以区分为财产上损害与非财产上损害。所谓的财产上损害包括积极损害（因损害事故的发生，使得受害人现有财产减少之数额）与消极损害（即所失利益，指受害人因损害事故之发生，其财产应增加而未增加之数额）。关于侵害专利权所生损害主要是以财产损害，特别是消极损害的所失利益为主。

所失利益之计算，涉及假设权利未受侵害时的利益狀态之估算，然而，权利未受侵害之利益狀态几乎无法客观地予以评估，尤其，专利权等的知识产权损害的计算与妨害有体物使用之损害不同，他人未经授权使用专利权，并不会妨害权利人使用其专利。所以，因侵害行为结果所生之对现在利益狀态的影响并不明确，也因此在专利侵权事件中，权利人要计算该侵害行为所生之损害额，较一般有形财产被侵害时的损害计算还要困难。

为了解决专利权人在计算损害额时的困难，日本在1959年订立特许法第102条，明定关于专利权的侵害事件中，关于损害数额的推定，其中第2项是由侵害人因侵害行为所得之利益作为计算的基准，亦即，专利权人或者（被专属授权之）专用实施权人，对于因故意或者过失侵害自己的专利权或者专用实施权者请求赔偿时，若侵权者因侵害行为受有利益，则侵权者所得之利益数额推定为专利权人或专用实施权人所受之损失数额；第3项则是以专利权人可以收取的授权金作为计算的出发点，亦即，专利权人或者专用实施权人，对于因故意或者过失侵害自己的专利权或者专用实施权者，得以相当于针对该发明之（授权）实施应收取金钱的数额，作为自己蒙受的损失金额，请求赔偿。

而上述令和2年（ネ）第10024號的大合議判決中，最受矚目的重點是，當特許法第102條第2項規定之推定不成立的事由存在時，針對該被推定不成立之部分可否依特許法第102條第3項請求相當於授權金的賠償。

依据日本特许法第102条第2项的规定，系将侵权者因侵害行为所得利益推定为专利权人的损害额。而此一推定，是可以由被控侵权者举证来推翻的。原则上，能破坏侵权者所得利益与专利权人受损害额度间因果关系的因素，都可以作为使特许法第102条第2项之推定不成立的事由，而其影响侵权者所得利益与专利权人受损害额度间因果关系之程度，则需视个案而定。

当特许法第102条第2项之推定不成立时，应赔偿的损害额度就得以降低，因此在诉讼中被控侵权者常会提出相关的主张。不过，当专利权侵害的主张好不容易成立，得以进入计算损害赔偿的阶段，专利权人难道就眼睁睁看着损害赔偿从手中溜走吗?

专利权人当然不会放弃任何可能，因此，在本案中，专利权人针对特许法第102条第2项之推定不成立的部分，还另请求依照特许法第102条第3项之规定，以相当于针对该发明之（授权）实施应收取金钱的数额，作为自己（另一）蒙受的损失金额，请求赔偿。

这就涉及了特许法第102条第2项及第3项是否可以重迭适用的问题，而此一问题在日本实务界屡屡引发争议，过去有许多判决持肯定说，也有许多判决持否定说，正反双方处于激烈拉锯的拔河赛中。

一般来说，依据特许法第102条第2项，赔偿金额的计算是基于被告产品单位利润与被告产品贩卖数量，但是在计算被告产品贩卖数量时，要排除超过专利权人的实施能力（如贩卖能力等）之部分。特许法第102条第2项之推定不成立的事由可以略分为两类，第一类是超过专利权人的实施能力之事由，第二类是非属第一类的其他事由，例如专利权人与侵权者的业务态样有差异（市场非同一性）等。上述两类因素使得特许法第102条第2项之推定不成立时，是否都可以再针对不成立的部分主张相当于授权金的赔偿呢？

依據令和2年（ネ）第10024號的大合議判決的見解，基於第一類事由（即，超過專利權人的實施能力之事由）而使得特許法第102條第2項之推定不成立的部分，通常可以再依據特許法第102條第3項主張相當於授權金的賠償。换句话说，虽然法律没有明文规定，但是依据特许法第102条第2项来计算赔偿金额时，超出专利权人实施能力的部分，是可以用授权金的方式来计算损赔金额的。至于第二类因素，则要依据个案来判断。

本案中，被告提出了多项事由企图使特许法第102条第2项推定不成立，其中仅有[专利发明只有被实施在被告制品1的局部]以及[市场非同一性]的事由成功地让大合议认定可使特许法第102条第2项之推定不成立。这两个事由都非关专利权人实施能力，因此属于上述的第二类因素。

其中，[专利发明只有被实施在被告制品1的局部]的事由，在该判决中被认为不能再依据特许法第102条第3项来计算授权金作为赔偿。

另就[市场非同一性]的事由而言，由于在乙方将被告产品外销到目的国X的时期，甲方并没有将产品卖到目的国X，故在目的国X的市场中，甲方产品与乙方产品并不存在竞争关系，因此，依据特许法第102条第2项计算赔偿金额的时候，乙方在目的国X销售被告产品的所得利益不能被算入，但此部分在该判决中被认为甲方是可以再依据特许法第102条第3项计算此部分的授权金以作为赔偿。

結語

從令和2年（ネ）第10024號的大合議判決可以得知，依據特許法第102條第2項來計算賠償金額時，在計算時無法直接以侵權者因侵害行為所得利益推定為專利權人的損害額的部分，有可能可以依據特許法第102條第3項，用授權金的方式來計算賠償金額。此一见解意味着，专利权人在计算损赔时，就算吃不到鱼（无法计为侵害人因侵害行为所得之利益），也有可能可以吃到虾（得计为自己蒙受的损失金额并请求赔偿），因而专利权人有可能可以获得较高的赔偿金额，提醒读者注意此类实务见解以便运用喔！

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