专利侵权人若与专利权人竞争时，前者会销售侵权物品给专利权人的客户；于此时，专利权人可以所失去的销售量做为专利侵权之损害赔偿计算基础。本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.案判决[1]，以供实务界参考。

背景

本案原告为Paper Converting Machine Co.（Paper Converting公司），起诉Magna-Graphics Corp.（Magna-Graphics公司），指控后者侵害系争美国专利第Re. 28,353号（353号专利）。

本案地方法院裁定损害赔偿的计算时（在前次第七巡院维持本案的侵权行为责任部分之见解后），其发现Magna-Graphics公司针对侵权回卷机与相关装置等有两笔销售：一笔给Howard Paper公司，另是给Scott Paper公司。本案地方法院核发给Paper Converting公司的赔偿金，就Scott Paper公司的销售部分为112,163美金，而就Howard Paper公司的销售部分为145,583美金；又其三倍化该些赔偿金额，且外加上119,826美金为判决前利息（以未经三倍化之赔偿金为基础）。本次上诉乃源自被告不服该核予赔偿金之判决。

基本法理

CAFC表示在本案地方法院决定侵权物品的数量后，必须选择一个方法论以计算损害赔偿金。Magna-Graphics公司于上诉时事实上抗辩其虽然被裁定为恶意侵权人，但本案地方法院应该选择能提供最少数量的损害赔偿金之会计方法；但CAFC不同意该观点。

CAFC指出国会于专利法第284条中建构就专利侵权行为之损害赔偿金核予之要件：在有利于控诉人之发现时，法院应核予该控诉人损害赔偿金，以就侵权行为而适当补偿，但没有情况是会少于为了使用发明之合理权利金、及法院所定之费用。CAFC表示第284条并未指导法院如何计算损害赔偿金，而国会唯一的明示意图是确保控诉人获得适当的损害赔偿金，且不低于合理权利金；至于核定金额的大小，则取决于承审法院的合理裁量。

因此，CAFC认为其审查应局限在决定承审法院是否滥用其裁量以选择用于计算损害赔偿金之方法；而仅因为不同的会计方法导致不同的结果，并不会使核定金额处于光谱的最高端点而不适当。CAFC表示侵权人负有说服该院，就核定金额之数量、或就会计方法的选择等构成承审法院裁量权滥用之举证责任；但Magna-Graphics公司未能达到该责任。

见解一：所失利益之考虑因素

CAFC指出于决定损害赔偿金核定之数量，以就侵权行为而适当补偿专利权人时，地方法院可考虑专利权人因侵权行为所致之利益损失；特别是所失利益之核定属适当者，可证实「若非」有侵权行为，则专利权人所能够产出的销售量。为使损害赔偿金核定额相当于所失利益是正当的，CAFC认为专利权人能呈报积极的证据：其专利产品在市场上的需求、缺少可接受的非侵权替代物品、其制造与营销的能力可符合该需求、及对利益损失之计算。又CAFC表示当涉及诉讼之当事人为唯一的供货商时，专利权人通常能左证该些要件。

另CAFC指出就购买者可能采购不同的商品或一并可能放弃采购等之所有可能性，专利权人不需要否认；而「若非」原则仅要求专利权人就若非是侵权行为则其原本可产出的销售量，提供合理可能性的左证。

Magna-Graphics公司于上诉时仅争执该专利产品需求的重要性。CAFC指出Magna-Graphics公司的确承认Paper Converting公司具有必要的制造与营销能力（两笔额外的机器销售原本可构成Paper Converting公司总能力之微小部分），亦承认完全缺乏可接受的、非侵权且高速的机器。CAFC表示Magna-Graphics公司实际上在指称因为Paper Converting公司的高价，如果Magna-Graphics公司未曾提出低价标案，Scott Paper公司与Howard Paper公司等原本即会一并放弃采购新的回卷机；因而，Magna-Graphics公司抗辩本案地方法院未能就价格差异给予适当的考虑。

CAFC指出决定证据的权重与可信度是事实审理者的特别领域。本案地方法院于此觉得Paper Converting公司的长期销售历史与持续的销售量等；对此，相较Magna-Graphics公司的售价有关的资料与证词等而言更具说服力。CAFC认为仅仅指称事实发现为明显的错误并无法使该发现如所指称者；而如同本案仅以对一个次要因素的权重而指其为明显的错误，此无法让其明确与坚定的信念而认为原审法官犯了错误。因而，CAFC指出其未被Magna-Graphics公司所说服，故其维持本案地方法院所核定的所失利益。

见解二：增额收益法之适用

Magna-Graphics公司又抗辩本案地方法院依据不适当的或不正确的数值来决定Paper Converting公司的所失利益，且该院错误地使用增额收益法（incremental income method）来计算所失利益；但CAFC不同意该些抗辩。

CAFC指出利用增额收益法以计算所失利益已在涉及专利损害赔偿的法制中完善建构；该方法认可如果首次于制造N个单位时已经付清固定费用，则当制造第N+1个单位时，并不会花费太多；因而，固定费用（即不会因为制造量增加而变化的费用，例如管理、薪水、财产税、与保险等）应于决定利益时排除。

CAFC表示当选择好会计方法后，地方法院可自由运用其裁量权以选择图表或数值而决定损害赔偿金之数额：但损害赔偿金之计算并非一直受精确决定所影响；在该情况下，尽管损害赔偿金不能仅以臆测或猜测来决定，但若证据显示损害赔偿金的程度乃属正当的与合理的推测事项，则即应足够，虽然该结果仅属接近值。

CAFC指出在本案地方法院费尽心思的分析下，其发现Paper Converting公司的数值是合理的、且并非全然无基础，因而其裁定以61.8%的费用比率而就Paper Converting公司的总所失利益得出合理公平的估计。CAFC表示Magna-Graphics公司无权享有更高阶的确定性：正义的基本原理仅使法院将任何不确定性的风险投放于做错事的人而非受损害的一方：因而，其维持本案所核定损害赔偿金之计算方法。

见解三：以生产线为补偿基础

Magna-Graphics公司又指出本案地方法院于核予所失利益之错误在于其以整个回卷机生产线为准，而非以回卷机为准；但CAFC维持该见解。

CAFC表示「整体市场价值原则」允许追回损害赔偿金可基于含有几个特征之整体机器之价值，而尽管只有一个特征是获得专利。CAFC引述Leesona Corp. v. United States案判决[2]，该见解提到根据整体市场价值原则，受争执对象的物理上合并或分离，如用来决定应加入或排除为补偿的基础，系远不即于该些对象在对系争物品的标准营销程序下，就财务上或营销上对专利对象之依赖度。

但CAFC认为本案与通常案例不同之处是后者为专利组件与非专利组件为单一机器之一部分；而本案中，用来高速生产纸卷的机构包括一些组件，而仅其中一组件包含353号专利所主张之发明。CAFC指出回卷机之辅助单元等没有一个属于回卷机的整合性零件，因而每个有其各自的使用；因此，Paper Converting公司显然不能防止该些辅助单元的制造或销售。

然而，CAFC认为该事实并未控制其决定；而决定因素反而是：是否在正常情况下专利权人（或其被授权人）能预期该非专利组件与专利组件一同销售。CAFC表示若在所有合理的可能性下，专利权人原本能达到者为侵权人已达成的销售量，则专利权人在合理的可能性下从其遭剥夺的销售量而所原本能赚取者，系以其所损失来计算；而侵权人对该计算即有赔偿责任。

本案地方法院裁定Paper Converting公司于审理时举出足够的证据以维持其责任，而左证如果Magna-Graphics公司没有侵害353号专利，Paper Converting公司原本可以出售整个回卷机生产线给Scott Paper公司与Howard Paper公司。对此，CAFC表示有实质的证据左证，例如整个产业惯例上会从回卷机机器的卖家处购买完整的回卷机生产线，以确保责任的单一来源；而Scott Paper公司与Howard Paper公司等其为该产业实务的案例，亦即每当Paper Converting公司出售高速自动回卷机给该二家公司时，这些公司会购买包括辅助设备的整个回卷机生产线；另就Magna-Graphics公司所做的两笔侵权销售，Scott Paper公司与Howard Paper公司等再次采购包括辅助设备的整个回卷机生产线。事实上，在Paper Converting公司的572笔回卷机销售中，仅9笔是单独卖回卷机。

最后，CAFC表示是否专利权人能预期从辅助零件得到额外的收入是事实问题，其不能也不会干扰，除非有明显的错误；而证据充分支持本案地方法院的发现，即若非Magna-Graphics公司的侵权销售，Paper Converting公司原本能有该些销售；因此，其维持本案地方法院的见解。

备注：

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系