※本期为「2019-2022年EUIPO的注册共同设计无效决定选辑(四)」之第五部分,全文可至[北美在线论文集]查询。
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欧盟设计规则第8(3)款关于模块系统的例外条款
欧盟普通法院支持Lego积木获得注册设计保护
案例13. Case T 515/19 Lego A/S v. EUIPO
2010年2月2日,Lego向EUIPO提交编号001664368-0006的注册共同设计,是属于「建筑组件」类。然而,在2016年,一家从事体育用品和纺织品制造和分销公司(Delta-Sport Handelskontor GmbH)提交了一份声明Lego积木设计无效的申请,以产品外观的所有特征完全由其技术功能决定为由,对系争注册设计提出无效申请。2015年12月15日,EUIPO 的无效部门驳回了无效宣告申请,申请人不服提起上诉,2019年4月10日,上诉委员会撤销无效部门的决定,认为系争注册设计的产品外观的所有特征完全由其技术功能决定而无效,Lego不服上诉到欧盟普通法院,2021年3月24日,欧盟法院普通法院支持了Lego的注册共同设计申请,推翻了此前EUIPO上诉委员会以无效为由驳回的申请。这件案子是丹麦玩具公司Lego在最近的司法诉讼中取得了相当大的胜利。
图16:RCD 001664368-0006所附之图式
图17:Lego各种大小不同尺寸的建筑组件[1]
共同设计已在欧盟使用了将近二十年。引入理事会第6/2002号条例(CDR,欧盟设计规则),统一整个联盟的专利设计的目的是限制专利对竞争的影响,因为贸易和竞争因公司不得不在成员国单独申请专利权而受到严重扭曲,在除了不同的立法和其他事项,例如专有权。公司不仅因必须遵循这些程序而增加成本,而且还给成员国的行政部门带来压力,他们必须处理所有提交的申请。提议的解决方案是建立一个统一的程序,直接适用于所有成员国。
普通法院判决理由
他们的论点基于欧盟设计规则[2]CDR第25(1)(b)条,特别是第8(1)条,据此,「共同设计不应存在于仅由其技术功能决定的产品外观特征中」。因此,提出的论点是lego积木的设计元素只是为了实现功能目的所必需的,特别是将积木相互连接起来。尽管无效宣告申请最初被EUIPO的撤销部门驳回,但 EUIPO 第三上诉委员会维持上诉并宣布该外观设计对于系争注册设计无效。
上诉委员会同意原告的观点,即Lego积木的特征完全由积木的技术功能决定。他们认为,由于积木的目的是将它们与其他积木连接起来以建造更大的物体,因此积木的技术要求必须满足组装的能力,同时提供足够的稳定性,这反过来又决定了积木的外观。他们确定了这些方块的六个具体特征,例如:(1)砖上面的一排螺柱、(2)砖下面表面上的一排圆圈、(3)砖下表面上两排较大的圆圈、(4)矩形的外观形状、(5)砖壁的厚度、(6)圆柱状的螺柱,这些特征完全由建筑组件的技术功能决定,是为了达到与其他积木砖稳固的互相组装或者拆卸的技术功能而有其特征,其注册无效。
然而,普通法院指出,欧盟设计规则序言第11点明确指出,「模块化产品的机械配件可能仍然构成模块化产品创新特征的重要元素,并呈现出主要的营销资产,并且因此应该有资格获得保护」。此外,法院指出,上诉委员会应评估Lego积木设计是否满足第8条第3款规定的例外情况的要件,该条是关于允许在模块化系统中相互互换产品的设计。普通法院还指出,上诉委员会虽然得出结论认为积木中存在的所有设计元素纯粹用于技术目的,但忽视了其他可被视为纯粹创意的设计元素。法院强调积木上表面的光滑表面是一种创造性的选择,而不是遵循技术需要。
最后,法院强调,举证责任在于无效宣告的申请人实际提供证据证明系争注册设计不满足欧盟设计规则规定的要件。在这种情况下,这意味着申请人Delta-Sport Handelskontor GmbH必须证明Lego系争注册设计积木的设计元素仅用于技术目的,因此不满足要件。由于他们没有这样做,并且由于上诉委员会在进行评估时未能考虑到设计的所有要素,普通法院撤销了先前的决定,上诉委员会径行认定本件注册设计无效即有错误适用法律之情形,有重行审查之必要。
2022年5月30日,EUIPO上诉委员会再次做出决定,上诉委员会说明:无效申请人在其提交的关于CDR第8(3)的第25-30页的评论相当于试图「撤销」普通法院的决定并忽视报告员对该决定的正确理解。无效申请人的解释实际上会使CDR第8(3)条无效,普通法院表示必须避免这种情况。此外,所提及的判例法与手头的案件无关,关于缺乏新颖性或独特性的指控仍然完全没有根据,除了基于对CDR第8条第3款中参考文献的误解CDR第5条和第6条。这确实是指设计作为一个整体,而不仅仅是其必须适合的功能。
特别是,无效申请人似乎认为CDR第8条第3款中对CDR第5条和第6条的引用意味着独立的互连元素的新颖性和独特性。然而,这种对参考文献的解读是不正确的。如果CDR第8条第3款确实被解读为导致首先适用第8条第2款CDR的相互联系的要素必须单独考虑,CDR第8条第3款除外会变得无效。这是因为,在模块化系统中,这就是CDR第8(3)条的全部内容,整个想法是即使对于适合模块化系统的元素的后续设计,互连元素也保持不变。CDR第8(3) 条永远不会适用,因为任何并且模块化系统中的所有互连元素将复制来自同一系统的早期元素的互连元素,它必须与之匹配。对CDR第8 条第3款的这种解读是违反直觉的,而且,再次的违背本案在普通法院的判决。设计持有人设法说服本委员会,系争注册设计存在于旨在允许在模块化系统中多次组装或连接相互可互换产品的设计中,符合CDR第8条第3款的含义。无效申请人提交的事实和证据都不支持系争注册设计的无效,系争注册设计受益于第8条第3款中提到的保护模块化系统的例外。故驳回上诉,驳回系争注册设计无效宣告申请。
结语
在欧盟已注册共同设计的侵权诉讼中,被告可以提出反诉,向EUIPO或共同设计法院提出申请而被宣布无效。即使共同设计已经失效或已被放弃,共同设计也可能被宣布无效。有效的注册共同设计必须具有新颖性和独特性。通常,EUIPO并不会主动审查设计是否是新颖性或具有独特性。第三方可向EUIPO的无效部门对已注册的设计提出无效宣告申请。对于EUIPO的决定不服者可以向上诉委员会(Boards of Appeal)提出上诉,对上诉委员会的决定不服者可向普通法院上诉,对普通法院的判决不服者可向欧洲法院(Court of Justice of the European Union)上诉,其中EUIPO的决定包含了设计部门、法律部门和无效部门的决定。
如果注册共同设计的外观特征仅在非物质细节上有所不同,则注册共同设计会被认为与在先设计相比缺乏新颖性。如果两个设计形状相同只有色彩计划不同,而其色彩不同不是简单的相同颜色的深浅变化(参考案例6),则在先设计不会成为注册共同设计具新颖性的障碍。的如果两种设计对相当认知的使用者产生相同的整体印象,则注册共同设计被认为缺乏与在先设计相比的独特性。
值得注意的是,在针对已注册的共同设计提起无效诉讼时,重要的是要考虑所有可能适用的无效理由。例如在案例3的情况下,如果申请人应将缺乏独特性作为无效理由之一,那么无效申请人可能已经成功地使系争设计无效。
备注:
- 照片来源:Xavi Cabrera,unsplash.com。
- 参见Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs。It was amended by Council Regulation No1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs.。
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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】
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作者: |
叶雪美(Sherry H.M. Yeh) |
学历: |
(台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士 |
经历: |
(台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员(75-76)
(台湾) 中央标准局专利审查委员(80-89)
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 |
著作: |
《美国外观设计侵害认定相关问题研究-兼论我国新式样专利侵害认定问题》,2004。
《外观设计申请实务-台湾及美国专利申请策略》,元照出版公司,2008。 |
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