专利侵权行为若导致专利权人的损害，侵权人有赔偿责任。本文在介绍美国联邦巡回上诉法院（CAFC）的Central Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.案判决[1]，其揭示如果涉及方法专利，损害赔偿金的计算可基于侵权方法所制造之物品之销售量。

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本案背景

Central Soya Company, Inc.（称「Central Soya公司」）于美国联邦地方法院俄克拉何马州西区分院起诉Geo. A. Hormel & Company（称「Hormel公司」），并请求禁制令与赔偿为专利侵权之救济。本案地方法院在无陪审团陪审的情况下，裁定Central Soya公司有权从Hormel公司获取：100,000元美金的律师费、29,000元美金的裁判费、152,980元美金的补偿性损害赔偿但乘以两倍而得305,964元美金、与以41,116.93元美金为总数之6%利率（以该补偿性损害赔偿为基础）；而本次上诉乃针对该裁定。CAFC维持该裁定。

系争专利为美国专利第3,209,856号（称「856号专利」），名称为「制造肉类制品的方法」；于本案前已经地方法院于判定为有效、且遭Hormel公司所侵害；该裁判亦经美国联邦第十巡回上诉法院所维持。

856号专利仅有单一请求项，其内容为：一个制造食物产品为肉排状型态之方法，其包括将面包式材料的屑状物之涂布层应用至生肉片体上、及接着以大到足够能强制将该些屑状物深入至该肉体内之压力来压紧该片体，以实质上减少该片体的厚度、扩增该片体的面积约百分之一百至一百五十、与使该片体受到该些屑状物浸渍而实质上扩至该片体厚度的各处。

在当事人就系争专利之商业应用中，肉品为猪后腿肉，而经烹煮的肉排产品为所谓「猪后腿肉油炸馅饼」。

争点

Hormel公司否认侵权行为，并反诉856号专利为无效。本案地方法院将本案分流处理，而裁定系争专利为有效且受侵害，核定永久禁制令以拘束Hormel公司不能继续侵权，且裁判原告能够享有侵权行为于会计上之利益；该裁定后经上诉审维持。在采分开的审查庭以决定损害赔偿金后，本案地方法院做出裁判而认定Hormel公司恶意且有意地亲侵害856号专利，并核予Central Soya公司总共476,080.93元美金之赔偿金。

上诉时，与损害赔偿有关之争点为：以所失利益的核予为方法专利侵权之损害赔偿金计算，是否属明显之错误。

基本法理：Panduit基准之采用

关于损害赔偿金之计算，CAFC先讨论美国专利法第284条之相关部分，其规定「法院应核予控诉者损害赔偿金，其属适当而能补偿侵权行为」；而CAFC表示如其近期所裁示根据第284条，只有损害赔偿金可让专利权人所复得，因为损害赔偿金代表对该专利权人补偿因侵权行为所遭受的金钱上损失。

另CAFC引用美国联邦最高法院之Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判决[2]内容，其陈述：关于「损害赔偿金」，其已经说过该金额所构成者为专利权人的在侵权行为后之金钱上状态、与如果侵权行为没有发生时其可能处于的何种状态间之差异。Aro案最高法院表示于决定损害赔偿金所应问的问题是，专利权人与被授权人遭到侵权行为的伤害到底有多少；而该问题主要是：如果侵权人没有侵权，则专利权人或被授权人能够达成什么？

于裁定专利权人能以所失利益的型态而复得因侵权行为之损害赔偿金时，本案承审法院提到：原告（即Central Soya公司）必须就下列四项因素进行积极的证明：

1. 于市场情势上有专利产品的需求；
2. 原告的生产与营销能力可满足该需求；
3. 缺乏可接受的、且非侵权的替代物品；及
4. 就利益损失的细节计算。

CAFC表示该承审法院之陈述实质上乃取自于Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案判决[3]之见解。

Hormel公司于上诉时主张Central Soya公司并未满足Panduit因素的第三项与第四项；至于第一项与第二项因素，Hormel公司认可Central Soya公司已尽其举证责任。

见解一：缺乏可接受的、且非侵权的替代物品

关于缺乏可接受的替代物（因素三），于裁定原告已尽其举证责任时，本案承审法院判定：就以原告的专利方法所制造之有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼，并无可接受的、且非侵权的替代物，因为没有其他有包裹面包屑的片状猪肉产品会有外观与口感，是如同原告的将面包屑嵌入片状肉之方法所发展的外观与口感。被告的证据有提及一些其他所称之制造商，其亦生产有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼；但本院未发现有任何证据左证关于有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼，该些商家为非侵权制造商，以及最多该些商家的营运规模在市场上属微不足道者。

Hormel公司抗辩Central Soya公司有责任证明，该些公司之有包裹面包屑的猪后腿肉产品系根据856号专利的唯一制程请求项所制作；但CAFC表示其不同意Panduit公式的第三要件系采该解释。

CAFC认为于审判时具决定性的决议（Central Soya公司对此有举证责任）乃是否在市场上有可接受的替代物；而要求Central Soya公司额外证明侵权或非侵权则属多余的；且该些决议于决定可接受的替代物存在或不存在时是不须要的，虽然Panduit案判决有说什么。另CAFC表示Hormel公司有责任去呈现为何本案承审法院于裁定可接受的替代物并不存在一事是明显的错误；但Hormel公司未能达成该左证。

见解二：就利益损失的细节计算

关于因素四，Hormel公司抗辩所核予之所失利益型损害赔偿金系根据Hormel公司的有包裹面包屑的猪后腿肉产品，但该产品并未受系争制程专利所涵盖，此乃对该专利下所授予的权利有不适当的延伸；而CAFC指出该抗辩为因为系争专利于申请专利时自愿放弃所有与物品有关的请求项，所失利利益之核予即为不适当。

CAFC认为Hormel公司把损害赔偿金的计算与侵权行为争点混淆；而适当的损害赔偿金计算乃可补偿专利权人导因于侵权行为之金钱上损失。

CAFC指出本案承审法院认定：（1）对于原告制程所制造之产品之需求，以致于排除其他有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼，是有证据左证，即被告销售量的80%是给两个原告的前客户，且当被告开始侵害原告的专利时，该些原告的前客户为被告所得到以做为其客户（同样买有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼）；（2）该证据显示该些客户促使被告去制作像原告产品一样的有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼；（3）有合理的可能性是若非被告的侵权行为，原告原本也会销售被告销售量剩下的20%之至少一半。

CAFC表示本案承审法院于决定Hormel公司的销售量原本有90%是由Central Soya公司所达成，其认定Central Soya公司就有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼之利润，于商业上常态过程中有保存细节的计算。另CAFC指出该法院更认定该些记录符合第四项Panduit因素的要件，并基于Hormel公司的侵权有包裹面包屑的猪后腿肉油炸馅饼之销售量的90%，而核予152,982元美金的所失利益给Central Soya公司。

最后，CAFC认为Hormel公司并未呈现该承审法院的计算方法，明显错误地适用了专利法第284条。

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作者： 陈秉训 现任： (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授 经历： (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授 华邦电子公司制程工程师 联华电子公司制程整合研发工程师 台湾茂硅电子公司专利工程师 禹腾国际智权公司专利工程师 威盛电子公司专利工程师 亚太国际专利商标事务所专案副理 学历： 美国圣路易华盛顿大学法律博士 美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士 (台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士 台湾大学化工所硕士 台湾大学化工系