第137期
2023 年 06 月 21 日
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谈美国专利诉讼之Rule 4(k)(2)对人管辖权
陈秉训/(台湾)政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授

美国专利诉讼除了有实体法议题(例如专利有效性、侵权成立与否等)外,还有程序上的议题,其中值得注意者为「对人管辖权」(personal jurisdiction)。虽然联邦地方法院对专利事件有「对事管辖权」(subject matter jurisdiction),但地方法院受到「对人管辖权」的限制,而无权力让任何被告必须在该法院进行诉讼。

对人管辖权」有三类:「一般性管辖权」(general jurisdiction)、「特定性管辖权」(specific jurisdiction)、和根据美国《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)第4条之「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」。本文在介绍两件「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)的判例以供参考。


图片来源 : shutterstock、达志影像

联邦地方法院的对人管辖权

根据LSI Indus. Inc. v. Hubbell Lighting, Inc.案判决[1],「一般性管辖权」和「特定性管辖权」的差异在于,前者所根据的被告行为是和专利侵权行为无必然关系,而后者所涉及的被告行为即是系争专利侵权行为。「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」亦考虑系争专利侵权行为。

根据Nuance Commc’ns, Inc. v. Abbyy Software House案判决[2],「一般性管辖权」和「特定性管辖权」有二个相同的要件:(1)联邦地院所在州之长臂条款(long-arm statute)准许辖内法院行使管辖权;(2)行使该权力时未违反联邦正当程序(federal due process)。一般而言,主要争议为「正当程序」。

根据Avocent Huntsville Corp. v. Aten Int’l Co.案判决[3],「正当程序」的议题检视被告和该州有无「最小接触」(minimum contacts)。法院会考虑被告行为与法院所在州之关系是否到达一个程度,以致该被告的诉讼能够继续却不违反「公平游戏和基本正义」(fair play and substantial justice)原则。

关键是被告是否有意地(purposefully)让其可享有在该州从事活动的特权(privilege of conducting activities),即其能享有到该州法律的利益和保护。但被告不会仅因「随机的、偶尔的或不起眼的接触」(random, fortuitous, or attenuated contacts),或他人或第三人的单方行为,以致该州法院可管辖被告。

Rule 4(k)(2)的对人管辖权

「一般性管辖权」与「特定性管辖权」等重视被告和联邦地院所在州之间的关系。根据Touchcome, Inc. v. Bereskin & Parr案判决[4],虽然被告和美国之间的确是有商业活动,但从各州的角度,在各州的商业活动是不足以让各州内的联邦法院能对被告行使对人管辖权;对此,Rule 4(k)(2)有解决的方案,该条文又称为「联邦长臂条款」(federal long-arm statute)。

Rule 4(k)(2)要和Rule 4(k)(1)(A)一并考虑,因为在Rule 4(k)(1)(A)无法适用时,Rule 4(k)(2)才得以适用。Rule 4(k)(1)(A)规定联邦地方法院的对人管辖权须视其所在州的法院是否有对人管辖权为准;而判断相同于「一般性管辖权」和「特定性管辖权」之分析。Rule 4(k)(2)则规定二个要件:(1)没有一个州的法院可以行使对人管辖权;(2)行使对人管辖权是合乎美国联邦宪法的「正当程序」。

如果「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」受到被告的质疑,原告要证明该管辖权的存在。CAFC并不要求原告证明第一要件。当被告拒绝接受本案法院的管辖权,而且不指出具有对人管辖权的法院时,承审法院即可以行使「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」。被告若要避免「Rule 4(k)(2)的对人管辖权」,其有举证责任,而应指出其能受到哪一州的对人管辖权。

至于第二要件的举证责任仍落在原告身上。举证责任仍比照前述「特定性管辖权」。不过,联邦地方法院在考虑「最小接触」因素时,其检验被告活动的地理范围是从整体美国的领域来看。

案例一:Bluestone Innovations Texas, L.L.C. v. Formosa Epitaxy Inc.案[5]

在本案中,有三家公司是共同被告:FEI公司、TC公司、和WLC公司,而三个被告皆以无对人管辖权为由向法院声请驳回起诉。承审的美国联邦地方法院德州东区分院准许TC公司和WLC公司的声请,但驳回FEI公司的声请。

在FEI公司部分,德州东区分院虽认为在「一般性管辖权」和「特定性管辖权」的法理下,其无管辖权。

德州东区分院认为其无「一般性管辖权」,所根据的事实如下:

  1. FEI公司是一家外国公司,而且其经营处所不在美国(即台湾地区)。
  2. FEI公司并无在德州维持商业处所(place of business)、任何设施或办公室、或以其他类型的方式而持续地在德州出现。
  3. FEI公司并无取得德州的营业执照(business license),也无在德州设置接受送达的代理人,或具有职员。
  4. FEI公司并无在德州聘雇经销商来销售其产品,也无在德州营销或推广其产品。
  5. FEI公司在德州并无生意上的往来,也无从事任何活动,或因为提供产品或服务的关系而从位于德州的个体获取任何收益。

另德州东区分院认为其无「特定性管辖权」,并引述美国联邦最高法院的J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro案判決[6],来进行事实比对之讨论,且强调「单一的且独自的销售」(a single isolated sale)不能做为「特定性管辖权」的基础。德州东区分院的裁定所根据的事实包括:(1)FEI公司并未从事任何事务来让其产品进入德州市场;(2)被控侵权物并未实际在德州内贩卖。

不过,德州东区分院认为其有「Rule 4(k)(2)管辖权」,因为:(1)FEI公司并未承认其受到其他州的「一般性管辖权」所拘束;(2)FEI公司将其产品导入商业通路,并且预期其产品会经由该通路而在美国被购买。

在TC公司部分,德州东区分院认为其无法根据「一般性管辖权」、「特定性管辖权」、和「Rule 4(k)(2)管辖权」而有对人管辖权。针对「一般性管辖权」,德州东区分院认为虽然TC公司在2008年有一笔与德州客户的交易(10片LED晶圆,价值1,500美金),但此并不构成一种「实质上的、继续的、和有系统的」接触。此外,除了该笔交易,TC公司并无实际上以实体方式出现在德州,也未取得德州的营业执照。因此,该法院认为其无「一般性管辖权」。

针对「特定性管辖权」,德州东区分院认为除了该笔2008年的交易外,并无事证显示TC公司做了任何特别的努力以在德州内销售其产品。再者,并无事证显示德州境内有含有TC公司产品的商品的销售。因此,该法院认为其无「特定性管辖权」。最后,针对「Rule 4(k)(2)管辖权」,由于TC公司自认其在加州有生意活动,而应受到该州的「一般性管辖权」之约束,因而德州东区分院认为其无「Rule 4(k)(2)管辖权」。

至于WLC公司部分,德州东区分院认为其无法根据「一般性管辖权」、「特定性管辖权」、和「Rule 4(k)(2)管辖权」而有对人管辖权。基本上,该法院所举的事实与TC公司的案例相近,但该法院更指出WLC公司未曾以直接或透过经销商的方式,销售其产品至德州。

案例二:SouthCo, Inc. v. Fivetech Tech. Inc.[7]

在本案中,被告是FTI公司,其向法院声请驳回起诉,而理由为法院无对人管辖权。不过承审的美国联邦地方法院宾州东区分院裁定其有管辖权。该法院的对人管辖权是根据「Rule 4(k)(2)管辖权」,而FTI公司在本案中并未陈述其他法院对其有管辖权。

FTI公司生产的被控侵权产品是螺丝,但其主要把该螺丝产品销售给Inventec公司,而专门用于生产Hewlett-Packard(HP)公司的代工产品(HP ML350 G6服务器)。此代工产品则在美国境内销售。

宾州东区分院采取「商业通路」理论来检视FTI公司与美国市场间的互动。该法院认为FTI公司已和美国间有「最小接触」,所根据的事实为:

  1. FTI公司知道其螺丝产品可能会出现在美国。
  2. FTI公司将针对HP的产品所设计的螺丝供应给台湾地区厂商。
  3. FTI公司知道其螺丝产品会用在HP的产品上。
  4. FTI公司知道HP的产品会进入美国。
  5. HP的产品在美国占有相当的市场。
  6. HP的产品所需要的特制螺丝是由FTI公司独家提供。

除了以「商业通路」理论来建构其「Rule 4(k)(2)管辖权」的基础,宾州东区分院另举一件事实而作为其管辖权基础:FTI公司曾于2009年11月13日把其螺丝产品卖给一家宾州的公司,而该交易并未透过第三人。虽FTI公司主张该交易的价值仅仅为384.5美金,且该金额占不到其营业额之0.01%,但宾州东区分院认为交易的价值并不是判断「Rule 4(k)(2)管辖权」的因素。

在本案中,宾州东区分院亦讨论其管辖权的行使是否对于FTI公司是合理的且公平的。该法院的见解是正面的。有二件法院所考虑的事情是值得注意的:一是从台湾地区飞到美国进行诉讼不会被视为对台湾地区被告的负担;二是被告雇用美国律师从事专利或商标申请的行为,代表被告愿意受美国法律系统的约束。

 

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【本文只反映专家作者意见,不代表本报立场。】

 
作者: 陈秉训
现任: (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所副教授
经历: (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
学历: 美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系

 


 





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