日本知识产权高等法院大合议庭于2023年5月26日作出重要判决，明确地突破了专利侵权属地主义的限制。该案被告所提供的是跨境在线软件服务，而法院要问的问题是：被告的系统有一部分不在日本而在美国，是否属于日本境内的专利实施？最后知识产权高院认为，该系统的主要使用在日本，尽管系统部分组件在外国，无碍于构成在日本的专利侵权。

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在线软件服务跨境提供

在网络数字时代，越来越多的科技属于「在线软件服务」科技（Software as a Service，简称SaaS），其是一种软件交付模式，在这种交付模式中，软件仅需通过网络，不须经过传统的安装步骤即可使用，软件及其相关的数据集中代管于云端服务[1]。

日本与所有国家一样，专利保护强调属地主义原则，但面临此种跨境网络科技专利时，要处理的问题是，此种在线软件服务的计算机程序或整个系统，有一部分放在日本境外，例如计算机程序储存在境外的服务器上，其是否构成在日本的专利实施？

日本专利法的实施定义

日本专利法第2条(3)规定何谓专利的实施：「本法中的实施发明，指下列行为：(i) 物（包括计算机程序等类似目标）之发明，指物的生产、使用、转让等（指转让、出借；如果目标是计算机程序或类似目标，则包括透过电信网络提供）出口、进口、提供销售或出借（含转让或出借之目的而展示等）。」

一方面，如果专利目标是「计算机程序」，则从境外提供到日本的计算机程序，该「提供」算不算发生在日本？二方面，如果专利目标是「系统」，则整个系统是否属于在日本的「生产」？

计算机程序跨境提供（2018(Ne)10077）

早先，日本知识产权高院于2022年7月20日先做过一起判决。该案件为2018年(Ne字)10077号判决，原告是日本的电玩公司Dwango公司，被告是美国的FC2公司。该案涉及的专利是一个计算机程序，乃是一个让使用者分享影片内容并在影片内容上面展示使用者的评论的「计算机程序」[2]。虽然这个计算机程序锁定的目标族群是日本的用户，但是该计算机程序储存在美国的服务器上，故在传输时，是从美国传输到日本，有一部分乃使用日本境外的电信传输线。故该案问题在于，若要构成第2条(3)的「透过电信网络提供」，是否该提供的所有行为都必须在日本境内完成？[3]。

日本知识产权高院判决指出：「......如果系争提供行为的所有部分，即使是形式上的，都必须要在日本领土内完成，才能构成侵权的话，那么打算侵害此类专利的人可以轻松地将该设施的一部分移至日本境外，就免除专利权侵权责任。在当今数字社会中存在大量的因特网相关发明，若允许这种规避行为应该被认为是极其不公正的。所以如果一项实施专利发明的行为，可以被认评价为是在日本境内实质和普遍地进行（substantially generally done）进行，即使该行为的所有要素并未在日本境内完成，而认定该日本专利已经受到影响，并不违反专利属地主义。[4]」

日本知识产权高院提出了判断一个位于日本境外服务器上计算机程序的提供行为，算不算是在日本实质上和完全地进行，要综合四个因素：

1. 该提供是否能够清楚、容易地区分是在日本境内提供还是日本境外提供；
   
2. 该提供的控制是否发生在日本；
   
3. 该提供是否针对日本用户；
   
4. 根据该提供所获得发明的效果是否在日本实现[5]。

该案中，知识产权高院认为，第1点没办法清楚区分，第2点控制下载者在日本，第3点乃针对日本用户，第4点所下载的计算机程序效果在日本实现。因此知识产权高院认为，将该案中的计算机程序的提供评价为在日本境内，是适当的[6]。

网络系统跨境建置（2022(Ne)10046）

除了上述判决，在相同的原告被告之间，还有另一起案件。专利目标同样涉及在线软件服务，但目标为「系统专利」，而非上述的「计算机程序」。故这次的问题与前案有点不同，争执的不是「计算机程序的提供」，而是整个「系统」的建置，亦即专利法第2条(3)的生产，是否发生在日本？

原告的专利是日本专利号JP6526304号专利「一种评论分发系统（comment distribution system），包括服务器以及透过网络连接到服务器的终端设备」。根据其说明书，该评论分发系统是一种系统，「让其在播放影片内容时，可以让使用者在使用被拨放的影片内容时，同步进行沟通」。更进一步说，该系统让用户可以分享影片，并让户用透过评论彼此沟通，使用者透过其终端设备传出的评论，会在影片播放时展示在影片内容上[7]。

本案中，被告系统的服务器是放在美国，没放在日本。也就是说，看起来该专利所有的组件都具备，好像符合日本专利法第2条(3)所讲的「生产」，但是服务器位于美国。由于日本也采专利属地主义，因此本案问题在于，被告系统是否侵害了日本的专利？

地院判决与征求法庭之友意见

东京地区法院于2022年3月24日作出一审判决（2019(Wa)25152），认为既然服务器建置在美国而非日本，就并非所有要件都在日本「生产」，故判决原告败诉[8]。

由于此议题的重要性并非只在这个个案，所有在线软件服务科技都可能碰到。故日本知识产权高院大合议庭认为，此案有必要请求外部法庭之友意见，故于2022年11月30日公开征求意见。这是第一起日本知识产权高院对外征求法庭之友意见。

网络系统之使用在日本

日本知识产权高院在2023年5月26日作出判决。判决字号为2022年(Ne字)10046号判决。

其提出：「在网络型系统（network-type systems）中，现在服务器安装在日本境外的情况已经很常见，而服务器所在国家并不妨碍网络型系统的使用（use）。因此，即使服务器存在于日本境外，如果构成该系统的终端存在于日本，则可以在日本国内利用该系统，并且这种利用可能会影响专利权人可以透过在国内实施发明而获得经济利益。[9]」

至于判断标准，日本知识产权高院指出：「从适当保护网络系统发明专利权的角度来看，创造新的网络）系统的行为是否属于第2条(3)的『生产』范畴......要综合考虑：
1.系争行为的具体性质；
2.发明所发挥的功能和作用；
3.使用该系统能够取得发明效果的地方；
4.使用对发明专利权人经济利益的影响等。[10]」

知识产权高院认为[11]：

「1.从产品1-1来看，产品1-1的具体情况是，每个文件从美国的服务器发送到日本的用户终端，日本的用户终端接收这些文件，二者是整合在一起执行。....
2....被告系统1位于日本的用户终端设备中所执行的决定单元和显示位置控制功能，构成系争请求项特征1F和请求项特征1G，这是该发明的主要功能，以确保影片上评论显示的位置不会互相重迭。
3.被告系统1可以透过上述用户终端在日本境内使用。
4.发明1透过评论提高通信娱乐性的效果在日本境内已经实现，并且其在日本的使用可能会影响专利权人透过在日本使用根据发明1的系统获得的经济效益。」

因此，日本知识产权高院认为，本案被告的系统确实有在日本使用，故认为属于日本专利法第2条(1)(i)的生产。

结语

此一日本知识产权高院大合议庭作出的判决，明确地突破了专利侵权属地主义的限制。本判决非常接近2005年美国联邦巡回上诉法院的NTP v. Research in Motion案，该案法院认为跨境的系统专利，只要主要使用是在国内使用，也会侵害美国专利。这对于网络科技发展下，越来越多跨域在线软件服务专利争议，无疑为一个重要的突破。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法