美国联邦巡回上诉法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，简称CAFC）Cellect案已于日前宣判 。本案曾有多个组织提交法庭之友意见（brief of amicus curiae），包括数个生技制药类协会、厂商，立场各异，而CAFC合议庭三名承审法官最后全员肯认PTAB见解。部分报导评析指出，若本案判决结果未于后续程序翻案，对习用延续案（continuing application）模式申请同族专利的申请人可能有较大影响，宜密切关注本案有无后续进展，并审慎考虑如何处理相关案件。
图片来源 : shutterstock、达志影像
背景说明
显微影像解决方案供货商Cellect LLC拥有结合影像传感器的通讯装置（例：PDA、手机）发明专利6,982,742（’742）、6,424,369（’369）、6,452,626（’626）、7,002,621（’621），用以控告三星电子侵权，三星电子随即于USPTO以单方再审查（ex parte reexamination）程序反击，其中关键引证案是Cellect拥有的同族专利6,862,036（’036）。判决书将相关案件的关系整理如图1。
图1. Cellect案判决书之相关案件关系图
数据源：Cellect案判决书，2023/08/28
四件系争专利、引证案’036专利皆主张6,275,255专利原申请案优先权，但因申请历程不同，除引证案’036专利之外，四件系争专利每案都因官方审查延误取得专利权期间调整（patent term adjustment，简称PTA）天数，且先前皆未提期末抛弃（terminal disclaimer，简称TD）。若非如此，四件系争专利及引证案’036专利的专利权期间，应同步于1997年10月6日到期，惟受PTA制度影响，授权时无PTA补偿的引证案’036专利，在相关案件中到期日最早。
本案从USPTO单方再审查程序、PTAB诉愿（appeal）程序，到CAFC上诉案审理，一路被认定 ’742、’369、’626、’621专利发明都是’036专利发明显而易见的变体（obvious variant），比对的四件系争专利与引证案’036专利的专利范围，判断皆于可专利性无可区别（patentably indistinct），系显而易见型重复授权（Obviousness-type Double Patenting，简称ODP），且因相关专利的专利权期间都已到期，无法提TD补救，导致’742、’369、’626、’621四件专利因无法克服ODP问题而无效。
判决重点
依部分美国专利从业人员整理[1]，本案判决重点是，一授权专利若因申请期间官方作业延误而有PTA补偿，无论该案是否曾提TD，皆应以PTA调整后的到期日判断是否有ODP问题，且一旦专利权期间届满，即无法再以TD补救。
按先前判例[2]，若因申请药品许可证于主管机关查验期间无法实施专利发明，进而取得了专利权期间延长（Patent Term Extension，简称PTE），导致复数专利的专利权期间到期日不同，应以PTE调整前的到期日做重复授权分析，因此不会有ODP问题。但35 U.S.C. 154规范的PTA，其制度、源由皆不同于35 U.S.C. 156规范的PTE，TD会剪除多余的PTA天数，而PTE天数不因TD缩减，ODP分析应以加计PTA天数后的到期日为准。因此，后申请、无PTA、专利权期间较早到期的专利（如本案引证文献’036专利），可作先申请、有PTA、专利权期间较晚到期专利（如本案四件系争专利）的ODP引证数据。
在USPTO程序及CAFC诉讼期间，Cellect多项主张都未为USPTO及CAFC接受。例如，Cellect认为，即使有ODP问题，只应移除PTA天数，也就是系争专利的专利权期间缩减，而非全部四件系争专利整件专利无效；但CAFC指此一方式等同于回溯接受TD，因此无法支持这一论点。又如，Cellect主张申请期间皆诚实应对（good faith），ODP只应用以遏阻防犯蓄意钻制度漏洞、不当延长专利权保护期间的取巧行为（gamesmanship）；但CAFC表示，即使能证明申请期间已尽诚实义务，不代表有权享有本就无权取得的专利权期间展延。再如，Cellect曾主张，申请期间同家族案件都是同一审查官审查，该审查官必定考虑过ODP问题，却未曾在任一案发ODP核驳，所以本来就没有可专利性实质新问题（substantial new question of patentability，简称SNQ）能启动单方再审查程序的实审；但CAFC指出，Cellect无法举证USPTO审查官曾明确表示考虑过同族案件有无ODP问题。
各方观察
常见的一种申请策略是先就说明书揭露的最重要发明内容取得专利、领取PTA，至于说明书揭露的其他发明内容及技术突破，则另提子案争取专利，这种申请策略，常由此衍生许多不同到期日的延续案专利。不只一位美国专利律师因此提醒，这类申请作法可能导致子案被用以剪去主要专利的PTA天数、ODP被用以提高申请人就关联技术申请复数专利的难度，申请人务须注意本案判决及后续发展。
多位美国专利律师建议检讨专利申请策略，譬如：
● 在同一专利申请案写进更多请求项，后申请案只写与先申请案于可专利性有可区别（patentably distinct）的请求项；
● 若A案先获官方核准通知，而后B案申请时，应考虑A案的价值审慎权衡，比方万一B案到期日早于A案（如本案引证文献’036专利之于四件系争专利），且万一A、B两案有专利范围被认定于可专利性无可区别，B案可能被用作ODP引证案，卡掉A案累积的PTA天数，若未及时以TD补救，甚至导致A案无效；
● 善用35 U.S.C. 121分割案Safe Harbor规定，有助降低同族案件被用作ODP引证案、彼此互打的风险；
● 除非能证明不同案件的请求项/专利范围彼此于可专利性有可区别，否则为求保险，宜考虑先提TD，同时应优先检查快到期专利有无后补TD的必要。不过TD虽然有其效益，仍可考虑是否在专利申请、诉讼期间争执无ODP问题；及
● 若可适用PTE办法，或应多考虑利用PTE争取延长专利保护期间。
此外，部分专利界人士以为，一般推定USPTO审查官在申请期间已考虑过各种可能的核驳事由，但本案判决似乎说明，至少CAFC三位承审法官并不认为存在此一推定。另方面，判决意见援引提及TD的35 U.S.C. 154(b)(2)(B)法条，指国会在此认证ODP应用以限制PTA，换言之，若要如Cellect及提交法庭之友意见书的生技制药产业所愿，可能有赖国会修法；然而，2022年6月8日数字美国参议员曾联名致函USPTO[3]，要求对专利灌丛（patent thickets）问题提出解方，且针对连续案（continuation application）、TD制度颇有质疑，若真修法，方向未必符合其期待。
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