美国早在1996年就通过《经济间谍法》（EEA），但对于侵害商业秘密的商业间谍活动，只有刑事责任。直到2016年美国通过《商业秘密保护法》 (Defend Trade Secrets Act），被窃取商业秘密的公司，终于有提起民事诉讼的权利。《商业秘密保护法》主要特色是设立了单方扣押制度可向法院申请单方紧急扣押令。在符合八项要件下，美国法院可命执法人员执行该紧急扣押。但倘若地区法院认为不符合八项要件，当事人可否上诉？2023年第三巡回法院在Janssen Prods. LP v. eVenus Pharm. Labs. Inc.案中认为，当事人不能提出上诉。

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美国商业秘密保护法之紧急单方扣押令

美国1996年《经济间谍法》（EEA）对侵害商业秘密只有刑事责任。而2016年美国通过《商业秘密保护法》 (Defend Trade Secrets Act），给予私人公司提起民事诉讼的权利。其主要规定于联邦法典第18本第1836条。

此一私人民事诉讼中最特别的一项制度，就是私人公司可以向法院申请单方扣押令（ex parte seizure）。之所以称为单方扣押令，就是向法院提出申请时，法院可以不通知对造，只由申请人一造向法院提交证据，说服法院对造正在侵害商业秘密，且有扣押其财产之必要，以避免商业秘密的传播或散布[1]。

紧急单方扣押令的八个要件   

这个特殊程序对对造的影响太大，所以法条规定仅能在特殊情况下，且须满足以下八项要件，法院才能核发此种扣押令[2]：

(1) 其他救济方法不适合解决问题；

(2) 若不发出此扣押令，将造成立即且无法回复之损害；

(3) 平衡各方损害，亦即，不发给扣押令对申请人的损害，大于发给扣押令对对造与第三方造成的损害；

(4) 申请人证明其商业秘密有被不正当取得之可能；

(5) 相对人实际持有商业秘密；

(6) 声请状之明确性要求，包括须确认被扣押事项的位置；

(7) 若对方得知消息会隐匿销毁证据；

(8) 申请人尚未对外公开请求扣押之事。

此外，若法院核准该扣押命令，该扣押命令并非直接对侵害商业秘密之一方所下达，而是对执法人员下达[3]。亦即，法院是对执法人员下达扣押令，要求执法人员根据私人请求，向另一方执行该财产扣押。

Janssen公司告eVenus公司

本案原告是Janssen Products, L.P. 和 Pharma Mar, S.A.（以下简称Janssen公司），他们花了十年时间和超过五亿美元，开发了稳定的、可注射的抗癌药物trabectedin。Janssen公司记录了如何在商业规模上生产该药物的方法，并将其中一些方法申请专利保护。他们将制药的数据、规格和制造方法保密，并视这些信息为商业秘密。Janssen公司将最终开发的药物产品取名为Yondelis，并获得商标保护[4]。

2015年，美国食品药品监督管理局批准了Yondelis用于治疗某些癌症患者。两年后，两家竞争对手——中国公司江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称恒瑞公司）及其美国子公司 eVenus制药公司——申请FDA批准销售Yondelis的学名药。Janssen公司对恒瑞公司和 eVenus公司提起了专利侵权诉讼[5]。

向纽泽西地区法院申请单方扣押令

在专利案的事证开示过程中，Janssen公司获得了一些文件，使他们相信恒瑞和eVenus侵占了他们的商业机密。在2022年4月，他们以《商业秘密保护法》 ，另外提起侵害商业秘密之诉[6]。

在专利案和营业机密案中，双方争执不休，Janssen公司逐渐确信恒瑞和eVenus已经毁灭了证据。他们根据《商业秘密保护法》第1836条，向纽泽西地区法院申请单方扣押令[7]。

在此单方扣押令的紧急申请中，Janssen公司要求地方法院扣押eVenus的网络服务器和存储的数据、三名现任员工的笔记本电脑和手机，以及一名前员工的笔记本电脑。其主张本案已符合紧急扣押令的八个要件。并建议由美国司法警察执行扣押财产[8]。

地方法院认为不符合要件

地方法院拒绝了紧急扣押的申请。法院认为，Janssen在DTSA的八个因素中，有五个未能充分证明。其中，法院认为Janssen未能证明eVenus实际拥有争议的财产，或者eVenus的财产是否存在于建议的扣押地点。

法院还认为，原告没有证明有立即且无法回复之损害，也没有证明，被告若得知讯息后会立刻隐匿消灭证据。而且，由于Janssen请求扣押的范围涵盖「所有eVenus的公司信息，不限于本案议题的限制」，法院认为损害的平衡倾向于不准许扣押[9]。

第三巡回法院认为紧急单方扣押令无从上诉

对于地区法院拒绝核准扣押令，Janssen公司立刻向第三巡回法院上诉。此时争议在于，《商业秘密保护法》本身对于单方扣押令的核准与否，并没有规定是否可以上诉。

Janssen主张，根据28 U.S.C. § 1292(a)(1)，第三巡回法院拥有对地方法院核发与否决定的管辖权[10]。

但第三巡回法院指出，原则上，巡回法院只会对地方法院之终局判决拥有上诉管辖权。如果是地方法院的裁定，根据28 U.S.C. § 1292(a)(1)，上诉法院只有在审查授予、继续、修改、拒绝或解除禁制令（injunction）的法院命令，或拒绝解除或修改禁制令（injunction）的法院命令，才拥有管辖权。而且这一条必须采取严格解释[11]。

即使某些法院命令未明确授予或拒绝禁制令，但如果它们实际上等同于禁制令的效果，巡回法院也拥有上诉管辖。其判断标准乃是三部分的「功能测试」（functional test）：(1)其是否直接针对某一当事人；(2)可通过藐视法院罪来执行该命令；以及(3)该命令不仅仅是暂时的方式，且该命令所提供或保护的，就是原起诉书所请求的一部或全部之实质救济[12]。

第三巡回法院认为，《商业秘密保护法》下的单方扣押令，乃是对执法人员所下之命令，要求执法人员协助进行扣押，故并非对当事人一方所下之命令。且当事人一方不配合遵守该命令时，因为该命令的对象是执法人员，也不会出现藐视法庭罪[13]。

结语

根据第三巡回法院的看法，由于单方扣押令不能立即上诉，故地区法院对此类命令的裁决将更具影响力。亦即，在地区法院诉讼程序终止之前不会重新审查该命令。因此，当事人在请求或针对此类申请进行辩护时，需要更慎重思考，必须提出更完整的说明与证据，才能申请此一单方扣押令。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法