欧洲统一专利法院于2023年6月开始上路，马上就有人用最新的欧洲单一专利，对侵权者提起诉讼并提出初步禁制令，亦即该法中的「暂时措施」（provisional measures）。初步禁制令的审查时间有限，统一专利法院除了要判断侵害专利的可能性之外，也要判断专利有效的可能性。只要专利无效的可能高于有效的可能，该暂时措施申请就会被驳回。2024年3月，统一专利法院的上诉法院作出NanoString Technologies Inc. v. 10x Genomics, Inc.案最新判决，认为专利无效的可能性高于有效的可能性，推翻一审时慕尼黑地方分院（UPC）判决。

第一起初步禁制令一审花3个半月

第一起暂时措施案件，是由专利权人哈佛大学及其专属被授权人10x Genomic于2023年6月1日提向统一专利法院的慕尼黑地方分院请求初步禁制令。被告有三位，包括NanoString 科技公司及其德国、荷兰公司。诉状于6月20日送达给三家被告[1]。

被告一方面于2023年7月18日向欧洲专利局（EPO）对系争专利提出异议[2]，二方面于7月21日对初步禁制令请求提出答辩。原告复于8月11日提出意见，被告又于8月24日再次提出答辩[3]。

同时，原告于8月31日向慕尼黑地方分院提起了有关该专利侵权的本案侵权诉讼[4]。 在双方二轮的书面往来后，慕尼黑地方分院于2023年9月5日进行口头辩论。在口头辩论中，地方法院指出，有关该专利的有效性问题仍然存在争议[5]。隔日继续开庭辩论[6]。 经过三个月余，地方分院于9月19日做成裁定，同意原告所请求之初步禁制令[7]。

上诉卢森堡上诉法院花5个半月后翻案

被告NanoString科技公司在初步禁制令的第一战败诉后不服，提起上诉，案件由位于卢森堡的统一法院之上诉法院受理。该案于2023年12月18日进行言词辩论，最后于2024年3月11日做出裁定，推翻一审核发的初步禁制令。从9月底提出，到来年3月11日判决，大约花了5个半月。

被告要负专利无效的初步举证责任

《统一专利法院协议》（简称UPCA）第62条乃规定暂时和保护措施。其规定法院可透过命令下达初步禁制令。第62条(3)规定：「对于第1款和第3款所述的措施，法院可以要求申请人提供任何合理的证据，以使法院达到足够的确定性（satisfy itself with a sufficient degree of certainty），确信申请人是权利人，且申请人的权利正被侵害，或者该侵害是即将发生的。[8]」

而《统一专利法院协议》又授权制定《诉讼程序规则》，其第211条(2)规定：「在作出决定时，法院可要求申请人提供合理的证据，以使法院足够的确定性（a sufficient degree of certainty），确信申请人有权根据《统一专利法院协议》第47条提起诉讼、系争专利有效、其专利权正在被侵害，或者该侵害即将发生。[9]」

上诉法院指出，根据此二条文，为了确保足够的确定性，法院需要根据概率平衡（balance of probabilites）来考虑，至少可能性大于不可能性（more likely than not），申请人有权提起诉讼，并且专利被侵害。如果法院根据概率平衡认为专利无效更可能是不合理的，就缺乏足够的确定性[10]。

上诉法院指出，举证责任大部分都落在申请人身上，包括证明其有提起诉讼的权利、专利授侵害或即将受侵害，以及支持申请人请求的所有其他情况，均由申请人承担举证责任[11]。
但若涉及专利无效以及其他支持被告立场的事实的提出和举证责任，均由被告负担[12]。

一审法院认为专利较可能具有进步性

一审慕尼黑分院认为，原告比较有可能赢。但就专利有效性的争议，被告提出一重要先前技术D6（为Jenny Göransson等人所写的一篇论文），认为会使系争专利丧失新颖性或进步性。

但一审法院认，系争专利与D6有二个不同之处。

1. 系争专利是「一种用于在细胞或组织样本中检测多个分析物的方法」，但D6中的检测对象不是来自细胞或组织样本的分析物，而是所谓的放大的单分子（amplified single molecules，简称ASMs），这些ASMs是从「嵌锁或选择探针」获得的。
   
2. 使用D6时，分析物与试剂之间的结合在「每次成像后」被破坏。因此二点不同，系争专利具有新颖性[13]。

一审法院也认为，也无法证明所属技术领域中通常知识者很容易想出系争发明。一审法院认为，被告没有提出有何理由会使技术领域的人士偏离D8（Dzifa Y. Duose等人所写的一篇论文）中描述的对细胞或组织样本的原位分析的解决方案，而改采如D6所教导的，另一个不同脉络、完全不同的方法来检测更多的分析物。D6本身不会给技术领域的人士任何理由将所揭露的用于一系列ASMs的编码和译码方法转移到已经安装在固体支撑上的细胞或组织样本[14]。

上诉法院认为系争专利较可能无效

但上诉法院在经过上诉的5个月审理后，却认为系争专利欠缺进步性的可能，高度其具有进步性的可能。

首先有一个前提，就是系争专利请求项1与先前技术D6的差别。上诉法院虽然同意第1点差异，系争专利之方法旨在检测细胞或组织样本中的多个分析物，而D6中描述的方法旨在检测ASMs（放大的DNA分子）的多个分析物。但上诉法院认为第2点差异并不一定存在。根据请求项1，无法推断检测试剂必须在整个检测程序中与相应的分析物保持结合[15]。

进而，所属技术领域中通常知识者是否会在得知D6的先前技术下，将之应用于系争发明？上诉法院认为，对于一位寻求开发高通量光学多重方法以检测样本中的目标分子的技术专家而言，D6会引起他的兴趣，因为它揭露了一种透过编码和译码单一分子来检测多个放大单分子（ASMs）的方法，其中编码是通过探针介导生成环状DNA进行的，译码是通过对目标ASMs进行时间顺序检测进行的。显然，这在D6中是针对体外有序排列的ASMs进行的。然而，鉴于对多重分析技术的需求，特别是对于测试样本有必要考虑D6中揭露的编码和译码方法是否可以转移到细胞或组织样本中ASMs的检测上[16]。D6中的指示也促使或确认了朝这个方向思考的动机[17]。

初步观察

其实上诉法院和一审慕尼黑分院都认为，暂时措施审查对专利无效性的审查标准，只要「无效的可能大于有效的可能」，二法院采取的标准都一样。但为何结果不同？

从上诉法院裁定书中，看不到对有效和无效「可能性」的讨论。笔者认为，通常暂时措施司法程序无法让当事人有充分的时间提出充分的论理与证据，但二审比一审又多了三至五个月，就可以让被告提出更多的证据或说理说服法官。或许因为多了这些时间给被告补提证据，让「专利无效的可能」，从原来「低于」专利有效的可能，转变为「高于」专利有效的可能，最终产生翻案的结果。

备注：

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作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法